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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 226, de 27/04/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 226
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 3153 a la 3216. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a ELENA GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO,
VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 13
celebrada el viernes, 27 de abril de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de comparecencias de personalidades al objeto de informar
en relación con el proyecto de ley de marcas. (Número de expediente
121/000033.)
- Del señor asesor de la Federación de Industria de Alimentos y
Bebidas, FIAB (Lema Devesa). (Número de expediente 219/000200.) . . .
(Página 6754)
- Del señor registrador del Registro Mercantil Central (Benavides del
Rey). (Número de expediente 219/000201.) . . . (Página 6765)
- Del señor Vicepresidente del Colegio de Agentes de la Propiedad
Industrial (don Alberto de Elzaburu). (Número de expediente 219/
000202.) . . . (Página 6772)
- Del señor subsecretario del Ministerio de Ciencia y Tecnología
(González-Bueno Catalán de Ocón). (Número de expediente 212/000474.)
. . . (Página 6780)
- Del señor director general de la Oficina Española de Patentes y
Marcas (López Calvo). (Número de expediente 212/000471.) . . .
(Página 6780)
- Del señor catedrático de Derecho mercantil de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (Berkowitz Rodríguez-Cano). (Número
de expediente 219/000204.) . . . (Página 6788)
- Del señor catedrático de Derecho mercantil (Fernández Novoa).
(Número de expediente 219/000205.) . . . (Página 6796)
- Del señor representante de la Oficina de Armonización de los
Mercados Interiores (don Tomás de las Heras). (Número de expediente
219/000206.) . . . (Página 6803)
- De la señora presidenta del Grupo español de la Asociación
Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Baylos).
(Número de expediente 219/000207.) . . . (Página 6808)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
CELEBRACIÓN DE COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES AL OBJETO DE INFORMAR
EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MARCAS. (Número de expediente
121/000033.)
- DEL ASESOR DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
(FIAB) SEÑOR LEMA DEVESA. (Número de expediente 219/0002000.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Buenos días,
señorías. Vamos a abrir la sesión de la Comisión de Ciencia y
Tecnología correspondiente al día de hoy, cuyo único punto del orden
del día es la celebración de comparecencias de personalidades al
objeto de informar en relación con el proyecto de ley de marcas,
expediente 121/000033. En nombre de la Cámara, quiero saludar y dar
la bienvenida a los señores comparecientes que esta Comisión y esta
Cámara se sienten muy honradas con su presencia.
Tiene la palabra don Carlos Lema Devesa, asesor de la Federación de
Industria de Alimentos y Bebidas.
El señor ASESOR DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,
FIAB (Lema Devesa): Ante todo, me van a permitir que exprese mi
sentimiento de gratitud por la invitación que me ha cursado esta
Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados para
intervenir ante la misma, y comienzo por manifestar este sentimiento
de gratitud ya que por ser el más noble creo que merece ocupar este
lugar jerárquico. En segundo lugar, también
me van a permitir que manifieste mi satisfacción por la
oportunidad que me han brindado de comentar algunos aspectos del
proyecto de ley de marcas, ley que al contemplar estos signos
distintivos regula uno de los más importantes activos empresariales,
la marca. A este respecto, aunque a ustedes les resulte anecdótico,
quizá deban saber que la marca más costosa del mundo, concretamente
la marca de una conocida bebida refrescante, superó el pasado año
2000 la astronómica cifra de 12 billones 600.000 millones de pesetas.
Pues bien, aunque algunos autores han sostenido que era más correcto
reformar la vigente ley de marcas que elaborar una nueva, creo que la
necesidad de la nueva ley encuentra justificación en varios motivos.
En primer lugar, la conocida sentencia del Tribunal Constitucional
del 3 de junio de 1999, que resolvió el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto contra algunos preceptos de la
vigente ley, exige la modificación de múltiples normas de esta
última. En segundo lugar, y así se recoge en la exposición de motivos
del proyecto de ley, las normas comunitarias y las normas
internacionales obligan al Estado español a adaptar su legislación a
las mismas. Y por último, aunque breve, la experiencia de la
aplicación de la Ley de Marcas en estos últimos doce años también
aconseja la promulgación de una nueva ley.
Expuesta esta necesidad de la nueva ley, voy a abordar tan sólo
algunos aspectos de la misma, porque en el tiempo asignado sería
imposible realizar un estudio no sólo profundo, ni siquiera
superficial, de este proyecto de ley. En primer lugar, voy a hacer
referencia al concepto de marca que recoge el artículo 4.º del
proyecto, definiéndola como todo signo susceptible de representación
gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o
servicios de una empresa de los deotras. Este concepto incorpora al
ordenamiento jurídico
español la definición de marca de la Directiva 89/104C. Por
consiguiente, ya desaparecen las notables diferencias que actualmente
existían entre el concepto de la vigente Ley de Marcas y la directiva
comunitaria. Y a pesar de las críticas que se han vertido sobre el
concepto del proyecto de ley, en el sentido de que al exigir la
representación gráfica de la marca se reducen determinados tipos de
marca, creo que esta reducción no plantea problemas porque, en
definitiva, se van a evitar marcas problemáticas que hoy en día no
tienen mucho sentido y que constituyen, si me permiten el término
anglosajón, un puro esnobismo. Hablar de una marca olfativa, de una
marca gustativa o de una marca táctil creo que no debe suscitar, como
digo, ulteriores preocupaciones. Por lo demás, el hecho de que en
esta definición de marca no se contemple la regla de la especialidad
va a permitir englobar dentro de la misma las marcas notorias y las
marcas renombradas. Finalmente, aunque es verdad que en el concepto
que acabo de exponer se señala que la marca distingue productos
o servicios de una empresa de los de otras, mientras que en el concepto
de la vigente Ley de Marcas se habla de que distingue productos o
servicios de una persona, creo que el cambio tampoco debe
preocuparnos. Es verdad que el maestro Fernández Novoa ha señalado
que era preferible sustituir el término empresa por persona, ya que
en el contexto del actual Derecho europeo es incongruente -dice- el
conectar el concepto jurídico de la marca con la empresa, pero no
cabe desconocer que los particulares no utilizamos marcas cuando
actuamos como tales y que las empresas o, por mejor decir, los
empresarios, sean individuales o sociales, son los que intervienen en
el mercado ofreciendo sus productos o servicios distinguidos con sus
marcas.
Expuestas estas consideraciones sobre el concepto de marca creo que
es necesario aludir a las marcas notorias y renombradas, ulterior
cuestión a mi modo de ver significativa, porque el artículo 8 del
proyecto de ley menciona las marcas notorias y las define como
aquellas que por el volumen de ventas, duración, intensidad o alcance
geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado
o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidas por el sector
pertinente del público al que se destinan los productos o servicios
que distinguen dichas marcas. En el último apartado de este precepto,
curiosamente, aunque no se emplea el término marca renombrada, se
alude a la misma, porque se habla de la marca conocida por el público
en general y se la protege más allá de la denominada regla de la
especialidad. Dicho con otras palabras, aunque no se utilice
expressis verbis el término marca renombrada se está mencionando la
misma en un precepto de la marca notoria o, por mejor decir,
concerniente a la marca notoria. Pero no hay que olvidar que marca
notoria y marca renombrada son conceptos distintos y que no aparecen
claramente delimitados en este artículo. A mi entender, quizá
convendría especificar
ambos conceptos y dotarlos de un tratamiento autónomo. Tal vez
sería oportuno incluir en un precepto independiente la regulación de
la marca renombrada para que, de esta manera, no quede subsumida en
el artículo 8. Al igual que la mayoría de nuestra doctrina -me
refiero a los profesores Fernández Novoa y Otero Lastres-, entiendo
que la diferencia esencial entre estos dos tipos de marcas radica en
su distinto grado de difusión. La marca notoria goza de difusión
entre los círculos interesados del correspondiente sector, mientras
que la marca renombrada goza de difusión entre el público en general
y no sólo en un círculo determinado. Es más, también se ha dicho que
la reputación, el prestigio es algo que puede añadirse a la marca
notoria y que posee siempre la marca renombrada, pero entiendo que no
es un rasgo conceptual que necesariamente permita deslindar con
precisión estas dos figuras. En suma, estimo que convendría
establecer en la ley los conceptos de ambos tipos de marcas y los
criterios para reconocer en una marca la condición de renombrada y de
notoria. De esta manera contribuiríamos a eliminar la confusión
sembrada por el abogado general en una sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de septiembre de 1999,
donde, dicho sea con los máximos respetos, invertía los términos y lo
que era renombrado aparecía como notorio y lo notorio como
renombrado.
Si continuamos con otras cuestiones importantes en el marco de este
proyecto de ley tenemos que hacer una referencia al procedimiento de
registro de la marca. Al regular el procedimiento de registro de
marcas se establece, por un lado, un examen de fondo, artículo 18 del
proyecto, que será realizado de oficio por la Oficina Española de
Patentes y Marcas para comprobar si esa solicitud queda o no incursa
en las denominadas prohibiciones absolutas de registro. De manera
paralela se prevé que la Oficina Española de Patentes y Marcas
realice un examen de búsqueda de signos anteriores que puedan impedir
el registro de la marca solicitada. Efectuado este examen, si la
solicitud no incurre en ninguno de los reparos que establece la norma
citada, artículo 18 del proyecto de ley, se publica en el Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial y, una vez publicada, se inicia
una segunda fase. Cualquier persona que se considere perjudicada
puede oponerse al registro de la marca invocando las prohibiciones,
sobre todo relativas, porque será generalmente titular de una marca
anterior o, en su caso, haciendo observaciones sobre las
prohibiciones absolutas que conciernen a esa marca. A mi modo de ver,
el establecimiento de estas dos fases va a dilatar el trámite de
concesión de una marca. No nos olvidemos que en materia de propiedad
industrial los plazos deben ser muy cortos para que el empresario
pueda lanzar al mercado sus productos identificados por la marca. Por
eso, tal vez sería oportuno unificar estas dos fases para acortar el
plazo de concesión odenegación. De esta manera, evitaríamos mantener
durante un período de tiempo muy dilatado una situación de
incertidumbre a la empresa que ha solicitado las correspondientes
marcas. Es más, creemos que incluso se podría aceptar la supresión
del examen de oficio de marcas anteriores que tendría que realizar la
Oficina Española de Patentes y Marcas, aunque algunas empresas
consideran que podría ser una ulterior garantía adicional. Sin
embargo, estas empresas también confían en que la actuación rigurosa
de los examinadores para que aporten la mayor garantía posible a lo
largo del procedimiento, sobre todo a la hora de proteger marcas
notorias y marcas renombradas contra los profesionales de la
imitación, no exigirá de manera imprescindible esa labor de la
Oficina Española de Patentes y Marcas que, por lo demás, la
experiencia pone de relieve que es efectuada a través de las
oposiciones por los titulares de marcas anteriores, titulares que
obviamente se encargan de defender sus signos distintivos.
Como el tiempo nos apremia y continuando con otras cuestiones que son
de gran importancia en el proyecto de ley, voy a hacer una alusión al
agotamiento del derecho de marca. Es otro de los temas de gran
interés que se contemplan en el proyecto y que recoge el artículo 36.
Este precepto, a mi entender con buen criterio, señala que el derecho
conferido por el registro de la marca no permite a su titular
prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados
en el espacio económico europeo con dicha marca, bien por el titular
o con su consentimiento. Dicho con otras palabras, no se recoge en la
ley el denominado agotamiento internacional del derecho de marca que
algunos autores propugnan. A mi juicio, es acertada la solución del
proyecto de ley, que viene a alinearse con las últimas sentencias del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las sentencias de
16 de julio de 1998 y 1 de julio de 1999, que han consagrado el
denominado agotamiento comunitario del derecho de marca. Por lo
demás, la nueva norma mejora el texto de la vigente ley, que sólo
contempla el agotamiento en el ámbito del territorio español. ¿Por
qué sostengo que es conveniente mantener el agotamiento en el espacio
económico europeo y no el agotamiento de marca en el ámbito mundial?
Porque en caso contrario no van a tener sentido ni los contratos de
licencia exclusiva de una marca en nuestro territorio español ni los
contratos de distribución exclusiva. Si un tercero puede hacer una
denominada importación paralela de ese producto de marca desde un
país sudamericano o desde un país asiático, a mí, empresario, no me
interesa tener la exclusiva de ese producto, entre otras razones
porque el importador paralelo va a estar compitiendo deslealmente con
el licenciatario exclusivo o con el distribuidor exclusivo. En
efecto, el importador paralelo no realiza publicidad de ese artículo
de marca, publicidad que normalmente realiza el distribuidor o
licenciatario español, de tal manera que se está aprovechando de las
inversiones
publicitarias ajenas, del esfuerzo económico de este otro empresario,
para vender más barato el producto que ha importado de un país ajeno
al espacio económico europeo. Como SS.SS. conocen, la competencia
tiene que basarse en las propias prestaciones, el esfuerzo del
empresario y la calidad de sus productos, sin que sea lícito para
ningún empresario explotar las inversiones de un tercero en beneficio
propio. En otras palabras, y aunque el ejemplo sea muy gráfico y del
siglo XIX, decía un viejo industrialista alemán, Koller, hace ya más
de cien años, que en la competencia, igual que en la agricultura,
cada uno tiene que trabajar con el buey propio, pero no se puede
trabajar con el buey del vecino.
Dejando a un lado el agotamiento del derecho de marca, voy a decir
dos palabras sobre el tema de las acciones por infracción del derecho
de marca y sobre todo voy a hablar del tema de las acciones civiles
que contempla el artículo 41 del proyecto. Este artículo presenta una
novedad, y es que permite reclamar en vía civil la destrucción a
costa del demandado de los productos ilícitamente identificados con
la marca que estén en posesión del infractor. Con buen criterio, el
proyecto de ley también advierte que si la naturaleza del producto
permite la eliminación del signo distintivo sin afectar a aquél,
obviamente sólo se eliminaría del producto ese signo distintivo y,
aunque pueda parecer una acción desorbitada, lo cierto es que viene a
proteger el derecho de propiedad que el titular ostenta sobre la
marca. La única solución cuando se produce esta infracción de marcas
es destruir la denominada mercancía pirata para evitar que se
continúe perpetrando la infracción de ese derecho de marca. Por otro
lado, en lo que se refiere a la acción de indemnización de daños y
perjuicios, el artículo 43 del proyecto de ley prevé en su apartado
quinto una indemnización mínima, indemnización que se fija en el 1
por ciento de la cifra de negocios del infractor realizada con los
productos o servicios ilícitamente marcados. Es verdad que este
precepto viene a quebrar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que
señala que aunque toda infracción de una marca presupone un perjuicio
el titular tiene que probar efectivamente esos daños y perjuicios
para que le sean otorgados los mismos, pero no es menos cierto que
una norma de este tipo puede ser muy disuasoria para evitar
precisamente las infracciones de marcas que son tan frecuentes en la
realidad actual.
Para ir concluyendo voy a decir dos palabras sobre la nulidad de
marcas, que se contempla en los artículos 51 y 52 del proyecto de
ley, que establecen la posibilidad de que por sentencia firme se
cancele una marca que vulnera las prohibiciones absolutas o, en su
caso, las prohibiciones relativas de registro. Pero me permito llamar
la atención de esta Comisión sobre el artículo 53 del proyecto de
ley, que extiende la excepción de cosa juzgada. Este precepto declara
que no puede demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de una
marca
invocando la misma causa que ya hubiese sido objeto de un
pronunciamiento en cuanto al fondo de esa cuestión en sentencia que
hubiese dictado un tribunal contencioso- administrativo. A mi
entender, esta norma limita los derechos del justiciable. Pensemos en
el caso de que un empresario ha combatido en vía contencioso-
administrativa una marca porque consideraba que era genérica o
descriptiva o que estaba constituida por una denominación geográfica
y no tuvo éxito en ese recurso contencioso. Concedida la marca, muy
posiblemente el titular va a demandar al antiguo oponente que estará
utilizando un término muy similar a esa marca. Pues bien, este último
se va a encontrar con que no puede entablar una reconvención para
evitar que prospere la demanda adversa y, en definitiva, no va a
poder solicitar la nulidad de esa pretendida marca genérica. Por lo
demás, no debe pasar desapercibido que la jurisprudencia del Tribunal
Supremo viene manteniendo desde los años sesenta, setenta y ochenta
la tesis de que, a pesar de que una marca hubiese sido concedida en
vía contencioso-administrativa, esta circunstancia no impide instar
la nulidad de esa marca en vía civil; entre otras cosas porque, como
SS.SS. bien conocen, las sentencias de los tribunales contencioso-
administrativos no constituyen jurisprudencia a efectos civiles.
Por último, dos palabras sobre las marcas de garantía; marcas de
garantía cuya regulación nos parece correcta, así como el concepto de
las mismas propugnado por el proyecto de ley. Sin embargo, observo
que en el proyecto de ley no se excluye la posibilidad de que puedan
registrarse como marcas de garantía las denominaciones de origen que
tienen un régimen jurídico específico y, a mi entender, tal vez
hubiese sido oportuno mantener esta prohibición que se contiene en la
vigente ley de marcas, ya que -insisto- no creo que sea muy ortodoxo
optar por la protección de las denominaciones de origen a través de
marcas de garantía. No hay que olvidar la importancia que están
cobrando las marcas de garantía, y en este sentido me van a permitir
ustedes un pequeño desahogo por mi lugar de nacimiento. Tenemos una
marca de garantía importante en el mercado español, incluso en el
mercado internacional: Galicia calidade. Creo que hay que potenciar
todas estas marcas de garantía porque, en definitiva, potenciamos a
todos los empresarios asentados en cualquier comunidad autónoma. En
punto a esta regulación tal vez sería oportuno eliminar el requisito
del informe favorable de la Administración sobre el reglamento de uso
de las marcas de garantía. El motivo de esta afirmación es que este
informe no versa sobre el fondo de las características de la marca de
garantía y, en definitiva, vuelve a dilatar la concesión de la misma.
Cabe añadir que si a través de un reglamento de uso de una marca de
garantía se limita la competencia, obviamente, actuará el Tribunal de
Defensa de la Competencia, o si se está infringiendo alguna norma
actuarán los tribunales de justicia.
Como colofón, pongo punto final a mi intervención con dos palabras
sobre competencia de tribunales porinfracción de marcas, que aparece
en el marco de las disposiciones adicionales del proyecto de ley. Se
va a modificar el artículo 125.2 de la Ley de patentes y lanovedad
del proyecto de ley radica en que en los supuestos por infracción de
patente, y por lo tanto de una marca, se va a otorgar al demandante
la posibilidad de elegir el juzgado competente. En primer lugar se
dice que tendrá que acudirse al juzgado de la ciudad sede del
tribunal superior de justicia correspondiente al domicilio del
demandado, pero se añade que en los casos de violación de marcas se
puede optar por el juzgado en que se ha producido la violación de la
marca o por el juzgado de la ciudad en la que la violación hubiese
producido sus efectos. A mi entender, convendría armonizar este
precepto con el artículo 63 de la reciente Ley de Enjuiciamiento
Civil, de 7 de enero de 2000, que ha entrado en vigor este año, como
ustedes saben. ¿Por qué? Porque en los casos de competencia desleal
se establece una norma similar pero no idéntica. Me explico. Se prevé
que, cuando el demandado no tenga domicilio en territorio español, el
demandante podrá efectuar esa opción; podrá optar, a la hora de
interponer su demanda por competencia desleal, por el tribunal del
lugar donde el acto produce sus efectos o por el tribunal donde se ha
realizado el acto de competencia desleal. Entiendo que sólo debería
concederse tal opción cuando el demandado no tenga domicilio en
España. De esta manera se evitarían problemas y lo que se ha
denominado en terminología anglosajona forum shoping, ir buscando un
juzgado que pueda resultar más oportuno por simpatía o por cualquier
otra causa. Creo que en materia de marcas no hay por qué cargar al
juzgado de primera instancia de Mondoñedo, por ejemplo, porque le
caiga simpático a la empresa demandante.
Concluyo recordándoles una vez más la importancia de la marca y, por
tanto, la importancia de este proyecto de ley. Al principio de mi
intervención hablaba del valor que tiene la marca de una conocida
bebida refrescante. El presidente de la multinacional que fabrica
estas bebidas refrescantes dijo hace algunos años que si hubiese un
terremoto en los Estados Unidos y desapareciese la fábrica de
Atlanta, o de cualquier otro Estado norteamericano, no habría
problemas porque surtirían a todos los Estados Unidos de esa bebida
refrescante en 24 horas, pero si su marca fuese anulada por un
tribunal de justicia, muy posiblemente, en 24 horas tendrían que
presentar la quiebra de la empresa.
Muchas gracias por su atención.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència
i Unió tiene la palabra el señor Silva Sánchez.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias al compareciente por su
información, por sus sugerencias y por sus reflexiones. En el escaso
tiempo que tenemos, quería formularle alguna pregunta y hacer alguna
reflexión para ver qué impresión le merece.
En la última parte de su intervención ha hecho referencia a aspectos
de procedimiento, de competencia judicial. Yo le querría preguntar si
tal y como está estructurada en estos momentos la competencia de la
jurisdicción contencioso-administrativa le parece satisfactorio,
desde el punto de vista obviamente de lo que estamos hablando y del
derecho de marca, o aconsejaría una reforma de esa competencia; esto
es, si el planteamiento tribunal superior de justicia y posterior
recurso de casación es algo válido, ya que en algunos casos se nos ha
sugerido hacer otro planteamiento, el juzgado de lo contencioso-
administrativo, con la idea de garantizar siempre la apelación ante
los tribunales superiores de justicia.
En segundo lugar, ha hecho referencia al artículo 53 hablando de la
extensión de la excepción de cosa juzgada. Ciertamente, los que
fuimos ponentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, varios de los que
estamos aquí, intentamos evitar, por aquello de reducir los costes
judiciales, los pronunciamientos reiterados sobre un mismo problema
de fondo. Lo que quería preguntarle respecto del artículo 53 es si el
hecho de que haga referencia a que no se podrá demandar ante la
jurisdicción civil la nulidad de una marca invocando la misma causa
de nulidad permite, de alguna manera, evitar el problema a que
anteriormente hacía referencia de cara a la reconvención o no, o si
por el contrario mantiene su planteamiento. ¿Hay alguna manera de
evitar que haya un doble pronunciamiento judicial civil y
contenciosoadministrativo y al mismo tiempo salvaguardar los
interesesde la parte y obtener un pronunciamiento sobre uno de sus
aspectos o el artículo 53 no lo permite? Desde el punto de vista de
procedimiento reconozco que para un político es atractivo el
planteamiento del proyecto en el sentido que le señalo. El hecho de
reforzar el control de oficio -al menos desde la perspectiva
política- nos ofrece, aparentemente, la ventaja de ahorrar a las
pequeñas y medianas empresas titulares de marcas el coste de una
defensa de la marca, en un momento en el que todavía podría no ser
necesario, porque ya la Oficina Española de Patentes y Marcas,
actuando de oficio, podría proceder a no registrar esa nueva marca.
Por tanto, al menos alguno de nosotros -no se lo niego- vemos este
planteamiento con simpatía. ¿Son tantos los inconvenientes de este
procedimiento que puedan permitir superar ese planteamiento de que
una persona que ha obtenido el registro de la marca se vea
inicialmente protegido de oficio y únicamente en el caso de que esa
protección de oficio falle o sea insuficiente o tal y como está
limitada por la ley no sea suficiente se vea llamado a practicar una
oposición, obviamente con los gastos que eso supone?
Una última cuestión respecto de las marcas notorias y marcas
renombradas. Ciertamente, a través de contactos que hemos tenido con
sectores interesados, nos han llegado críticas respecto del
planteamiento que se efectúa en el proyecto. Lo que sí quiero
decirle, por si puede concretar su opinión, es que respecto de las
propuestas de solución de esa posible confusión entre marca notoria y
marca renombrada hemos tenido planteamientos diferentes, en algunos
casos contradictorios. Hay quien lo que propugna, pura y simplemente,
es la supresión del artículo 8.2, entendiendo que ya con la
referencia que se efectúa a marca notoria en el artículo 8.1 es más
que suficiente, también con un planteamiento a veces reiterado de que
el legislador no debe definir sino que es algo que incumbe a la
jurisprudencia, y por otro lado nos hemos encontrado con otro
planteamiento más conforme con la manifestación que ha hecho el
compareciente de, incluso en textos separados, proceder primero a
citar las dos expresiones y distinguir la marca notoria y la marca
renombrada y después la definición. En este tema concreto de las
marcas notorias y renombradas quisiera, en el escaso tiempo que
tenemos, que profundizara un poco más.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Lema.
El señor ASESOR DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,
FIAB (Lema Devesa): En relación con la primera de las preguntas sobre
la competencia judicial, concretamente en materia contencioso-
administrativa, suscribo este punto de vista que usted señala. Quizá
sería más oportuno que pudiese conocer de la resolución de la Oficina
Española de Patentes y Marcas un juzgado de lo contencioso-
administrativo, con un recurso de apelación ante el Tribunal Superior
de Justicia y en su caso de casación, obviamente; sería recuperar una
instancia más y daría más garantías; luego enlazaré esto con el
artículo 53. Siempre y cuando tengamos unas buenas garantías de que
en la vía contencioso-administrativa se ha examinado el fondo del
problema debatido, creo que la solución que usted propone es
satisfactoria. Quizá estamos habituados, desde hace muchos años, a
las dos únicas vías de que la resolución de la oficina se recurra
ante el Tribunal Superior de Justicia y luego un recurso de casación
-también hay que decirlo- muy limitado, porque con el actual sistema
judicial cuando ya hay otras sentencias que hayan resuelto casos
similares el Tribunal Supremo suele inadmitir esos recursos de
casación con relativa frecuencia. En resumen, comparto su punto de
vista y me parece que si se incluye en la ley esta posibilidad de que
se recurran ante los juzgados de lo contencioso-administrativo las
resoluciones de la oficina con recurso de apelación y ulterior
recurso de casación habrá más garantías para los solicitantes de la
correspondiente marca. También hay que
ver el reverso, se puede decir que se tardará más años en obtener una
marca, pero el que algo quiere algo le cuesta, como dice un viejo
aforismo.
En relación con el artículo 53, he planteado un tema pensando más que
nada en causas de nulidad absolutas no relativas, como es la
denominación geográfica, una denominación genérica. ¿Por qué? Da la
impresión -repito, da la impresión, no es que la realidad sea así- de
que la Sala Primera del Tribunal Supremo analiza los conflictos de
marcas desde otra perspectiva, y por tanto quizá con otros criterios,
que una sala de lo contencioso-administrativo en la que en definitiva
se está discutiendo de si una resolución de la Administración es o no
ajustada a derecho. Por eso, tal y como está redactado se evita el
problema y se evita una duplicidad si se ha invocado la misma causa.
Lo que sucede es que -también hay que decir que están cambiando los
tribunales superiores de justicia en materia contencioso-
administrativa- tendrán que admitir pruebas, porque hasta hace muy
pocos años no se admitía la más mínima prueba en materia contencioso-
administrativo porque ya existía el expediente y sobre su base se
fallaba. Si los tribunales superiores de justicia admiten pruebas y
no sólo documentales, pruebas testificales o encuestas de opinión
donde se pueda demostrar si una marca en efecto es genérica o es
descriptiva, o que aún siendo inicialmente descriptiva ha adquirido
una distinción sobrevenida, que es lo que en terminología anglosajosa
se denomina seconder meaning, tampoco haría ninguna cuestión de esta
extensión. Simplemente me he limitado a citar el problema porque me
parece importante y porque -insisto aun a riesgo de ser reiterativo-
hasta ahora la jurisprudencia del Tribunal Supremo venía señalando
que hay una resolución contencioso- administrativa, es verdad, pero
hoy se está combatiendo tan sólo el acto de la administración y yo
entro a conocer del fondo para ver si desde el punto de vista del
titular de la marca y del eventual infractor existe o no esa
infracción o si esa marca se ha concedido vulnerando alguna de las
normas de la vigente Ley de marcas.
En cuanto al procedimiento, usted habla de que el control de oficio
por parte de la oficina puede ser interesante para pequeñas y
medianas empresas porque se evitan gastos. Es una observación que hay
que admitir, pero me gustaría reiterar lo que he dicho desde el punto
de vista del mundo empresarial. Es decir, ¿cabría aceptar esta
supresión de examen de oficio que va a redundar en beneficio de todos
los solicitantes de marcas porque la concesión será más rápida? Esto
también habría que valorarlo aunque, insisto, en el seno de muchas
organizaciones empresariales hay empresas que consideran ese examen
de oficio una garantía adicional. Ahora, vamos a ser sinceros, según
nuestra experiencia profesional, es muy raro que se solicite una
marca idéntica o muy similar, ya no digo una marca notoriamente
conocida en ese círculo de sectores interesados
en el territorio español, sino con una notoriedad de alcance
local, porque el titular se opone siempre, ya que le interesa que no
exista nadie con otro signo distintivo semejante.
Por último, en cuanto a las marcas notorias y renombradas, más que la
supresión del artículo 8.2 creo que habría que ir a textos separados.
Coincido con usted en que una ley no debe contener definiciones. El
viejo aforismo jurídico de que toda definición es peligrosa por
naturaleza es verdad y que dejemos a la doctrina que defina, pero
tampoco es malo que figure una definición en un texto legal porque va
a orientar la doctrina y a los tribunales. Insisto, y permítanme esta
deformación universitaria de repetir las cosas varias veces, es muy
oportuno porque es uno de los grandes activos empresariales el
diferenciar marca notoria y marca renombrada. No deben olvidar que en
España, al igual que sehace en Estados Unidos, hay muchas empresas
que acuden a un banco a pedir un crédito no con una hipoteca de sus
locales, sino con una hipoteca mobiliaria de su marca. A título
anecdótico les puedo decir que hace más de 15 años una empresa obtuvo
un crédito de 400 millones de pesetas en España dando como garantía
la marca que tenía.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Navarrete Merino.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor compareciente, muchas gracias por su
presencia en esta sesión; presencia que ha desbordado nuestras
expectativas. Ha realizado una brillante disertación jurídica cuando
laverdad es que pensábamos que no iba a plantear la problemática de
que la Federación de Industria de Alimentos y Bebidas encuentre o no
satisfacción, y observa lagunas con relación a este ramo de nuestra
actividad económica en ese importante proyecto de ley de marcas. Más
allá de esto, ha hecho una exégesis jurídica que le ha llevado a
manifestar, por ejemplo, que uno de los motivos de nuestra enmienda a
la totalidad carecía de base y fundamento. Eso es un juicio de valor
y, en materia de juicios de valor, después de haberlo pensado
meditadamente, estamos mucho más a favor del nuestro que a favor de
la tesis del señor compareciente.
En primer lugar, quería hacerle algunas preguntas con relación a las
pymes, que son el elemento mayoritario que se integra dentro de la
Federación de Industria de Alimentos y Bebidas. Con relación a ellas,
quería preguntarle si el proyecto, en su opinión, incluye los
intereses de las pymes en esta materia, si se prevé en el proyecto
procedimientos jurisdiccionales de defensa de la marca o de los
nombres comerciales que hagan que las pymes puedan confiar en ellos y
qué introduciría en la ley para que se utilizaran más las marcas y
los nombres comerciales como instrumentos de innovación y
competitividad y como elementos de la cultura empresarial,
que parece que en este punto es deficitaria en este país.
Además de estas preguntas, puesto que en el texto del proyecto se
hace referencia en algunas ocasiones a los establecimientos, en su
opinión, ¿cuál es la característica diferenciadora de un
establecimiento respecto de cualquier otro centro de actividad
económica que no tiene la característica de establecimiento?
Sobre lo que se ha manifestado en materia de marcas notorias o
renombradas, que no agota la materia que hay sobre este asunto en la
ley que simplificadamente se llama de marcas, porque también se
podría llamar de marcas y algunas otras cosas, ¿qué hay de
característico en las marcas y en los nombres comerciales que las
constituyen como notorias o renombradas? Me ha parecido entender de
sus palabras que hay una aspiración a constituir una doctrina general
en algún párrafo o artículo introductorio de le ley donde se
estableciera esa posible doctrina general. Yo le anticipo cuál es
opinión del Grupo Socialista. Las marcas notorias y las marcas
renombradas, salvando las diferencias que existen entre las mismas,
tienen de característica común, igual que los nombres notorios o
renombrados, que ponen en crisis el principio de preferencia que hay
a favor de la prioridad. Y segundo, ponen en crisis el principio de
vinculación con el Registro de la Propiedad Industrial o con las
inscripciones de propiedad industrial a favor de otras formas de
publicidad no registral. Si esto es así, ¿no quedaría definitivamente
aclarado el asunto si se estableciera en los primeros artículos de la
ley, como parte de común aplicación al tema de las marcas y nombres
comerciales, etcétera, esta doctrina de carácter general?
En su intervención no ha hecho ninguna referencia al nombre comercial
y me gustaría conocer su opinión sobre las distancias -si es que
existen- entre marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento.
Ha hecho referencia al tema de las marcas de garantía, ha dado su
opinión sobre el asunto de la procedencia geográfica, pero no ha
hablado de algo que yo creo que nos debe preocupar a todos, que son
los derechos de los ciudadanos, que a veces se ven defraudados por
confiar excesivamente en una marca de garantía que parece que está
avalando el cumplimiento en los productos, en los servicios, de una
serie de cualidades positivas. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos -que
no está contemplado en la ley- cuando, en esta confianza que les da
la marca de garantía -confianza que añade un plus a la confianza que
inspira de por sí una marca-, observan en la práctica que esa marca
de garantía está avalando un producto o servicio defectuoso, inútil,
viciado o cualquiera otra característica negativa?
Ha hablado del tema jurisdiccional. En materia de patentes y de
marcas, probablemente también en el tema societario y quizá también
en algunos otros temas de naturaleza mercantil, ¿no sería conveniente
que existieran en nuestro país unos tribunales, por ejemplo,
en el ámbito de las comunidades autónomas, que estuvieran
especializados en esas competencias mercantiles y que por vía de
apelación ante la Audiencia Nacional pudiera lograrse la existencia
de una jurisprudencia unificada?
Teniendo en cuenta las tarifas que hay en este proyecto de ley para
la obtención de una marca o nombre comercial, siguiendo las
diferentes incidencias que puedan ocurrir en su tramitación
administrativa, cuál cree usted que podría ser el costo para un
comerciante, para una empresa, de seguir el procedimiento en todas
sus incidencias, sumando las diferentes tasas que dicho procedimiento
vaya devengando.
Por último, quería preguntarle por algo muy específico relativo a su
federación, que supongo que engloba gran cantidad de establecimientos
alimenticios (bares, cafeterías, restaurantes, etcétera). ¿Es muy
frecuente el uso del rótulo en este tipo de establecimientos? ¿En qué
porcentaje evaluaría las marcas que se suelen utilizar y que no
constan inscritas, y en qué porcentaje evaluaría los rótulos
comerciales que no están inscritos?
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Lema.
El señor ASESOR DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,
FIAB (Lema Devesa): Voy a tratar de ir contestando a sus preguntas,
que resultan de gran interés. Obviamente, en mis primeras palabras,
cuando hablé de la necesidad de la ley, yo creo que traté de exponer
desde un punto de vista objetivo, lo digo sinceramente, que quizá es
mejor la promulgación de una nueva ley que no la reforma de la
antigua, ya que si vamos a tener que reformar multitud de preceptos y
nos vamos a ir a un texto refundido, de poco nos va a valer. Nos
podría quedar una reforma como a veces sucede en una casa que, al
final, aunque aparentemente con la pintura todo ha quedado muy bien,
pueden chirriar algunas divisiones o puede chirriar alguna de las
columnas que no queda bien ajustada, con lo cual, de meternos en
obras, hagamos la casa de nuevo, que siempre, estética y
arquitectónicamente, puede quedar mejor que reformar la casa vieja.
Usted me pregunta si el proyecto de ley realmente incluye los
intereses de las pymes. Yo creo que incluye los intereses de todas
las empresas, no solamente de las empresas multinacionales, sino de
cualquier empresa, tanto pequeña como mediana. Por eso, teniendo en
cuenta el sistema de acciones que se establece en el proyecto de ley,
junto con las medidas cautelares que se establecen en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, pienso que la pequeña y mediana empresa puede
confiar en las marcas, en los nombres comerciales y en el futuro
sistema de protección. Insisto, de alguna manera se ha mejorado en
relación con lo establecido en la actualidad lo que es la defensa de
la marca registral. Cuando
hablamos de marca habría que hablar también del nombre comercial.
Me pregunta también cuál sería el procedimiento para utilizar más la
marca y el nombre comercial en el mercado por parte de estas pequeñas
y medianas empresas. Aunque es uno de los argumentos tangenciales,
hay que decir que enlazaría un poco con otra pregunta que me formula
usted sobre las tasas. Podemos decir que bajen un poco más las tasas,
tal y como figura en el proyecto de ley, y no pasaría nada. Yo creo
que la Oficina Española de Patentes no es un órgano de recaudación.
No son tasas elevadas comparadas con otros países de nuestro entorno,
de la Unión Europea, pero eso sería una circunstancia tangencial.
Para mí, lo más importante es justamente concienciar a la pequeña
y mediana empresa de que hoy ya no se vende a granel. Cuando nosotros
éramos niños, yo lo viví en Galicia y usted lo habrá vivido también,
se llenaban los sacos de azúcar, de arroz, se vendía el aceite en
bidones y a granel; no existían marcas. Y hoy estamos viendo cómo
sectores que -ya no digo en los años cincuenta, sesenta o setenta,
sino en los año ochenta- no pensaban en marcas, utilizan marcas. Yo
veo en mi tierra gallega cómo las patatas se venden con marca. Eso
era impensable en el año ochenta. Los grelos se venden con marca. Es
decir, agricultores que nunca pensaron que productos agroalimentarios
tuviesen marca son los más interesados en tener una marca. Por eso
esta cultura quizá habrá que fomentarla a través de organismos como
cámaras de comercio o Ministerio de Industria y poner de relieve que
la marca es un activo empresarial y que debe figurar en el balance.
Hasta ahora, ninguna empresa incluía una marca en un balance y ahora
ya se incluyen en el mismo como un importante activo.
Ulteriormente me preguntaba usted si los establecimientos tienen
alguna característica diferenciadora, y más en los establecimientos
empresariales, respecto a otras instituciones que no sean un
establecimiento. Normalmente el establecimiento suele tener el
rótulo, de ahí viene la palabra, pero también hay que decir que el
rótulo es una figura que hoy ha perdido importancia. El rótulo para
identificar la sede física ha perdido importancia, aunque hay algunas
ciudades (y aquí tenemos a un ilustre diputado gallego), como es mi
ciudad de nacimiento -y me van a permitir esta pequeña digresión-,
que se caracteriza por los rótulos. Cualquier abogado, cualquier
médico, cualquier empresa tiene su rótulo, y hoy usted no va a
Santiago de Compostela, si tiene que buscar un abogado o un médico,
por el rótulo. Irá porque alguien le ha dicho que allí hay un buen
médico, un buen abogado o un buen arquitecto. Lo mismo sucede en
Madrid. Incluso les puedo decir, a título anecdótico, que aquí en
Madrid la mayoría de los letrados no tenemos rótulo en el portal de
nuestro estudio. La gente, si viene, es porque nos conoce por el boca
a boca, por otras circunstancias, por una publicación, pero no por
insertar el rótulo. De tal manera
que es muy raro que hoy el rótulo tenga la importancia que tuvo en
otras épocas porque no hay que olvidar que es una figura que procede,
nada más y nada menos, que del derecho romano.
En cuanto a las características de las marcas notorias y renombradas,
creo que las he puesto de manifiesto; son en función del círculo de
personas que conocen la marca. Por ejemplo, es una marca notoria
aquella que conoce el círculo de personas interesadas. Una
publicación de derecho es conocida por todos los abogados, por todos
los magistrados y por los juristas españoles, o la marca que
identifica una publicación jurídica. Sin embargo, un ama de casa, si
le citamos esa marca, dirá que no sabe en qué consiste, y es una
marca notoria en ese sector. La renombrada, como he dicho, es la que
es conocida por la generalidad, consuma o no consuma esos productos o
sea fabricante o distribuidor de esos productos. Por eso pienso que
esa diferenciación es interesante. Creo que estas marcas notorias y
renombradas tampoco quiebran ningún otro principio; quiebran el
principio jurídico de la especialidad, porque la marca tan solo
distingue productos o servicios similares o afines; es decir, si yo
solicito una marca de relojes, en principio, el derecho que tengo es
a impedir que alguien utilice esa marca idéntica o semejante para
relojes, pero no para cualquier otro producto. Con la marca
renombrada, conocida por todo el mundo, obviamente esa regla tiene
que quebrar, porque si no se produciría una explotación de ese
renombre que tiene la marca y del esfuerzo que ha hecho el empresario
económico y de toda índole para potenciarla y para que tuviese no
sólo esos niveles de calidad, sino de conocimiento. Pero, insisto,
creo que aquí, con esa protección y con esa diferenciación, no hay
ningún problema para la prioridad de las marcas, que fue lo que me
pareció entenderle a usted, ni a favor de otros principios de
publicidad, salvo (y eso también sería una medida que se podría votar
en el futuro, lo han hecho otros países, concretamente países
hispanoamericanos, y no porque sean hispanoamericanos son menos
inteligentes que los europeos) establecer cuáles son las marcas
notorias, solicitar a la Oficina española que admita una marca como
notoria, con lo cual habría un plus más a la hora de protegerlo,
porque hay un organismo público que así lo pone de manifiesto, aunque
no hay que olvidar que también existen organismos privados. Tenemos
en España la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca que,
sobre la base de los datos que se le facilitan, pone de relieve en
algunos casos cómo una marca es notoria en un sector del mercado.
Me decía usted que no he hecho alusión al nombre comercial. No le
oculto que yo tenía unas notas sobre ello, pero, al final, voy a ser
sincero con ustedes, no me he permitido manifestarlas porque me
planteaba las dudas de si era necesario mantener o no esta figura. He
optado, como buen gallego, por ser prudente. ¿Se puedendiferenciar
las tres figuras? Evidentemente, al
menos teóricamente la marca diferencia un producto o un servicio, el
nombre comercial diferencia la actividad empresarial y el rótulo
diferencia la sede física del establecimiento. Ahora, dirá usted, en
la práctica, ¿qué diferencia hay entre una marca de servicios y un
nombre comercial? Pues se diluye, con lo cual hay países europeos,
también hay que decirlo, que ya no mantienen el nombre comercial, y
yo creo que España es el único país en estos momentos de la Unión
Europea que mantiene esta figura. No sobra la figura. Hay un viejo
aforismo de nuestro Tribunal Supremo que dice que lo que abunda no
perjudica. Tenemos una tradición más que centenaria en el nombre
comercial, y si queremos mantenerlo, no hay ningún inconveniente en
mantenerlo; sería cuestión de política legislativa la eventual
supresión. Yo creo que se optó, con buen criterio, por la eliminación
del rótulo y ahí queda a criterios más cualificados que el mío o no
el mantenimiento del nombre comercial. Es verdad, y también soy
sincero, que el nombre comercial plantea conflictos con las
denominaciones sociales y el mantenimiento sí que va a exigir de
alguna manera armonización entre el Registro Mercantil Central y la
Oficina de Patentes y Marcas. Pero el registrador mercantil central
que, según tengo entendido, comparecerá aquí, hablará con más
autoridad que yo de este tema.
Con relación a las marcas de garantía, soy un defensor de las marcas
de garantía porque en España, si la memoria no me falla, nos estamos
aproximando casi a los tres millones de solicitudes de marcas
individuales y hay muy pocas marcas de garantía, y la marca de
garantía ya es un plus más, y estoy pensando sobre todo en la
exportación. El consumidor español y el consumidor europeo ya es un
consumidor refinado. Hoy gastamos más o tanto en ocio como en
alimentación. Ya no estamos en los años cincuenta, cuando la partida
más importante de cualquier familia era la alimentación; de tal
manera que el consumidor requiere no un producto barato sino un
producto de calidad, y la marca de garantía en definitiva lo que
certifica es la calidad de ese producto. ¿Qué pueden hacer los
ciudadanos si en algún momento se viesen defraudados por la marca de
garantía? Obviamente, pueden pedir la caducidad. Yo estoy convencido
que a ningún titular de una marca de garantía le interesa que alguien
inste ante los tribunales de justicia la caducidad de la marca porque
justamente no está garantizando la calidad de los correspondientes
productos o servicios, pero -insisto- creo que es una figura que
incluso puede defender mejor o más rápido los intereses españoles. Me
explico con un ejemplo que ustedes conocen. Hace años, recordarán,
aunque al finallos tribunales hicieron justicia, las empresas de
fabricantes de turrón de Jijona tuvieron un problema porque se
consideró Jijona como una denominación descriptiva por parte de algún
tribunal francés, y por lo tanto permitían a empresarios franceses
asentados en la
zona suroeste la fabricación de turrón de Jijona. Si hubiese una
marca de garantía turrón de Jijona, nunca podrían decir que estábamos
ante un término genérico, ante un término descriptivo, porque
precisamente el término genérico es la antítesis de la marca. De ahí,
insisto, que pueda ser un instrumento muy útil para proteger nuestras
marcas en el exterior y, en segundo lugar, para fomentar la
exportación.
En el tema jurisdiccional -ya voy terminando-, yo comparto su punto
de vista de que serían oportunos los tribunales especializados en
materia de patentes. Vía fáctica, se está logrando en algunas
comunidades autónomas, hay que señalar que en Cataluña han una
sección de la Audiencia Provincial que está llevando todos los temas
y que está logrando unas buenas sentencias. ¿Que se especialicen
tribunales en el ámbito de cada comunidad autónoma? Ese resquicio
está previsto en el proyecto de ley, porque se permite que el Consejo
General del Poder Judicial designe un juzgado en la ciudad sede de la
capital de esa comunidad autónoma y por esa vía se irían
especializando. Sin duda alguna, se logrará, como usted dice, una
jurisprudencia unificada y se logrará una mayor seguridad. Lo que
sucede es que yo más que en la Audiencia, que quizá no tiene tanta
experiencia, prefiero el sistema actual, es decir, que se especialice
un juzgado en esa ciudad sede de Primera Instancia, que quepa un
recurso a la Audiencia Provincial y, cuando concurran las causas
correspondientes, casación ante el Tribunal Supremo, para que sea el
Tribunal Supremo, como creador de jurisprudencia, el que lleve a cabo
esa unificación.
En cuanto a los costes, ya antes he dicho algo sobre las tasas. Yo
creo que hoy en día la obtención de una marca o de un nombre
comercial no es caro. Si se hace más barato, más empresarios lo
solicitarán. También hay que decirlo; siempre lo que es barato y es
bueno se puede vender mejor. En este sentido, yo no creo que la
Oficina Española de Patentes y Marcas tenga un ánimo recaudatorio. Si
comparamos nuestras tasas con las de la OAMI, la Oficina de
Armonización del Mercado Interior, somos baratos, me atrevería a
decir que muy baratos.
En cuanto a la última pregunta, soy sincero, no me atrevo a contestar
porque no tengo datos. Usted pregunta si es frecuente el uso del
rótulo. Se mantienen los rótulos, por tanto todavía hay rótulos de
establecimiento, pero en pequeñas y medianas empresas, repito, no es
tampoco determinante. Hoy cualquier pequeña o mediana empresa utiliza
un nombre comercial o su denominación social o incluso su marca. No
hay que olvidar cómo las grandes empresas tienden a sustituir el
nombre comercial por la marca, lo estamos viendo con los bancos y con
otro tipo de empresas, todos sabemos cómo grandes empresas españolas
han dejado su denominación social a un lado y han adoptado la marca
como denominación social porque en definitiva es lo más conocido.
La verdad es que no existe una estadística sobre marcas no inscritas
y rótulos no inscritos. Suelen ser pocos y hoy, insisto, a riesgo de
ser reiterativo una vez más, pequeños empresarios -y hablo por la
experiencia de mi tierra gallega- de pequeños comercios de Santiago
están pidiendo una marca para sus productos o un signo distintivo, un
nombre comercial, para esa pequeña empresa, y en definitiva se está
fomentando o resulta de interés esa cultura de la que usted hablaba,
y yo creo que es digno de elogio que se fomente en la pequeña y en la
mediana empresa que valoren la propiedad industrial, que aunque son
bienes inmateriales y no son aprehensibles por los sentidos, salvo
cuando se plasma la marca en el producto, tienen tanta o mayor
importancia que los bienes materiales, que ese solar, esa maquinaria
o esa nave de la empresa en cuestión.
Muchas gracias por sus preguntas.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS: Muchas gracias, señor Lema
Devesa, por haber comparecido ante esta Comisión.
Antes de nada, quiero hacer una serie de constancias en relación con
las comparecencias acerca de este proyecto de ley. Creo que es útil y
provechoso y da enormes frutos posteriores que se realicen
comparecencias explicativas acerca de la posición de los diferentes
sectores económicos y doctrinales en relación a un proyecto de ley
como este, que tiene una enorme trascendencia económica, pues no en
balde es la ley que protege la identificación de productos, servicios
y empresas. En este sentido, también quiero decir que, sin perjuicio
de que, precisamente por requerimiento de tiempo, las comparecencias
que hoy se van a celebrar se han limitado a un número de ocho, es al
menos nuestra intención que en la ponencia que posteriormente
estudiará este proyecto de ley puedan celebrarse también ulteriores
comparecencias, en la medida en que los diferentes señores ponentes
del proyecto de ley lo estimen oportuno, porque lógicamente se van
abriendo nuevos cauces de luz y de visión al respecto. Estoy pensando
precisamente ahora en la competencia jurisdiccional, la
especialización jurisdiccional necesaria para conocer todos los
asuntos relativos a la propiedad industrial, de lo que somos
partícipes y que nos parece algo enormemente importante dada la
especialidad material de la que nos estamos ocupando.
Voy a formularle una serie de preguntas muy breves al señor Lema
Devesa, porque tampoco aquí se trata de hacer una recopilación
general de todo lo que pensamos, de las posibles dudas que puedan
surgir, de las posibles modificaciones que se puedan introducir para
mejorar este proyecto de ley a todos y cada uno de los
comparecientes. Es más, en este tipo de comparecencias
-en esto quiero también ilustrar a los señores comparecientes y
para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones'- no se trata de
que por muchas opiniones coincidentes en las comparecencias se vaya
a tener más o menos razón, y desde luego en esta serie de
comparecencias tampoco se va a fijar doctrinalmente ningún criterio
para los ponentes de esta ley.
Dicho esto, señor Lema Devesa, me gustaría preguntarle, en relación a
las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, en cuanto a las marcas
y nombres comerciales, cuál es el período de tiempo actual en que se
vienen otorgando estos signos distintivos a las empresas o titulares
solicitantes.
Por otra parte, también querría preguntarle el punto de vista de la
Federación Española de Industria de Alimentos y Bebidas en relación
con el coste actual en pesetas de la obtención de la marca no ya en
lo que se refiere al coste público, es decir, a las tasas que se
devengan como consecuencia de ello, sino al coste privado que les
viene representando a ustedes. Ahora tendremos ocasión de oír a la
otra parte que interviene en este mercado, que son los profesionales
o agentes de la propiedad industrial, que intervienen en el mercado
de obtención de marcas; de marcas y otros signos distintivos, por
supuesto. ¿Cuál es el coste que viene representando la obtención de
la marca? Y cuando hablo de marca, para fijarnos concretamente y no
ser excesivamente diversos, es en relación a una marca y una clase.
Y no solamente el coste de obtención, sino qué puede representar el
coste de mantenimiento de la marca, de acuerdo también con el
procedimiento, en la medida en que el nuevo proyecto de ley prevé el
señalamiento de oficio previamente a la posible oposición pública de
otros titulares de la marca, y básicamente en lo que se refiere a la
búsqueda de antecedentes y similitudes con otras marcas o nombres
comerciales ya registrados; cuánto supone actualmente el coste de
mantenimiento de la marca y cuánto puede suponer en el supuesto de
que no exista el señalamiento de oficio de las prohibiciones
relativas o búsqueda de antecedentes.
En relación con el agotamiento del derecho de marca quiero suscitar
un problema nuevo, que sé que afecta de forma importante a la
Federación que usted representa, y es en cuanto a lo que podríamos
denominar marcas restringidas. Me explico; la terminología de marcas
restringidas no es que sea de nuevo cuño, sino que acabo de
improvisar el posible concepto, y me estoy refiriendo como marcas
restringidas a las también conocidas como marcas de establecimiento,
marcas blancas, es decir, aquellas marcas que sirven para identificar
el producto, no como tal producto, sino el producto que es objeto de
comercialización sólo y exclusivamente en determinados
establecimientos comerciales.
En este sentido, y al socaire de la protección genérica del derecho
de marca, podríamos entrar en proteccionescontractuales de la
utilización del derecho de
marca. Y en relación a la explicitación de qué se pueda entender por
motivos legítimos que justifiquen al titular del derecho de marca a
que se oponga a la comercialización de otros productos en relación
con marcas restringidas, me gustaría que nos dijese la opinión de su
Federación en relación a la posible prohibición de la
comercialización de productos identificados a través de una marca
restringida; si esta existencia de marca restringida podría servir
como motivo legítimo de oposición a la comercialización de los
productos.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Lema Devesa, tiene usted la palabra.
El señor ASESOR DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,
FIAB (Lema Devesa): En cuanto a la primera pregunta, si le he
comprendido bien, el período actual de otorgamiento de concesión de
una marca, yo entiendo que es dilatado porque supera más del año,
casi dos años. Yo creo que hay que darle una mayor seguridad al
empresario en el sentido de que si está pensando en lanzar un
producto al mercado y registrarlo con esa marca, no debería esperar
ni siquiera un año, a ser posible menos de un año, por la celeridad
del tráfico mercantil y empresarial. Es más, no hay que olvidar que
incluso hay productos que tienen una vida corta -y aquí ya
entraríamos, y no quiero tampoco extenderme, en otros problemas- y
que para que el empresario salga con una seguridad al mercado
requiere de la concesión de la correspondiente marca en un período de
tiempo muy breve. Creo que con la nueva ley, o por lo menos esa es la
finalidad del nuevo proyecto, se podrían y se deberían acortar los
plazos de concesión de la marca. Siempre, obviamente (pero eso sucede
en cualquier sector de la vida), hay un riesgo de que si esa marca
estuviera incursa -pero no lo considera así la Oficina Española de
Marcas- en una causa de nulidad absoluta se entablase una acción de
nulidad ante los tribunales, pero igual nos sucede cuando adquirimos
un inmueble; si ese inmueble tenía un problema y no pertenecía al
vendedor, estaremos también sometidos a una acción por parte del
verdadero titular del mismo ante los tribunales.
En segundo lugar, el coste de una marca por una clase. Si mis
informaciones no son erróneas, actualmente el registro de una marca
oscila entre 50.000 y 60.000 pesetas. Eso es barato. Yo creo que
tanto una pequeña como por supuesto una mediana empresa pueden
abonarlo, no estamos hablando aquí de cifras exageradas. Pero,
también hay que decirlo, las tasas son mucho más reducidas; aquí
estamos hablando del coste con todo lo que significa de recurrir a un
especialista que efectúe la solicitud o la inscripción de la marca.
Si va directamente a la Oficina, yo creo que este coste, abonando
sólo las tasas (sobre todo si es una empresa de Madrid, porque si es
una empresa de Santiago y
tiene que venir a Madrid sólo el avión les va a salir más caro), es
bajo.
En cuanto al mantenimiento de esa marca en el supuesto de que no
existiese el examen de oficio por parte de la Oficina, prácticamente
va a ser el mismo. La oposición del empresario no significa unos
grandes dispendios para las empresas. Vuelvo a hablar de memoria,
y me corregirán los agentes de la propiedad industrial, pero hoy una
oposición debe oscilar entre las 30.000 o, como mucho, 40.000
pesetas; de una marca, que, insisto, normalmente el titular está
interesado en efectuar la oposición, y no sólo en algunos casos en
que de oficio alegue ese parecido a la Oficina, porque con su
oposición ha llevado a cabo una actividad positiva. Es decir, no se
ha quedado en la simple omisión, que con frecuencia es invocada en
los tribunales de justicia, en el sentido de que no ha hecho nada por
defender su marca. Me explico. Muchas veces nos encontramos en
recursos contencioso-administrativo con la tesis del recurrente que
dice: ordene usted, Tribunal Superior de justicia, que se me conceda
la marca, entre otros motivos porque no hay oposición. Es muy raro
que no haya oposición. Por eso a todo el mundo le interesa manifestar
la titularidad de la marca con estas actuaciones ante la propia
Oficina.
En cuanto al problema de lo que usted denomina marcas restringidas,
si cabría la posibilidad de prohibir la comercialización de productos
porque al lado de la marca del producto -no sé si le he comprendido
bien- vendría esa marca blanca. La ley permite que junto a la marca
de fábrica se inserte la marca de comercio, cada vez menos frecuente,
salvo en el sector que usted señala; por ejemplo, no es frecuente que
una prenda de confección venga con la marca del fabricante y a la vez
con la marca del vendedor, porque la marca de comercio, entendida
así, no le añade nada.
Las marcas blancas, tal como se vienen utilizando, sobre todo por
parte de hipermercados, de grandes superficies, son marcas de
distribución lisa y llanamente donde no aparece la marca del
fabricante. Este es un problema que excede del derecho de marcas. Nos
iríamos a otros ámbitos en cuanto a equilibrio entre fabricante, que
le interesa fabricar con su propia marca y una determinada partida
con la marca de ese hipermercado o de esa gran superficie, y el
hipermercado. Pero, insisto, creo que pueden convivir pacíficamente
lo que son las marcas blancas con la marca de fábrica. Incluso intuyo
que a veces el consumidor otorga más confianza a la marca de fábrica,
porque no sólo garantiza el origen empresarial, sino la calidad del
producto, y da la impresión de que la marca blanca es una segunda
marca y no una marca dotada de esas características que se garantizan
a través del fabricante.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lema Devesa, por su
presencia y por la intervención
que ha realizado, contribuyendo al proceso parlamentario del proyecto
de ley de marcas.
- DEL SEÑOR REGISTRADOR DEL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL (BENAVIDES DEL
REY). (Número de expediente 219/000201.)
La señora VICEPRESIDENTA: Continuamos la sesión con la comparecencia
de don José Luis Benavides del Rey, agradeciéndole, en nombre de la
Mesa y de la Comisión de Ciencia y Tecnología, su presencia hoy aquí.
Tiene la palabra.
El señor REGISTRADOR DEL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL (Benavides del
Rey): Señora presidenta, señorías, muchas gracias por la invitación
que me ha cursado la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso
para poder aportar un granito de arena, lo que es la visión del
titular del Registro Mercantil Central, sobre el proyecto de la ley
de marcas que estamos tratando en estos momentos.
Me parece oportuno, para justificar la propuesta que se hace de
adición de una disposición adicional decimotercera, dar unas
brevísimas pinceladas de lo que es la sección de denominaciones
sociales en el contexto del Registro Mercantil Central y de sus
funciones. El Registro Mercantil Central nace en el año 1990, tras
una reforma mercantil importante que se operó con objeto de adaptar
la legislación española en materia de sociedades a las directivas
europeas, fundamentalmente la de 1968 y las posteriores. Al Registro
Mercantil Central se le atribuyen por el legislador en el año 1990
tres funciones básicas: la primera, de información general de todas
las sociedades existentes en España, coordinación de los datos de los
registros mercantiles provinciales; la segunda, colaboración con
Presidencia de Gobierno en lo que es la publicación del Boletín
Oficial del Registro Mercantil; el organismo editor es Presidencia de
Gobierno -es Boletín Oficial del Estado-, pero el Registro Mercantil
Central colabora, en una sintonía realmente perfecta desde el año
1990, en la elaboración de la gaceta rosa o asalmonada, conocida como
Boletín Oficial del Registro Mercantil. En tercer lugar, se
transfirió por el Ministerio de Justicia -y esto es lo que nos lleva
a la cuestión aquí planteada- todo el antiguo archivo de sociedades
que desde 1885 existía en su sede, de manera que a partir de ese
momento la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central
consta realmente de tres subsecciones: denominaciones sociales,
denominaciones de entidades no inscribibles en los registros
mercantiles y denominaciones de origen.
La denominación social es, en términos vulgares, quizá el equivalente
técnico más próximo a nombre y apellido de una persona física, de
manera que identifica a la persona jurídica como sujeto de derechos y
obligaciones. Efectivamente, como antes decía el profesor
Lema Devesa, hay veces en que son sutiles las diferencias entre la
denominación social y el nombre comercial, que es quizá el
equivalente más próximo. Doctrinalmente, sí que cabe perfilar las
fronteras entre ambos conceptos, el nombre comercial y la
denominación social. El nombre comercial identifica a la persona
jurídica o moral como ente de actividad empresarial, mientras que,
insisto, la denominación social identifica a la persona jurídica como
sujeto de derechos, obligaciones y responsabilidades. Por eso antes
he dicho que puede ser el equivalente técnico más parecido al nombre
y apellido de una persona física. La denominación social está sujeta
desde 1990 a una calificación del registrador. Cuando se solicita un
nombre social -la denominación social- esa solicitud inicia un
procedimiento administrativo en que es clave la calificación, y la
calificación del registrador mercantil central se centra
fundamentalmente en evitar que exista otra idéntica; hay un núcleo
duro, que es la identidad esencial entre sociedades preexistentes y
aquélla de creación pretendida o previsible. Pero junto a la
identidad sustancial está la identidad relativa -similitud fonética,
gráfica o conceptual- y, además, la calificación se centra también en
comprobar que la petición formulada de una nueva denominación social
o expresión denominativa no infrinja o vulnere la normativa en
materia de sociedades, la amplia normativa en materia de sociedades y
entidades inscribibles en los registros mercantiles. Pensemos que no
se trata sólo de las sociedades anónimas o limitadas, sino también
del piélago inmenso de instituciones de inversión colectiva y de
otras formas de financiación que contribuyen a desarrollar lo que hoy
se llama la economía financiera, no sólo la economía real. En tercer
lugar, y esto es fundamental y nos acerca prácticamente al objeto de
la cuestión, hay que tratar de evitar que la denominación solicitada
coincida, sin la autorización pertinente, o bien con el nombre
comercial de entidades notorias -de entidades notorias habla el
reglamento del Registro Mercantil- o con marcas notorias. Aquí se
centra la cuestión sometida en estos momentos a debate.
Durante estos diez años he oído en repetidas ocasiones que no había
coordinación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas, entre lo
que es el marco de marcas y nombres comerciales, y la sección de
denominaciones sociales del Registro Mercantil. A nivel doctrinal
caben alternativas. La más conocida es la de decir por qué no se hace
una base de datos común que impida que surja al tráfico mercantil una
sociedad cuyo nombre coincida con el de una marcal o, viceversa, por
qué no se vuelca, de forma que no se dé una marca que coincida con
una denominación social. Tengo que reconocer, a pesar de mi presencia
aquí, que no soy en absoluto un experto en derecho marcario; soy algo
conocedor del campo del derecho mercantil en materia de sociedades
mercantiles y denominaciones sociales, pero es cierto que, con la
praxis de estos diez años al
frente del Registro Mercantil Central, se aprenden cosas. La primera
es que esa vulgar postura de fusionar todas las bases no conllevaría
nada positivo ni nos llevaría a ninguna solución, por varias razones.
En primer lugar, porque cuando del Registro Mercantil Central se da
una denominación social esto no obliga al ciudadano beneficiario del
nombre social a constituir la sociedad. De hecho, hay un 50 por
ciento de denominaciones sociales otorgadas que no llevan al final a
la creación de una sociedad. En segundo lugar, cuando el registrador
mercantil central otorga mediante la correspondiente certificación la
denominación social no se conoce cuál va a ser el objeto social ni la
localización geográfica de la sociedad. Todos sabemos que, desde el
punto de vista del derecho marcario, hay marcas de distintas clases
que pueden convivir pacíficamente y hay otras cuyo no uso o impago de
la cuota correspondiente puede llevar consigo la caducidad de las
mismas. Por otro lado, conocemos también la existencia de distintos
niveles de protección de marcas; desde la Oficina Española de
Patentes y Marcas hasta la Oficina de Armonización del Mercado
Interior, hay distintos niveles de protección entre los cuales
también sería obligatoria la coordinación.
Se ha intentado desde 1990, y creo que con razonable éxito, ensayar
fórmulas de hecho razonables, prácticas, mejorables por supuesto, y
en esa línea creo yo que va esta propuesta de disposición adicional
decimotercera, en la de intentar respetar las competencias que
tradicionalmente han correspondido bien a la Oficina Española de
Patentes y Marcas o bien al Registro Mercantil Central. No soy ni he
sido nunca partidario de extralimitación de funciones ni de
extralimitación de competencias sino de una razonable coordinación, y
en esa línea -y después de conversaciones con representantes de la
Oficina Española de Patentes y Marcas y de los operadores, digamos,
en el ámbito de la propiedad industrial- se llegó a una conclusión
hace años que creo que funciona razonablemente. Permítanme ustedes,
señorías, que diga como ejemplo lo que en la praxis registral sucede
diariamente.
Como registrador de la propiedad y mercantil, todos sabemos que si
cualquiera quiere, digamos, comprar un solar o una porción de
terreno, va al Registro de la Propiedad con objeto de conocer la
titularidad de las cargas. Pensar que al Registro de la Propiedad
tenga que trascender también el aprovechamiento urbanístico u otras
circunstancias urbanísticas sería, desde mi punto de vista, dar unos
contenidos que no se corresponden razonablemente con su función. En
este ámbito ocurre algo parecido, es decir, la sección de
denominaciones sociales debe hacer un razonable juicio de valor sobre
la posible no sólo colisión con normas legales, sino, desde mi punto
de vista, con las denominadas marcas notorias o renombradas. En las
solicitudes, por ejemplo, que figuran en el impreso oficial en el
Registro Mercantil Central se dice a todo ciudadano que accede
como observación importante, y este es el resultado -puede parecer a
lo mejor minúsculo, pero ha dado bastantes buenos efectos- de
conversaciones mantenidas a lo largo de unos cuantos meses con
representantes de la Oficina Española de Patentes y Marcas y con la
Agencia de la Propiedad Industrial: La Oficina Española de Patentes y
Marcas mantiene una base de datos con los nombres comerciales y
marcas registradas con efectos en España, que facilita también las
actividades y productos o servicios protegidos por esos registros,
cuya consulta es muy aconsejable efectuar una vez determinado el
objeto social de la entidad que pretende constituirse y antes del
otorgamiento de la escritura de constitución de sociedad o entidad
inscribible en el Registro Mercantil o del acuerdo social de cambio
de denominación. De manera que lo que se está haciendo es estimular
una postura activa, diligente de la persona física o jurídica que va
a constituir una sociedad con una denominación determinada o a
cambiar la denominación, en el sentido de que formule la
correspondiente consulta, directamente o a través de agentes
colegiados, con objeto de conocer si efectivamente esa denominación
social pudiera plantear algún problema con marcas protegidas.
La realidad es que si se examina a fondo la jurisprudencia de los
tribunales en materia de propiedad industrial, se llega a una
conclusión y es que en ningún caso se puede generalizar una postura
jurisprudencial en el sentido de que ante un supuesto de identidad
entre una marca protegida y una denominación social los tribunales
automáticamente digan a la sociedad que cambie su denominación
social, sino que si se examina detenidamente esa línea, se verá que
va en el sentido siguiente: los tribunales suelen, como es lógico,
conminar al cambio de denominación social -y está previsto además en
el reglamento del Registro Mercantil; el legislador, la sección
mercantil de la Comisión General de Codificación ya lo previó- cuando
se den claros rasgos o signos de confusión o de posible confusión y
esa confusión puede producirse incluso con nombres absolutamente
diferentes a la marca, porque todos sabemos que pueden entrar en
juego otra serie de razones como puede ser competencia desleal o
infracciones del derecho de competencia o confusión creada claramente
dentro del campo penal. Es decir, que, evidentemente, el hecho de que
haya una denominación social que coincida eventualmente con la marca
no significa automáticamente que cualquier juez diga: señores, tienen
ustedes que cambiar la denominación o tienen ustedes que paralizar
automáticamente la idea de la sociedad.
En la praxis del Registro Mercantil Central el sistema que se está
siguiendo es, partiendo un poco de las recomendaciones de la OMPI y
de la asamblea del Acuerdo de París, intentar evitar a toda costa que
surjan empresas con forma societaria en el ámbito mercantil y cuyas
denominaciones coincidan con las de marcas notorias o renombradas. La
razón de la propuesta
que aquí se formula, es que en la reforma mercantil del año 1989, el
legislador estableció el único y minúsculo principio de coordinación
que luego en la práctica se está desarrollando, pero nos parece
importante que se desarrolle con más fuerza y, sobre todo, que ante
un recurso gubernativo al que tiene acceso cualquier ciudadano en la
calificación del registrador, el registrador mercantil central pueda
tener un soporte legal más claro que el que resulta del artículo 407
del reglamento del Registro Mercantil en su apartado 2, cuando dice:
Aun cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil
Central, el notario no autorizará ni el registrador inscribirá
sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad
que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de
nacionalidad española. Aquí hace una referencia explícita a entidades
preexistentes. Entender que una marca notoria o renombrada es entidad
preexistente cuesta. En cualquier caso, hasta la fecha en los
recursos gubernativos que he tenido que resolver evidentemente he
hecho una aplicación del precepto, una extensión analógica a las
marcas notorias, completándolo con el artículo 406, que intenta
evitar a toda costa la confusión sobre la identidad de la sociedad.
Nos parece que es más razonable una pequeña ampliación en los
términos que resultan de esta propuesta de la disposición adicional
decimotercera, que viene a ser la de que el registrador mercantil
central, al calificar si la composición de la denominación solicitada
se ajusta o no a lo establecido en el artículo 407 del reglamento del
Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/96, de 19 de julio,
tendrá en consideración si aquella coincide o puede originar
confusión con una marca notoria en los términos que resultan de esta
ley. De esta forma, a los registradores mercantiles centrales les
resultaría más fácil justificar una calificación desfavorable
basándose no sólo en la existencia de una entidad notoria sino
también en la de una marca notoria.
Termino esta exposición con una mínima referencia a lo que es el
sistema actual para controlar la posible colisión de una denominación
solicitada con marcas notorias. Accediendo a las bases de datos de la
Oficina Española de Patentes y Marcas y hoy también a través de la
web de la OAMI, en cuanto se ve que hay posibilidad o la menor duda
de que esa expresión denominativa pueda coincidir con una marca
renombrada, entendiendo por renombrada la que resulta, como digo, de
estas recomendaciones: publicidad, intensidad de uso, ámbito
territorial, sentir general de la gente, en cuanto a que
efectivamente se den los rasgos en los signos de esa notoriedad, se
busca quién es el titular de esa marca. Se le pide al ciudadano que
solicita esa expresión denominativa que efectivamente coincida con el
beneficiario del nombre, en cuyo caso no hay ningún problema; por
ejemplo, si se solicita Ediciones La Ley se busca quién es el
beneficiario, el titular de la marca Ediciones La Ley, que me parece
que es La Ley-Actualidad,
y si el beneficiario del nombre, quien forzosamente tiene que
constituir la sociedad y por tanto comparecer ante notario para el
otorgamiento de la correspondiente escritura pública, es un
representante orgánico o voluntario de La Ley-Actualidad, titular,
digamos, de la marca notoria La Ley, no hay ningún problema. En otro
caso, cuando el beneficiario no coincide con el titular del nombre
comercial notorio o de la marca renombrada notoria, se exige absoluta
y rotundamente autorización de la entidad a través de su órgano de
administración.
En términos generales, los registradores mercantiles centrales hemos
entendido que esa autorización en materia de marcas notorias no es
función, en principio, de representación voluntaria, es decir, de los
apoderados de una sociedad. Probablemente pueda ser discutible, pero
parece más seguro reconducir siempre a los órganos de administración
de la sociedad titular de la marca notoria la correspondiente
autorización, a menos que, como se da en determinadas sociedades,
haya apoderados que claramente tienen facultades para disponer en el
ámbito de los derechos de propiedad industrial, lo cual no es en
muchas ocasiones la regla general.
Creo que con esta pequeña exposición sitúo el tema. Estoy, señorías,
a su disposición para que me formulen las preguntas o consultas que
crean oportunas.
La señora VICEPRESIDENTA: Voy a sugerir a SS.SS., si así lo estiman,
agrupar las preguntas de los portavoces y después contestará el señor
compareciente, con lo que agilizaríamos un poco la sesión. ¿De
acuerdo? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias al señor compareciente,
registrador del Registro Mercantil Central, por la información que
nos ha suministrado en esta comparecencia. Hacía referencia
anteriormente a que no era muy partidario de exceder de la
competencia o de hacer planteamientos extensos. Quería preguntarle,
respecto al artículo 46 del proyecto, que hace referencia a la marca
como objeto del derecho de propiedad y hace mención tanto al registro
de marcas como al registro de hipoteca mobiliaria, si en su condición
de registrador, podría formularnos alguna opinión. No quiero tampoco
meterle en un brete, ya sé que nos ha estado hablando de otras cosas,
pero quería que nos hiciera no digo una crítica del artículo pero sí
alguna reflexión sobre coordinación de registro de marcas.
La señora VICEPRESIDENTA: Si me permite, señoría, está muy bien su
celo en esclarecer, pero no se trata de un examen. Estoy segura que
la competencia intelectual del señor compareciente es sólida, pero no
estamos aquí para meter en estos bretes a los comparecientes.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señora presidenta, entiendo que siendo enorme
la competencia profesional del compareciente su prudencia puede ser
todavía mayor y lo admitiría.
La señora VICEPRESIDENTA: Entiendo que aunque el señor registrador
hace muchos años que pasó la oposición, está en plenas condiciones de
contestar, pero al menos necesita leer con cierto reposo el artículo
por el que S.S. le pregunta. Le pediría que nos mandara a la Mesa la
opinión al respecto en un momento posterior y que el señor Silva
pasase a formular otra pregunta.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Acepto obviamente la sugerencia de la
presidenta y no tengo más preguntas que formular.
La señora VICEPRESIDENTA: Muy amable, señor Silva, por su actitud.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Muchas gracias, señor compareciente, por
su presencia en esta sesión. No sé si compartiría mi reflexión, pero
me parece que en el tema del registro de marcas, en su conexión con
la realidad jurídica, extra tabulas no alienta el viejo conflicto
entre posesión y propiedad. Normalmente cuando pensamos en la
posesión nos evoca inmediatamente la idea de una situación física,
del clamor que se corresponde con una apariencia jurídica sustentada
en una situación física; sin embargo, hay situaciones posesorias que
no tienen que ver con una situación física sino con una situación de
otro tipo. Un caso característico es la marca notoria o marca
renombrada. Los contornos de la marca o del nombre comercial notorio
o renombrado, cuando no están inscritos como tales en el registro
correspondiente, se desdibujan un poco; es decir, la persona que
reclama que sea protegida la garantía o la credibilidad que ha
logrado a través del empleo de un signo distintivo está defendiendo
un signo distintivo que a lo mejor jurídicamente no se corresponde
exactamente con la precisión jurídica del concepto de marca. Desde
este punto de vista, en cuanto al problema que usted planteaba de la
conexión entre el registro de nombres mercantiles de sociedades y el
de marcas, ¿qué diferenciaría a una sociedad en vigor, con vida, con
una gran clientela, con una gran cifra de negocio, que está
utilizando habitualmente en sus relaciones comerciales un signo
distintivo, aunque este signo distintivo sea una denominación social,
qué la diferenciaría de una marca renombrada, aparte del hecho de no
estar inscrita en el registro característico de la propiedad
industrial? ¿No se daría una situación de competencia ilícita, digo
'ilícita' cuando una sociedad muy arraigada en la práctica industrial
o económica de un país ve con sorpresa que alguien utiliza su misma
denominación, pero inscribiéndola como
marca? ¿No perjudicaría en algo a ese patrimonio de confianza que ha
logrado acumular dicha entidad jurídica? Yo me pregunto en cualquier
caso si no sería conveniente que el órgano correspondiente de una
sociedad de responsabilidad limitada, colectiva, comanditaria o
anónima, tuviera una acción para solicitar la anulación, la caducidad
-no me atrevo ahora a calificarla- o la indemnización de los daños y
perjuicios que pudieran devenirle como consecuencia del empleo de su
misma denominación, pero enmarcado ahora como un nombre comercial
registrado. En nuestra opinión, esa acción está ausente del texto de
este proyecto. Tiene que haber unos mecanismos, que existen en el
derecho registral inmobiliario, y es deseable que todos los
principios que se puedan pasar del derecho registral inmobiliario al
registro de venta de bienes muebles a plazos o al registro de marcas,
todos los que se puedan pasar sean trasvasados, y por consiguiente,
armonizar la realidad de un registro con lo que ocurre fuera de ese
registro me parece que jurídicamente es una necesidad importante. Por
consiguiente, ¿no cree usted que en todos los casos en que se inicie
un procedimiento de nulidad o de caducidad, con independencia de que
el procedimiento sea judicial o sea administrativo, debe provocar,
desde el mismo momento en que se inicia ese procedimiento -en el caso
judicial por la admisión de la demanda y en el caso administrativo
con la incoación del procedimiento-, algo parecido a una anotación
preventiva que advierta a alguien interesado de que debe tomarse con
precaución el asunto que tenga entre manos y que colisione con lo que
está ocurriendo en la Oficina Española de Patentes y Marcas? Una vez
concluido el procedimiento, con la consecuencia de la declaración de
nulidad o caducidad, ¿no debe producirse que sea automáticamente con
el tiempo imprescindible que sea necesario en derecho, la
correspondiente cancelación de lo que se haya registrado como marca o
como nombre comercial?
Quería preguntarle si la marca, además de ser objeto del derecho de
propiedad, es susceptible de otro tipo de derechos, reales o
personales. En este sentido, quisiera saber qué opina de un epígrafe
muy destacado que hay en la ley, donde se habla de la marca como
objeto del derecho de propiedad, y si no sería más exacto hablar de
la marca como objeto de derechos.
Desde el punto de vista del conflicto entre la realidad
extrarregistral y la realidad registral, quiero preguntarle qué tipo
de compensación debe tener la persona que confía en el registro. En
cualquier registro hay unos tractos sucesivos y una persona que está
interesada en un asunto que tiene conexión con lo que aparece en el
registro confía en esa apariencia de legalidad, de juridicidad que
tiene en Registro de la Propiedad Industrial, pero luego ocurre que
la inscripción en el registro o bien es objeto de una anotación o
bien es objeto de una cancelación y se queda colgada en el aire la
persona que ha confiado en el registro. Parece lógico que esa
persona tenga derecho a algún tipo de indemnización o a algún tipo de
impunidad respecto de los actos que haya realizado sobre la base de
la confianza que le ha inspirado el registro. Pensamos también, no sé
si el señor compareciente estará de acuerdo, que esa compensación
o ese mecanismo de validación de las situaciones jurídicas creadas al
amparo del registro no está adecuadamente desarrollado en el proyecto
de ley.
Quería hacerle otra reflexión. Si por ejemplo sale a observar las
calles que circundan este edificio, va a advertir inmediatamente que
hay una cantidad inmensa de establecimientos, prácticamente todos,
que tienen una denominación; una denominación que en muchos casos es
cuando menos notoria y en algunos casos incluso renombrada. Yo creo
que Casa Mira o Lhardy son establecimientos que tienen una marca algo
más que notoria, pero probablemente no están inscritos como nombres
comerciales ni como rótulos de establecimientos en el Registro de la
Propiedad Industrial. ¿Cree usted que este proyecto de ley debiera de
ocuparse de facilitar el acceso al máximo de protección jurídica que
dispensa el Registro de la Propiedad Industrial por mecanismos,
cualesquiera que sean, de fomento y promoción del acceso al registro
de esos rótulos?
Nada más, sino reiterarle mi agradecimiento por su comparecencia y
por anticipado por sus respuestas.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS: Muchísimas gracias, don José
Luis Benavides, por su presencia ante esta Comisión como registrador
mercantil central.
He de comenzar respondiendo al señor Navarrete, porque realmente
alguna de las dudas que le ha suscitado el proyecto de ley a mí
también se me plantearon, pero posteriormente, a través de un estudio
más en profundidad del mismo, se me despejaron. Efectivamente, existe
un problema de coordinación entre la sección de denominaciones
sociales del Registro Mercantil Central y la Oficina Española de
Patentes y Marcas, que asume el antiguo Registro de la Propiedad
Industrial, pero realmente en el proyecto de ley, en lo que se
refiere a la coordinación entre las denominaciones sociales inscritas
en el Registro Mercantil Central y los nombres comerciales no
registrados pero que sí tienen incidencia en el tráfico, el problema
se suscita y se resuelve en el artículo 90.2, en la medida que
permite a los nombres comerciales no registrados la posibilidad de
oponerse al registro de nombres comerciales que utilicen esa misma
denominación cuando además se dé la característica de que cause
perjuicios adicionales al, digamos, titular del nombre comercial no
registrado y que a su vez induzca a confusión en el tráfico. Ello no
hace sino introducir en este proyecto de ley el principio
general establecido creo recordar que en el artículo 11 de la Ley de
Competencia Desleal, de 11 de enero de 1991. Creo que con ello queda
suficientemente despejada esa posible duda. En relación con la marca
o el signo distintivo como objeto del derecho de propiedad, creo que
efectivamente es correcta la utilización del derecho de propiedad,
porque ese derecho puede comprender bienes corporales, incorporales,
materiales o inmateriales, y en este caso estamos en presencia de un
bien inmaterial. Y no solamente es eso, sino que ya nuestro Código
Civil, si bien no se refiere a los signos distintivos de la
competencia, sí habla en concreto de propiedades especiales
refiriéndose a otro tipo de posibles objetos del derecho de
propiedad.
Las preguntas que voy a formular al señor registrador mercantil
central se refieren a la coordinación entre denominaciones sociales y
nombres comerciales, porque si bien es cierto que el nombre comercial
no registrado puede tener oposición a la posible ejecución del
registro del nombre comercial, sin embargo, la situación recíproca no
está prevista en nuestra legislación, es decir, en el caso del nombre
comercial registrado, anterior a la solicitud de inscripción o de
inscripción misma en el Registro Mercantil Central de la denominación
social de turno, no está prevista la posible impugnación de la
denominación social por parte del titular del nombre comercial
registrado anteriormente.
Aparte de esto me gustaría reflexionar y sugerirle también al señor
compareciente de que reflexionáramos todos en voz alta acerca de algo
que a mí siempre me ha llamado la atención en relación a las
denominaciones sociales y es el rango normativo que tiene la
regulación de las mismas en nuestro derecho, que curiosa y
paradójicamente es el reglamento del Registro Mercantil, que, como
todos ustedes saben y es lógico suponer, no por ser reglamento
presupone el rango de la norma, y es un real decreto el que regula
las denominaciones sociales en nuestro derecho de sociedades
históricamente, desde siempre y en la actualidad, y curiosamente
también la posible enmienda que sugiere don José Luis Benavides en
relación con este proyecto de ley se refiere a la modificación de un
artículo de un reglamento, lo cual es algo insólito.
A mí me gustaría, reflexionando todos en voz alta, que tuviéramos la
posibilidad de estudiar la elevación de rango en lo que se refiere a
las normas que regulan las denominaciones sociales en nuestro
derecho; y no solamente estudiar la elevación de rango en cuanto a lo
que supone de protección de un derecho esencial y fundamental de una
persona jurídica, cual es su nombre, y podíamos incidir también en
este caso en personas jurídicas que no tienen acceso al Registro
Mercantil, cuales son las fundaciones -y se que está previsto el
acceso posible, pero no necesario, de otras personas jurídicas
amparadas en otro tipo de registros públicos en su posible acceso a
la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central-, sino
que me parece
importante establecer normativamente no ya un paralelismo, sino una
identidad entre las causas de prohibición absoluta y relativa en lo
que se refiere a nombres comerciales y que fuesen exactamente
idénticas en lo referente a las denominaciones sociales. Poco más le
voy a preguntar. Esta reflexión que lanzo al aire es una reflexión
propia y no quiero en absoluto que sea compartida por el señor
compareciente, ni que reflexione tampoco en voz alta acerca de la
sugerencia. Le agradezco de nuevo su comparecencia, que fue
solicitada a instancias nuestras, a los efectos de que ilustrase ante
esta Comisión, precisamente por lo que decía en mi intervención
anterior, para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' de la
problemática que existe entre denominaciones sociales y su posible
colisión y coordinación necesaria con los nombres comerciales.
La señora VICEPRESIDENTA: Para responder a las preguntas que le han
sido formuladas por los portavoces parlamentarios, tiene la palabra
el señor Benavides del Rey.
El señor REGISTRADOR DEL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL (Benavides del
Rey): Pido permiso para alterar el orden de cuestiones, de manera que
pueda haber una cierta lógica en la respuesta de mayor a menor y de
lo más general a lo más concreto.
En primer lugar, prefiero pasar por ignorante, pero no introducirme
en un campo que no es el mío propio, ni intelectual ni
doctrinalmente, como es el anteproyecto de ley de marcas en sí mismo
considerado. En cualquier caso la formulación que se ha hecho
anteriormente de la naturaleza jurídica de las marcas es evidente que
puede enmarcarse dentro del campo del derecho de propiedad
intangible; así se inventaria, además, desde el punto de vista de los
estados financieros, como un intangible. Es cierto que hay una
diferencia fundamental entre lo que es la marca y la denominación
social. La marca es transferible, es embargable. La denominación
social -es el criterio que se ha mantenido en el Registro Mercantil
Central desde hace diez años- está sujeta al ius cogens, a normas
imperativas; normas imperativas que suponen, primero, no cambio del
beneficiario del nombre concedido nada más que en casos muy
concretos. El legislador en el año 1989 comprobó de una manera
palmaria que se abusaba de la posible comercialización del nombre
concedido a favor de determinadas personas. Era muy frecuente la
obtención de un nombre y después, socios y familiares que discutían.
Filtraciones que había, que son corrientes dentro del mundo de la
empresa o de la Administración, daban lugar a que alguien obtuviera
un nombre social y luego comerciara con el mismo abusivamente
mediante precio. El legislador, en el año 1990, establece un conjunto
normativo -ahora me voy a referir un poco al rango normativo porque
estoy absolutamente de acuerdo con la postura del señor Fernández
de Trocóniz- y establece como principio el plazo de duración
de las denominaciones sociales, la reserva provisional o definitiva,
una vez que ya se ha creado la sociedad, la no posibilidad de
transferencia, etcétera. La naturaleza de la denominación social,
como -insisto- se aproxima lo más posible a lo que es el nombre y
apellido de una persona física, no cabe duda de que está fuera del
comercio de los nombres, son derechos personalísimos y no
transferibles.
Con relación al rango normativo estoy totalmente de acuerdo. Resulta
chocante y no es la primera vez que lo he oído, pero me alegra oírlo
de nuevo. La única referencia que la denominación social tenía en
nuestra legislación anterior al año 1989 era el artículo 144 del
reglamento del Registro Mercantil de 1956, pero resulta chocante que
tras la reforma de 1989 el rango normativo sea un real decreto, que
aprobó un reglamento, y que no se contenga ninguna referencia a la
denominación social de las entidades; estamos hablando del orden de
millón y medio de entidades con forma societaria en España.
Efectivamente es un tema a reflexionar.
Hay una cuestión en cambio en la que hay una pequeña diferencia de
matiz. La propuesta que aquí se formula no modifica el reglamento;
completa el reglamento, quizá sea interesante mantener ese matiz. El
reglamento habla de entidad notoria y lo que se pretende es que,
junto a las entidades notorias, en la calificación del registrador
mercantil central se advierta la posible colisión de la expresión
denominativa pedida o solicitada con marcas renombradas o notorias,
es decir, se completa más que se modifica.
Vayamos ahora a contestar las primeras preguntas, cuestiones o
reflexiones formuladas por su señoría.
Convivencia entre marcas y denominaciones. A lo mejor estoy
equivocado, pero en la vida real parece que cuando la convivencia no
es posible surge el enfrentamiento e inmediatamente se adoptan las
posturas procesales o extraprocesales para que la situación de
conflicto acabe. Pero en la realidad a mí me da la impresión de que
hay muchas sociedades con denominaciones sociales, que coinciden
absolutamente con marcas no renombradas o notorias, porque si no la
convivencia es imposible. En la mayoría de los casos conviven con
marcas registradas sin ningún problema. Lo que pasa es que a mi modo
de ver la convivencia no es fácil y sí se genera confusión con otro
tipo de situaciones anómalas, pero que probablemente nos desborda el
marco en que aquí nos situamos. Es contrastable diariamente que en el
ámbito del derecho societario del comerciante individual surge una
utilización abusiva, distorsionada, confusa, probablemente más bien
derivada no de la mala fe sino de la ignorancia entre lo que es el
nombre comercial, que puede ser el anagrama de las denominaciones
sociales, si la denominación social, su abreviatura o anagrama puede
convertirse en nombrecomercial. Banesto, nombre comercial, no es la
denominación social del Banco Español de Crédito, y quien dice
Banesto dice miles y miles de casos que estamos viendo diariamente.
Algunas veces, en plan anecdótico, vamos por la calle y rara es la
furgoneta Citroën que antes de la forma social S.L. establece no la
denominación social de la fontanería o del taller de carpintería o el
de muebles, sino el anagrama, mezclado además con otras cosas que no
sabes si es el rótulo del establecimiento, el nombre del conductor de
la furgoneta, etcétera. En la experiencia diaria y después de varios
años, esto va más allá de la Ley de marcas. Sería necesario
plantearse y reflexionar sobre la necesidad rotunda de clarificar la
utilización debida de lo que es la denominación social a todos los
efectos legales, o sea, si una sociedad se llama, por ejemplo,
Rotulaciones del Norte, no puede andar por ahí llamándose Ronor, S.
L., sino Rotulaciones del Norte, no sólo a efectos de las nóminas, de
la Seguridad Social, de la presentación de estados financieros, de la
presentación del impuesto de sociedades, sino de cualquier
circunstancia jurídica. Yo digo muchas veces que una persona se puede
llamar José María y en su casa le pueden llamar Pepe, pero usted no
puede concertar un préstamo hipotecario ni hacer un testamento como
Pepe, que es lo que se pretende en muchas ocasiones. Estas
circunstancias han venido agravadas en los últimos meses, como todos
sabemos, probablemente por el tema de los nombres de dominio, en que
ya se trata de obtener no la cuadratura del círculo, sino muchas más
cosas al mismo tiempo: que el nombre de dominio, cuanto más corto
mejor, coincida con la denominación social, con el nombre comercial y
a ser posible con la marca, todo ello unido. Esta refriega creo que
es importante, aunque pienso que esto nos llevaría a otros campos de
reflexión distintos. La denominación social debe utilizarse en todas
las relaciones jurídicas de manera nítida, inequívoca. Por eso mi
posición absolutamente contraria a que la denominación social, junto
a la forma social, aparezca punto com, punto es, punto or, punto eu
-cuando surja-, etcétera, porque debe evitarse a toda costa la
confusión. Pensemos que la sociedad está sujeta fundamentalmente a un
principio constitucional que es el de seguridad jurídica. ¿Libertad
de mercado? Sí, 38, pero seguridad jurídica, 9 de la Constitución
española, y esa seguridad jurídica conlleva que todas las
administraciones interesadas, que son muchas -en la práctica diaria
vemos que son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía
y Hacienda, Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Justicia...-, y
los innumerables terceros en términos generales -accionistas,
acreedores, inversionistas, postulantes a participar en la sociedad-,
todas estas entidades o personas físicas, tienen derecho a saber con
quién están hablando y que no se haya confundido ese nombre con el
anagrama o abreviatura, que puede ser nombre comercial, o con una
marca elevada a la categoría de anagrama en la vida usual. Ahí es
donde yo creo que habría que reflexionar, pero por otro lado insisto
en que es bastante corriente una convivencia razonablemente pacífica.
Los principios registrales. Insisto en que tengo un cierto rubor a
trasladar principios de funcionamiento del sistema registral, tanto
inmobiliario como mercantil, a otras esferas. Algunas veces se ha
criticado que en cuanto se puede se intenta meter principios
extraordinariamente jurídicos en normas que regulan, por ejemplo,
funciones claramente administrativas o de registros administrativos,
lo que conlleva una dificultad de interpretación, una mayor
burocratización en la función. Habría que ver cuáles de ellos son los
necesarios. Desde luego en materia de denominación social hay
prioridad, porque evidentemente la calificación se basa
fundamentalmente en la prioridad, en el orden de llegada, puesto que
puede haber incompatibilidad en función de la hora o incluso del
minuto de llegada, ya que se pueden presentar por correo electrónico
denominaciones sociales; hay calificación y hay legitimación.
Diariamente se está certificando a juzgados y tribunales no cuando la
sociedad ha surgido ya al tráfico mercantil con un nombre, sino que
incluso en la mera fase de otorgamiento del nombre a favor de un
beneficiario concreto, se está solicitando por juzgados y tribunales:
dígaseme a favor de quién se ha dado. Hay, por tanto, principio de
legitimación registral. No hay, en cambio, el juego del trato
sucesivo en principio, y trasladar de una manera global los
principios registrales o bien al campo del derecho marcario o bien al
del derecho de sociedades en materia de denominación social, en sede
de denominación social, puede resultar quizá exagerado.
Hay un tema importante, contestando también a la pregunta de S.S.:
¿qué pasa cuando una denominación no convive pacíficamente con una
marca o con un nombre comercial o una marca no convive con una
sociedad que tiene un nombre que es idéntico al suyo? Este es un tema
en el que sí hay un paralelismo entre lo que sucede en España y lo
que sucede en el resto de los países del mundo, y es que, planteado
ya en términos procesales, el juez puede optar, primero, por remitir
al Registro Mercantil provincial correspondiente en que tiene su sede
la sociedad un mandamiento para que se practique anotación preventiva
en la hoja abierta a la sociedad, advirtiendo de que hay posibles
interesados con intereses contradictorios. Pero luego el 417 es más
rotundo, dice que, en los casos en que el juez aprecie que se dan
circunstancias tales como para obligar a la sociedad a cambiar su
denominación -no digo que sea frecuente, pero sí ocurre de vez en
cuando-, el juez remite un mandamiento al Registro Mercantil y
bloquea la hoja social, de manera que a partir de ese momento el
registrador mercantil provincial no puede practicar ningún asiento
relacionado con esa sociedad.
Sin embargo, aquí, y al hilo de la cuestión planteada, yo formularía
una propuesta. Lo que no sé es dónde llevarla. Una sociedad es
obligada por el juez a cambiar
judicialmente la denominación y en la práctica -nosotros lo estamos
viendo, probablemente esto se pueda contrastar- muchas veces la
sociedad no cumple el mandato judicial, con lo cual nos encontramos
ante una inoperancia de lo dispuesto por el juez. A mí se me ha
obligado a cambiar la denominación, pero si resulta que es una
sociedad disuelta, no tiene brazos, piernas, dedos como para actuar,
carece de órganos de administración, no tienen el menor interés en
buscar a los socios, tomar acuerdos mediante una junta universal para
revitalizar esos órganos y cambiar la denominación social, que exige
un acuerdo social sujeto a mayorías reforzadas, es papel mojado, y
mientras tanto hay una entidad que ha pleiteado, que ha ganado el
pleito, que se ha gastado dinero. La verdad es que yo a lo largo de
estos 10 años sí que he reflexionado bastantes veces en la necesidad
de una norma -a lo mejor es oportuna aquí- que en el caso de que un
tribunal dicte sentencia favorable al titular de una marca o nombre
comercial y obligue a cambiar la denominación social a una sociedad,
si la misma en el transcurso de un tiempo -el que se fije, pueden ser
tres meses, cuatro meses, un año, yo me inclinaría por un plazo muy
corto porque no puede ser que después de un pleito pasen otros dos
años, me inclinaría por un plazo muy taxativo- no cambia, entonces
automáticamente se produce la extinción de la sociedad. Creo que
sería un precepto favorable, porque mientras la sociedad no cambie su
denominación no queda libre el nombre, y el registrador mercantil
lógicamente no puede disponer de un nombre que está bloqueado. Lo que
sería inconcebible es que esa sociedad cambiara judicialmente su
nombre o se hiciera desaparecer el nombre y existiera entonces una
sociedad sin nombre; una sociedad no puede existir sin nombre, luego
o se obliga por el juez a cambiar y se cumple lo que dice el juez, o
si no lo mejor es que esa sociedad se extinga, pero porque lo dispone
la ley.
Creo que con esto he contestado prácticamente a casi todas las
cuestiones formulados. Si me he olvidado de algo les ruego que, por
favor, me lo recuerden.
La señora VICEPRESIDENTA: Me van a permitir SS.SS., y especialmente
usted, una licencia referida a las primeras palabras de su
intervención, y es que en modo alguno puede parecer ignorancia lo que
en rigor es positivo y conceptual.
Muchas gracias, por su presencia y por su contribución al desarrollo
de este proyecto de ley.
- DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (DON ALBERTO DE ELZABURU). (Número de expediente 219/
000202.)
La señora VICEPRESIDENTA: Siguiendo el proceso parlamentario de
comparecencias, tiene la palabra don Alberto de Elzaburu.
El señor VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (don Alberto de Elzaburu): Señora presidenta, señores
diputados, miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Deseo, en
primer lugar, mostrar mi agradecimiento y satisfacción por haber sido
invitado para informar ante ustedes, como representante del Colegio
Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, en relación con el
proyecto de ley de marcas.
No es mal hábito, señorías, sobre todo el extendido en los países
anglosajones, el que cuando el exponente no es conocido por su
auditorio, se identifique, de suerte que puedan valorar mejor sus
ideas. Yo me llamo Alberto de Elzaburu. Soy agente oficial de la
Propiedad Industrial desde 1955. Soy asimismo abogado, pero con un
ejercicio limitado. Pertenezco a una saga familiar de profesionales
de la propiedad industrial. Mi abuelo, Julio de Vizcarrondo, fue el
primer profesional español de la propiedad industrial. Inició su
ejercicio en 1865. En 1880 se asoció con su sobrino, Francisco de
Elzaburu Vizcarrondo, que continuó el ejercicio profesional en España
y a nivel internacional, de suerte que en 1897, año de la fundación
de la Aippi, Asociación Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial, fue designado como único miembro español de su
comité ejecutivo internacional. Posteriormente, en 1904, don
Francisco de Elzaburu fundó la asociación española de la Aippi,
precursora del grupo español de la Aippi que hoy preside doña María
de la Concepción Baylos, que hoy nos acompaña y que a las siete de la
tarde ha sido también citada por SS.SS. para comparecer ante esta
Comisión. Sigo brevemente con esta historia familiar. En 1921 y 1924
continúan la saga Elzaburu mi padre y mi tío, y yo en 1948 me
licencié en derecho en al vieja facultad de la calle San Bernardo, y
desde entonces estoy trabajando en nuestra firma. He tenido una larga
y maravillosa vida profesional, con intensa actividad internacional,
y sólo mencionaré que entre 1975 y 1978 fui presidente de la
Federación Mundial de Profesionales de la Propiedad Industrial. Están
ustedes, por tanto, escuchando a un profesional de 73 años, que ha
dedicado 53 años de su intensa vida a la rama del derecho que hoy nos
ocupa.
No estoy ante ustedes, señorías, a título privado, sino como
vicepresidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Industrial, institución que agrupa alrededor de 500 profesionales,
cuya función principal, como señala la Ley de patentes, es aconsejar,
asistir o representar habitualmente a terceros en la obtención de las
diversas modalidades de propiedad industrial que se tramitan en la
Oficina Española de Patentes y Marcas. Asimismo, los agentes
españoles que son agentes europeos de patentes, representan a sus
clientes ante la Oficina Europea de Patentes de Munich, y los que son
agentes europeos de marcas representan a sus clientes ante la Oficina
de Armonización del Mercado Interior, OAMI, también llamada Oficina
Comunitaria de Marcas
y ubicada en Alicante. De la ubicación de esta oficina comunitaria en
Alicante me siento gozosamente feliz y de alguna manera
corresponsable, dada la labor que efectué en España y a nivel
internacional como presidente portavoz de la comisión oficial de
apoyo al establecimiento en España de la Oficina Comunitaria de
Marcas, que presidí entre 1986 y 1993, fecha en la que el Gobierno
consiguió para España esta extraordinaria oficina comunitaria.
Finalmente, y antes de entrar en el tema del que me ocuparé casi
monográficamente y que será el del procedimiento de registro de
marcas, quisiera valorar muy positivamente el texto del proyecto y
felicitar a sus autores. Considero que con el mismo se consigue un
texto equilibrado y moderno que mejora la ley actual. Puedo decir,
puesto que está ausente en estos momentos y no hiero su modestia, que
se debe en gran parte a la labor magnífica del subsecretario de
Ciencia y Tecnología, que ha sido cocinero antes que fraile, puesto
que antes de ser subsecretario fue director de la Oficina Española de
Patentes y Marcas.
A la hora de analizar el procedimiento de concesión establecido en el
nuevo proyecto, creo que deberíamos partir de una consideración
previa importante. Así, y al contrario de lo que ocurre con ciertos
aspectos en los que a nivel internacional o supranacional existen
tratados o directivas que obligan a la armonización de las
legislaciones nacionales, hasta la fecha siempre se ha dejado
soberanía plena a los países para establecer las reglas del
procedimiento de registro de marcas. No existe, en consecuencia,
ninguna obligación de establecer un procedimiento determinado.
Antes de entrar a analizar el procedimiento de registro de la Ley de
marcas hoy día vigente, de 1988, y el recogido en el nuevo proyecto,
voy a exponer sucintamente el procedimiento de registro de la marca
comunitaria. Quiero justificar esta breve referencia con el deseo de
que se vea que este procedimiento, a pesar de su modernidad y de su
carácter supranacional, tiene aspectos mejorables, que son
precisamente los que creo que deberíamos introducir en el
procedimiento español. Y ello para conseguir que el sistema español
tenga una ventaja competitiva frente al comunitario, que lleve a que
las marcas españolas se concedan con las mismas o mayores garantías
de seguridad jurídica que las comunitarias, pero en un plazo inferior
de tiempo.
El procedimiento de concesión de una marca comunitaria se caracteriza
porque el examen de forma de las prohibiciones absolutas de registro
es realizado por la OAMI con anterioridad a la publicación de la
solicitud. Solamente superado este examen se ordena la publicación de
la solicitud, principalmente a los efectos de que los terceros puedan
oponerse alegando su titularidad sobre derechos anteriores. Por lo
demás, hay que señalar que la OAMI no realiza un examen de
anterioridades que pueda conducir a la denegación de oficio de una
solicitud por su incompatibilidad con un registro
anterior. Si el titular del registro anterior no se opone, la Oficina
Comunitaria de Marcas no puede entrar a analizar si la marca
comunitaria solicitada es incompatible o no con tal marca anterior.
La deficiencia que yo aprecio en este procedimiento, señorías, deriva
de la circunstancia de que el examen que realiza la OAMI es anterior
a la publicación de la solicitud. De tal manera que, si considera que
la marca comunitaria incurre en una prohibición absoluta, el
procedimiento de concesión se puede alargar mucho por los diversos
recursos posteriores. Además, si en una ulterior instancia el
Tribunal de Justicia de las comunidades europeas revoca la decisión
de la OAMI, esto no supone que la marca comunitaria quede concedida;
al contrario, la aceptación del recurso supondrá sólo que la marca se
publicará en el Boletín de marcas comunitarias abriéndose con ello el
plazo para la presentación de oposiciones de terceros, lo que
determinará que el procedimiento de registro prosiga, se abran nuevos
recursos e incluso se deniegue la marca por estimación de una
oposición. Es decir, hay decisiones sucesivas y separadas en el
tiempo, que dan lugar además a posibles recursos igualmente sucesivos
y separados en el tiempo.
El procedimiento de registro que recoge la actual Ley de marcas, que
tienen ustedes esquematizado en el primero de los diagramas que les
han sido entregados, consta de las siguientes fases: una fase, examen
de irregularidades formales, por ejemplo, para que nos entendamos,
falta de algún documento. Este examen se realiza antes de la
publicación de la solicitud y también incluye el examen de si la
solicitud supone un atentado por ejemplo contra los valores
esenciales de una sociedad democrática. Se pretende con ello evitar
que se publiquen en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
marcas como gora ETA o como fue en su momento publicada la marca 23-F
para distinguir una publicación. Segunda fase. Publicada una
solicitud se abre la fase de presentación de oposiciones por parte de
terceros, para lo cual la ley otorga un plazo de dos meses -estoy
siempre hablando del procedimiento actual-. Transcurrido ese plazo se
abre la fase en la que la Oficina Española de Patentes y Marcas
realiza el examen de oficio, que incluye el análisis de las
prohibiciones absolutas. Y como estos términos son muy técnicos les
doy un ejemplo aclaratorio: son prohibiciones absolutas el registro
de marcas genéricas o descriptivas. También examina algunas
prohibiciones relativas, por ejemplo, a apellidos ajenos, así como la
realización de un examen de anterioridades, es decir, marcas
anteriores confundibles. Esto es lo que hace actualmente la Oficina
Española de Patentes y Marcas. En todo caso, las objeciones de oficio
y las oposiciones dan lugar a una suspensión única del expediente, a
una resolución también única y a unas vías de recurso igualmente
únicas.
Ahora, señorías, paso a hablar del nuevo proyecto de ley que hoy
estamos revisando. El procedimiento de concesión se articula a través
de las tres fases diferenciadas
siguientes, según figura en el segundo de los diagramas que les han
sido entregados: a) Examen de admisibilidad y de forma de la
solicitud que realizarán las comunidades autónomas, y ya ha sido
citada la sentencia del Tribunal Constitucional que lo exige; b)
examen de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas que
incluye tanto el examen de las prohibiciones de registro como el de
anterioridades; c) publicación y apertura del trámite de llamamiento
a las oposiciones de terceros.
Desde el punto de vista del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Industrial que represento el proyecto cae en el mismo
defecto en que incurre la actual ley. Ambos textos disocian el
procedimiento en tres fases diferenciadas que entendemos podrían
perfectamente agruparse en dos, con lo que se ganaría mayor rapidez
en la tramitación, que es uno de los objetivos básicos de esta
reforma. Además el problema en el caso del nuevo proyecto de ley se
agrava ya que el retraso que puede producirse será aún mayor porque
las tres fases se han conceptuado como sucesivas, que solamente se
inician una vez que se haya superado con éxito la fase anterior.
Habrá, así como en el procedimiento en materia de marca comunitaria,
suspensiones y resoluciones del expediente sucesivas y separadas, con
las consiguientes y posteriores vías de recurso sucesivas y separadas
también, tal como pueden ver gráficamente en el diagrama del nuevo
proyecto en el que esas fases quedan debidamente reflejadas.
A pesar de la calidad excelente que tiene este anteproyecto -y no me
cansaré de felicitar a sus autores- la buena intención del nuevo
proyecto de intentar que se gane en rapidez y eficacia a la hora de
concederse las marcas resulta en un procedimiento mucho más lento,
complejo e inseguro que el actual para el caso de que la solicitud
tenga algún problema. En el fondo considero que ese defecto que he
señalado en el procedimiento de marca comunitaria es el defecto de
que adolece también el procedimiento previsto en el nuevo proyecto de
ley. En efecto, el procedimiento será más lento, se demorará durante
años incluso si la Oficina Española de Patentes y Marcas niega en el
primer momento la inscripción de una solicitud, por ejemplo, por
considerarla engañosa o genérica y tal decisión es recurrida. Cuando
al término de un recurso contencioso- administrativo la marca sea
considerada eventualmente apta para su publicación habrán
transcurrido, señorías, años y en el ejemplo que estamos poniendo,
tal como ocurre con la marca comunitaria, la estimación del recurso
no supondrá que el registro de marca queda concedido; lo único que
habrá conseguido el solicitante es que su solicitud de marca se
publique, de tal manera que siguiendo con el sistema establecido en
el nuevo proyecto se abrirá entonces un plazo de oposiciones que
podrá derivar en la denegación posterior de la solicitud si la
Oficina Española de Patentes y Marcas encuentra fundada la oposición
de terceros. Además, la
pretendida eficiencia que persigue el proyecto tampoco se conseguirá.
El solicitante interesado en obtener protección para el signo elegido
tardará en ocasiones mucho más tiempo en lograrla que en la
actualidad, con el agravante de que en determinadas ocasiones sólo se
apercibirá de la inviabilidad de su marca mucho después de haberla
solicitado. Tampoco será eficiente el sistema para el titular de
derechos anteriores afectados por una nueva solicitud, pues tendrá
que hacer frente a la carga de la espera, a su tardía publicación
para poder impugnarla. Tampoco se me antoja eficiente para la propia
Oficina Española de Patentes y Marcas ya que quizá puedan verse
abocados a revisar sus decisiones sobre una misma marca en diversas
ocasiones: primero, la resultante del examen de oficio y más tarde la
misma o parecida, pero en este caso resultante del trámite de
oposiciones.
Señorías, en el intento de ayudar a encontrar soluciones que sirvan
para conseguir los objetivos del nuevo proyecto -y vuelvo a repetir
que este es un excelente proyecto-, que son eficiencia y rapidez, a
lo que yo añadiría seguridad jurídica, me voy a permitir realizar la
siguiente reflexión o sugerencia alternativa que está reflejada en el
último de los tres diagramas que les han sido entregados bajo el
título propuestamejora del proyecto de ley. Para conseguir un
procedimiento mucho más rápido deberían reducirse sus tres fases
citadas solamente en dos. Una, examen de admisibilidad y de forma
realizado por el organismo competente de la comunidad autónoma que
una vez superado dará lugar a la recepción de la solicitud por la
Oficina Española de Patentes y Marcas, que realizará un examen
meteórico sobre si la solicitud es contraria a valores esenciales
para evitar publicaciones de marcas del tipo que antes mencioné: 23
F, gora ETA, etcétera.
Segunda fase. Superado este examen, la Oficina ordenaría la
publicación de la solicitud con la apertura del plazo de oposiciones
y mientras está abierto este plazo, la propia Oficina Española de
Patentes y Marcas hará paralelamente el examen de fondo, es decir, el
examen de prohibiciones y el examen de anterioridades. Con el
procedimiento unificado que se propone, distribuido en dos grandes
fases donde el examen de fondo es posterior a la publicación y corre
en paralelocon el plazo de oposiciones, se gana en claridad
procedimental, rapidez en la tramitación del expediente y,
finalmente, se lograr la eficiencia que se persigue, acompañándose
todo ello de la seguridad jurídica necesaria. La rapidez respecto al
procedimiento de la ley actual se logra por cuanto se fusiona el
trámite de oposición con el examen de fondo, de tal manera que la
Oficina Española de Patentes y Marcas adelanta la realización de éste
respecto a lo que señala la actual ley. La eficiencia, especialmente
la simplicidad buscada, se consigue al haber un único acto de
suspenso de fondo, con lo que al solicitante se le comunican en un
solo acto todas las objeciones a su marca, lo cual hace que
éste no tenga que esperar a una eventual y tardía publicación de su
solicitud para conocer si, por ejemplo, un tercero se va a oponer.
Finalmente, el procedimiento otorgaría una seguridad jurídica mayor a
todos los interesados, pues además de las ventajas que como las
descritas tiene para el solicitante, también esas mismas ventajas
existirán para los terceros titulares de marcas registradas, que para
ser parte en el procedimiento y oponerse a la solicitud no tendrán
que esperar a que ésta se publique una vez superados los exámenes de
fondo y de forma que, como hemos dicho, pueden tardar años.
En definitiva, entiendo que este procedimiento mejoraría el previsto
en la ley actual y ayudaría a corregir los defectos detectados en el
procedimiento de marca comunitaria y en el procedimiento del nuevo
proyecto, consiguiendo de esta manera un procedimiento altamente
competitivo y completo, con arreglo al cual una marca se puede
conceder o denegar en un plazo inferior al actual y mucho menor que
en el caso de la marca comunitaria, probablemente en un tiempo no
superior a cinco o seis meses si la solicitud no es objetada y no
superior a ocho si tiene alguna objeción de fondo o alguna oposición.
Verán, señorías, que abogo por un sistema muy similar al de la ley
vigente, así se aprecia en los diagramas que tienen ustedes delante.
Ahora bien, yo sé que lo que pretendo choca tanto con el
procedimiento regulado en el nuevo proyecto que tal vez las
aspiraciones del colectivo que represento sean difíciles de
consensuar, y por eso me permito apuntar una hipótesis alternativa
para el caso de que nuestras pretensiones, tomadas en su integridad,
se consideren inviables. Se trataría de reconsiderar el trámite del
examen de oficio de anterioridades, a través del cual la Oficina
Española de Patentes y Marcas cita de oficio solicitudes o registros
anteriores que puedan considerarse confundibles con la nueva
solicitud. En relación con este examen, quiero señalar que ha sido
tradicional en nuestro derecho de marcas y que se ha justificado
hasta ahora con el argumento de la defensa de los pequeños
empresarios. No obstante, en el siglo XXI, en una sociedad
globalizada y en donde la información y comunicación es fluida y los
cambios en la dinámica empresarial se producen cada vez más rápidos,
el mantenimiento de tal examen de anterioridades puede tener
inconvenientes que incluso puedan resultar negativos para los
pequeños empresarios. Piénsese en un modesto emprendedor que quiere
poner en marcha un negocio y proteger una marca para distinguir sus
productos o su actividad, lo que le interesa es un procedimiento de
registro rápido y sencillo, pero puede encontrarse con el obstáculo
de una marca que, aunque en vigor registrada, esté abandonada de
facto, y así una y otra vez a cada intento de protección de una
denominación diferente, con la particularidad de que la marca
obstaculizante puede ser no la de un pequeño empresario, como nuestro
héroe, sino la de una gran empresa multinacional
cuyos intereses son los defendidos por el examen de
anterioridades que hace la oficina española.
Tampoco se pueden ocultar, señorías, los efectos perversos que para
el solicitante pueden derivarse de la eliminación de los quinquenios,
tasa a pagar al quinto año de la vida legal de una marca. En efecto,
con la Ley de 1988, y antes de la supresión de los quinquenios, el
abandono de marcas por sus titulares se materializaba en muchas
ocasiones en el impago del segundo quinquenio, que debía producirse
al quinto año a contar desde la solicitud; y esto facilitaba la
superación de objeciones potenciales o reales en razón de la
caducidad ocurrida. En el nuevo proyecto, la falta de interés del
titular de un registro no se manifiesta más que cuando al término de
diez años de su vida legal deja de renovarse aquél. Y siendo las
cosas así, parece claro que los riesgos de que la Oficina Española de
Patentes y Marcas se vea obligada, muy a su pesar incluso, a proteger
intereses que el propio titular abandona desaparecerían con la
eliminación del examen de anterioridades. Por estos motivos muchos se
preguntan si el mantenimiento del examen de anterioridades está
reñido con la dinámica empresarial, que hace a las marcas más
efímeras, pues los gustos de la gente también son más variables, lo
cual puede traer como consecuencia que aunque las marcas se registren
para diez años - pues así lo establece la ley- realmente a los dos o
tres años estén en situación de desuso o abandono. Además, el
elogiable objetivo perseguido por el examen de anterioridades (que es
en realidad la fórmula que nuestro colectivo preferiría y, sin
embargo, ahora estamos tratando esta fórmula alternativa) no se puede
cumplir al cien por cien en ningún caso, ya que siempre queda abierta
la puerta de la marca comunitaria por la que entran en España marcas
a las que no se les puede objetar, de oficio, marcas anteriores. Y no
se olvide que estamos hablando de un número extraordinariamente alto
de marcas comunitarias, nada menos que 103.977 marcas comunitarias
habían sido registradas hasta el 31 de marzo pasado, en cinco años de
funcionamiento del sistema, y de un total de 213.789 solicitudes
presentadas en el mismo período de tiempo. Además, piensen que
manteniendo el examen de anterioridades se hace más difícil el
registro de marcas españolas que el de marcas comunitarias. Si eso
fuera así, si fuera más difícil registrar las marcas españolas que
las marcas comunitarias, habría todavía una fuga mayor de solicitudes
hacia la vía comunitaria, pues las empresas seguirían la máxima de
que lo importante es obtener el registro, huyendo de obstáculos
derivados del examen de anterioridades, que en el sistema de la marca
comunitaria no existen.
En resumen, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial
es de la opinión que debe mantenerse el examen de fondo, incluyendo
el examen de anterioridades que la Oficina debería realizar duranteel
plazo de trámite de presentación de oposiciones; es
decir, debe haber siempre unificación de esos períodos. Pero como el
objetivo principal que debe lograrse -y que entiende bien este
Colegio- es la unificación de las fases del examen de fondo y
oposición, este Colegio no objetaría una fórmula alternativa de
compromiso que, partiendo de la mencionada unificación de trámites,
contemplara la supresión del examen de anterioridades. Y todo ello en
mor de la deseada rapidez y eficiencia invocadas en la exposición de
motivos del nuevo proyecto que SS.SS. tienen que considerar.
Finalmente, el colectivo que represento cree que no es razonable que
no haya una disociación de la tasa de solicitud entre tasa de
solicitud propiamente dicha y tasa de registro. La primera, la tasa
de solicitud, se cobraría a todo el que solicite una marca y la
segunda, la tasa de registro, sólo al que obtenga su registro. En el
sistema del nuevo proyecto resultaría que pagaría lo mismo quien
viera denegada su marca que el que obtuviera su registro.
Evidentemente ello no es lógico, aparte de que no responde al
concepto de tasa como precio de un servicio público. Quien no obtiene
el registro no disfruta del servicio público de la protección
registral de su derecho.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías, por su
atención y por su paciencia.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Silva Sánchez.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, don Alberto Elzaburu, por su
comparecencia en esta Comisión. Yo querría plantearle dos cuestiones.
Una, relativa a un tema que no ha tratado pero que estoy seguro de
que la presidenta verá la absoluta congruencia con su comparecencia,
es la opinión que le merece a su Colegio la disposición adicional
tercera cuando establece la modificación del artículo 155 de la Ley
de Patentes y hace referencia a la posibilidad de actuar ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas a los interesados con capacidad
de obrar, de conformidad con lo previsto en el título III de la Ley
30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común. ¿Qué opinión le merece este
planteamiento?
Me gustaría que me aclarase la posición o la oferta entre comillas
transaccional que hace el Colegio y que no encontramos aquí en un
diagrama. ¿Esa posición intermedia del Colegio supone admitir una
fase previa a la oposición de oficio, pero que ese examen de oficio
no haría referencia a las anterioridades sino exclusivamente a las
prohibiciones absolutas? ¿Es eso lo que ha dicho? ¿O bien hace
referencia a una tramitación en fase única de las oposiciones y del
examen pero eliminando de ese examen las anterioridades? No sé si lo
que ha dicho es que se podría llegar a admitir el examen de oficio
previo a las oposiciones pero únicamente
en cuanto a las prohibiciones absolutas y no a las anterioridades,
o si por el contrario el planteamiento que efectúa es, en esa fase
conjunta de oposición y examen, eliminar del examen las
anterioridades. No sé si me explico bien. Me gustaría, si es posible,
conocer su opinión sobre estos dos aspectos.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Empezaré por las preocupaciones que ha
expuesto y por las que el compañero que me ha precedido en el uso de
la palabra manifiesta.
Creo que todos los grupos parlamentarios hemos recibido una
comunicación de la Cámara de Comercio de Barcelona en la que se
defiende una tesis que yo creo que es idéntica a la tesis más dura de
las dos tesis que ha planteado, que es la coincidencia del examen de
oficio de las anterioridades con la oposición de los terceros.
A medida que avanzaba su intervención, yo tenía la preocupación de en
qué momento del procedimiento administrativo situaba la coincidencia
de la previsible oposición de terceros y el examen de anterioridad, y
lo ha resuelto con plena lógica, por lo menos coincidiendo con la
mía, que no sé si la podemos calificar de plena. Como la publicación
de la solicitud de marca o de nombre comercial, que frecuentemente
nos olvidamos de que también está en la ley, se hace a los efectos de
una notificación a terceros parece que en el caso de que prosperara
la tesis de que coincidiera el examen de anterioridad con la
oposición de terceros, debieran realizarse ambos, oposición y examen
de anterioridad, con posterioridad a la solicitud presentada en la
Oficina Española de Patentes y Marcas. Yo estoy plenamente de acuerdo
porque, además, me parece que es la única simultaneidad posible.
Hay también otro argumento para defender su tesis que usted no ha
utilizado. En el artículo 18 del proyecto nos encontramos con una
sorprendente exoneración de responsabilidades. En defensa de la
enmienda a la totalidad, yo comparé desde la tribuna del Pleno esa
exoneración de responsabilidad consagrada en el párrafo 2 del
artículo 18 del proyecto, que hace referencia a cuando
defectuosamente se haya verificado por la Oficina Española de
Patentes y Marcas la búsqueda de las anterioridades, con ese letrero
que aparecía en los garajes y que ahora parece que ha desaparecido
después de múltiples sentencias declarando inválida la exoneración de
responsabilidad; exoneración de responsabilidad que no debe admitirse
por la defectuosa custodia de los vehículos depositados en un garaje
o en un taller y con menos razón cuando no es el propietario de un
garaje o de un taller el que actúa sino un funcionario de la Oficina
Española de Patentes y Marcas. ¿Hasta qué punto es constitucional que
se diga que ese funcionario puede actuar irresponsablemente,
deficientemente?
Todos sabemos que la empresa privada tiene dos mecanismos que son el
palo y la zanahoria. Yo soy funcionario y tengo mucha experiencia de
contacto también como ciudadano con las administraciones públicas, y
claro que hay multitud de funcionarios que obedecen a motivaciones
morales en el desempeño de su función, pero a fin de cuentas la
naturaleza humana es frágil y necesita de ese doble estímulo,
positivo uno y negativo el otro. Si prevaleciera la aberrante idea de
que la Oficina Española de Patentes y Marcas está exonerada de
responsabilidad, el único correctivo que se puede introducir es la
conjunción de esfuerzos del tercero defendiendo posibles
anterioridades y el esfuerzo de la Administración, que a lo mejor es
muy deficiente, en la búsqueda de esas anterioridades. Por
consiguiente la exoneración de responsabilidades del artículo 18, que
naturalmente mi grupo preferiría que desapareciera, abona la tesis
que usted acaba de defender. Si estamos en la idea de que es
conveniente acortar los plazos, yo no sé que opinará usted sobre
esto, pero en la disposición adicional quinta se hace referencia al
plazo de cinco meses, por debajo del plazo tipo del procedimiento
administrativo que, como es sabido, es de seis, al de ocho meses que
ya lo rebasa, al de 12 meses que ya lo rebasa e incluso al de 18
meses, con lo cual estamos en el caso que usted censuraba -y yo
comparto su censura- de que la tramitación de un expediente de este
carácter puede durar años. Por consiguiente, todo lo que se haga en
el sentido de simultanear posibles actuaciones e incluso reducir a la
mitad los plazos de esa disposición transitoria quinta va a
beneficiar el funcionamiento de nuestra comunidad y de la
Administración pública.
Quería hacerle una pregunta porque el laconismo del informe del
Consejo de Estado me obliga hacerla. En el informe del Consejo de
Estado se hace referencia a que su Colegio criticó los artículos 47.2
y 53 del borrador que le fue sometido, que puede cambiar con respecto
al que luego se presenta en el Consejo de Ministros y el que
finalmente accede a la Cámara. De manera que ni aun pensando en los
artículos que han entrado en la Cámara numerados como 47.2 y 53 me
puedo hacer idea de cuáles fueron las objeciones que ustedes
formularon. No sé si en estos momentos estará usted en condiciones de
repentizarlo, pero me gustaría conocer aquellas dificultades que
observaron para ver si han sido resueltas definitivamente en el
proyecto o hay que tenerlas en cuenta en los trámites de ponencia,
Comisión y Pleno.
Me gustaría saber qué opinión le merece que en la primera solicitud
que se formula en la Oficina Española de Patentes y Marcas no
aparezca la designación por su nombre, apellidos y domicilio del
agente de la propiedad industrial que puede estar interviniendo en el
caso, que sí figuraba en la ley anterior y ahora ha desaparecido del
artículo 12.
La última pregunta es qué experiencia cree usted que han tenido las
marcas derivadas en las vicisitudes de la Oficina Española de
Patentes y Marcas y, en general, de las marcas en la vida de nuestro
país.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS: Gracias, señor Elzaburu, por
la comparecencia hoy en esta casa; casa a la que, respecto a los
comparecientes que vienen con ocasión de la tramitación de los
diferentes proyectos de ley solemos decir -al menos así yo lo pienso-
se suele entrar con temor y luego siempre se sale con añoranza. Es
así el Congreso de los Diputados, y es bueno que la vida social se
incorpore a la vida parlamentaria enriqueciendo la discusión de los
proyectos de ley y enriqueciendo también las diferentes posiciones
que en relación a la redacción futura de los artículos que queden
plasmados en el Boletín Oficial del Estado puedan conocerse los
diferentes criterios y opiniones, las diferentes alternativas que en
su día existieron y que dieron lugar a su concreción definitiva.
Voy a ser muy breve en las preguntas, que van a ser parcas, cortas y
escasas, en relación con lo tratado en esta Comisión. Como comentario
de carácter general, la verificación de oficio de las anterioridades
a veces da resultados chocantes, como se ha puesto también de
manifiesto antes en otras comparecencias. En ocasiones puede
producirse que, a pesar de no oponerse nadie, se puede denegar una
marca o un nombre comercial, lo que parece un contrasentido en la
medida en que, a través de los magníficos profesionales que llevan
a efecto el llámese comercio, concesión, transmisión de marcas y
nombres comerciales, a pesar de haber tenido posible acceso a
oponerse, sin embargo no se ha hecho, con lo cual podemos presumir un
consentimiento tácito a la nueva concesión de la marca o el nombre
comercial. Esto es simplemente a efectos de pura reflexión.
En cuanto a las preguntas que quería formularle, una se refiere a los
plazos normales de concesión que existen en el sistema actual español
y a los plazos de concesión en la otra oficina de carácter
internacional que también tiene su sede en España, en Alicante, la
Oficina de Armonización del Mercado Interior, en el sentido de cuáles
plazos son mayores o menores para que nos ilustre, no mayor o menor
como tales objetivos, sino los plazos concretos lógicamente sin
oposición, y hablando siempre para uniformizar los posibles
criterios, hablando siempre de marca de una sola clase.
También me gustaría conocer cuál es el coste aproximado que viene a
representar para un profesional del ramo la obtención de una marca
para su cliente, también hablo siempre sin oposición, y asimismo
cuánto
viene a ser el coste de mantenimiento de la marca, es decir, el
seguimiento de la marca en todas sus vicisitudes, estando pendiente
de las publicaciones oficiales en relación con las nuevas solicitudes
que se realizan de concesión de marcas y nombres comerciales.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor De Elzaburu.
El señor VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (don Alberto de Elzaburu): Contesto en primer lugar a la
intervención del señor Silva Sánchez. Su primera pregunta se refiere
a la opinión del representante de la corporación en relación con la
disposición adicional tercera, el artículo 155, sobre la posibilidad
de actuación de interesados ante la Oficina de patentes de acuerdo
con la Ley de procedimiento administrativo. Naturalmente, una
corporación desearía obtener el máximo de posibilidades para los
miembros de su colectivo. Sin embargo, nuestra corporación comprende
que los vientos que corren en la comunidad europea son unos vientos
de libertad. Por tanto, nuestra corporación no se ha opuesto a esta
posibilidad que consagra la Ley de procedimiento administrativo, que
por otra parte nosotros entendemos que tiene una matización en el
sentido de que esa disposición que permite a cualquiera ostentar la
representación de un tercero debe referirse a unos casos de
representación esporádicos individualizados y no a la representación
profesional y habitual, que entendemos que está en el segundo párrafo
cuando se habla de los agentes de la propiedad industrial.
El segundo punto planteado por S.S. ha sido la proposición
alternativa del Colegio de Agentes. A este respecto no se le oculta a
ninguno de ustedes que cuando se acude a una instancia como ésta, de
la importancia del Congreso de los Diputados, representando a una
entidad corporativa, el representante tiene que tener un cuidado
exquisito al expresar su opinión, porque en toda comunidad existen
siempre matizaciones que en definitiva luego hacen que las respuestas
puedan interpretarse incluso indebidamente, probablemente en muchos
casos por desconocimiento y en muy pocos y aislados casos por mala
fe. El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial sería
partidario, en primer lugar, de un sistema maximalista, siempre a
base de agrupar el examen con la oposición, de manera que se suprime
una de las fases que contempla actualmente el nuevo proyecto. Repetir
que seríamos partidarios en primer lugar de esa fórmula. Pero yo he
sometido una fórmula alternativa que nuestro Colegio aceptaría si ese
fuera el sentir de este Congreso y si ese fuera el sentir de la
mayoría de las personas que como expertos han acudido aquí a
informar, puesto que también vemos ventajas, y es el sistema
alternativo de supresión del examen de anterioridades, porque
entendemos que éste
no produce lo que pudiera interpretarse, quizá con un lenguaje
demagógico, una protección de los pobres frente a los ricos; no es
así. El examen de anterioridades en muchos casos es como el zángano
en un panel de abejas. Es decir, la citación de marcas que no se
usan, de marcas de sociedades que ya no existen, puede impedir el
acceso al Registro -por tanto la eficiencia, la rapidez y la
eficacia- de nuevas marcas, con lo cual a quien en definitiva se
castiga es al pequeño, que tiene que hacer un intento de registro
sucesivo de marcas y que se encuentra con citaciones de oficio de
marcas que a lo mejor están en desuso o cuyos propietarios han dejado
de existir, y máxime ahora cuando, como hemos citado anteriormente,
se trata de una vigencia de diez años, porque cuando existían
quinquenios, señoría -le consta bien porque veo que está muy enterado
de nuestra problemática-, a los cinco años se podía aclarar la
situación porque no se renovaba la marca, pero ahora son diez años y
ese obstáculo puede originarse en el segundo año y durar ocho años
consecutivos.
Yo puedo citar un caso concreto en mi práctica profesional de una
solicitud de marca que es reproducción de dos intentos anteriores en
los cuales un cliente mío de Fuenlabrada, persona que naturalmente no
puede englobarse dentro de las multinacionales y de los grandes
negocios, ha visto objetada por segunda vez su solicitud por una
marca internacional de una multinacional que no se ha opuesto.
Probablemente esa multinacional, que tiene naturalmente recursos y
sistemas de inspección del Boletín y de las nuevas solicitudes, no ha
considerado oportuno ni necesario oponerse y, sin embargo, la
Administración ha citado esa anterioridad. En la vida probablemente
nada es negro y nada es blanco, las cosas suelen ser grises.
En cuanto al examen de anterioridades, podríamos estar hablando mucho
tiempo sobre sus ventajas, pero también, siendo honestos, sobre sus
inconvenientes. Por eso nuestro Colegio, como alternativa, aceptaría
la supresión del examen de anterioridades, para con ello poder
competir con la marca comunitaria, porque en estos momentos en que la
Administración española está luchando por la defensa de nuestras
Oficinas de Patentes y Marcas, por el servicio que prestan a nuestras
comunidades, si restamos eficacia y atractivo a nuestras oficinas
nacionales, el flujo de solicitantes se irá hacia la marca
comunitaria que no tiene examen de anterioridades, y nosotros creemos
que la Oficina española tiene que ser competitiva. Esa es una razón
adicional, señoría, por la cual nosotros aceptaríamos esa
alternativa, si eso fuera lo que el Congreso desea. Creo que con ello
le he contestado, señoría.
Paso ahora a contestar con mucho gusto al distinguido diputado del
Grupo Socialista señor Navarrete. Me ha indicado que existe una
comunicación de la Cámara de Comercio de Barcelona en la que, si yo
he entendido bien, esta entidad estaría a favor del mantenimiento
del examen de oficio de anterioridades. Creo que es así, señoría.
El señor NAVARRETE MERINO: Si me permite la Presidencia, coincidiendo
con la oposición de dos tercios.
El señor VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (don Alberto de Elzaburu): O sea, aglutinando y uniendo
ese plazo. Creo que estamos todos de acuerdo en aglutinar, porque con
ello logramos celeridad.
La postura de la Cámara de Comercio es la primera postura que
mantiene este Colegio; mantenimiento total. Sin embargo, yo he
recordado que el Colegio, como alternativa, en mor de una mayor
rapidez y también considerando los problemas que pueda plantear el
examen de anterioridades, aceptaría su supresión.
Segundo punto. Su señoría ha manifestado su cierta perplejidad ante
el artículo 18, párrafo segundo, del nuevo proyecto en cuanto a
exoneración de responsabilidades cuando se haya realizado la búsqueda
de anterioridades por parte de funcionarios de la Oficina Española de
Patentes y Marcas. A este respecto, con todos los respetos y
admirando el tono de su intervención, yo creo que la comparación con
la responsabilidad de los propietarios de garajes en cuanto a los
depósitos de automóviles quizá aquí no sea exactamente posible,
porque en ningún régimen del mundo ninguna Administración puede
garantizar los exámenes de anterioridades. La propia Oficina Europea
de Patentes, que tiene miles de examinadores, personas con unas
remuneraciones verdaderamente altas, con una situación excepcional en
cuanto a exoneración de impuestos, este grupo especializado de
examinadores tampoco garantiza que del examen surjan todas las
anterioridades, porque no hay ningún funcionario en ningún sistema
que pueda garantizar esa perfección. Esa perfección no es posible,
sencillamente. Entiendo que no hay ningún problema constitucional y
ninguna cuestión de irresponsabilidad en el caso de que un
funcionario, como puede ser muy normal, por las circunstancias que
sea, omita un antecedente. Igual puede ocurrir en la Oficina de
Patentes de Munich, en la que un gran examinador omita la citación de
una patente que puede ser la más pertinente como antecedente en
cuanto al examen previo.
Ha hablado S.S de acortar los plazos. Estamos totalmente de acuerdo.
Su señoría se ha mostrado partidario de suprimir el examen de
anterioridades a base de condensar el examen de fondo con el examen
de anterioridades. Yo ya he expuesto la posición que como colectivo
tengo que mantener y la alternativa que ofrezco en nombre de ese
colectivo, y esta alternativa abona precisamente en el sentido de su
intervención.
Su señoría ha planteado el informe del Consejo de Estado en relación
con el artículo 53, es decir, el tema de considerar cosa juzgada. El
Congreso de los Diputados
ha acertado convocando a grandes expertos, entre ellos a tres
catedráticos de universidad. Por lo tanto, el tema jurídico puede ser
tratado con más autoridad que la que pueda tener este modesto abogado
de alcance limitado. Pero quiero decirle como cuestión de tipo
práctico que yo estaría totalmente de acuerdo en que esa excepción no
existiera, en el sentido que no considero -y me han precedido en esa
opinión ilustres oradores- que sea oportuno que no se pueda revisar
ante los tribunales civiles materia que haya sido objeto de
exposición ante la jurisdicción Contencioso-administrativa, ante la
cual, según se ha manifestado ante esta Comisión del Congreso, en
materia contencioso-administrativa, no se pueden plantear todo tipo
de cuestiones ni aportar pruebas ni documentación.
Finalmente, S.S. me ha preguntado qué opinión me merece el que no
aparezca el nombre de los agentes de la propiedad industrial. Creo
que era en el contexto de la intervención obligatoria ante la Oficina
española. ¿Puede S.S. aclararme a qué contexto se refería?
El señor NAVARRETE MERINO: Antes, cuando en el procedimiento
administrativo ante la Oficina de Patentes intervenía el agente de la
propiedad industrial, en la solicitud se hacía figurar su nombre y
domicilio, me imagino que a efecto de notificaciones. Eso ha
desaparecido.
El señor VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (don Alberto de Elzaburu): Tiene razón. Como todas las
cosas, no es ni blanco ni negro, sino gris, porque tiene ventajas el
que aparezca, pero también tiene inconvenientes. Por ejemplo,
desgraciadamente, hoy día nuestra corporación se enfrenta con un
intrusismo espectacular y hay cantidad de organizaciones que, al
socaire de las nuevas tecnologías, están ofreciendo servicios
e interfiriendo en la labor profesional de representantes oficiales del
Colegio Oficial de la Propiedad Industrial, que tienen encomendado un
encargo por un cliente. Qué duda cabe que el lado negativo de que
existiera el nombre, junto a otros positivos, sería precisamente el
que fuera más fácil detectar quiénes son los agentes en cada caso y
más fácil interferir con la labor profesional que efectúan los
representantes elegidos por los propios clientes. Así pues, es una
cuestión que tiene aspectos favorables y aspectos negativos.
La última pregunta que ha planteado S.S. es la relativa a nuestra
experiencia sobre la tramitación de las marcas derivadas en la vida
de nuestro país. La experiencia es limitada. Las marcas derivadas no
plantean mayor problema. En realidad, si son derivación de una marca
ya registrada, es cuestión de que se examine si conserva los
elementos principales, y eso no plantea un problema especial.
Voy a contestar ahora, con permiso de la Presidencia,al señor
Fernández de Trocóniz. Se entra con temor
y se sale con añoranza. Pues sí, señoría, ése es mi sentimiento. Es
la primera vez en mi vida que tengo el honor de ser citado para
comparecer por el Congreso de los Diputados, y le confieso que para
mí ha sido una alegría extraordinaria y una experiencia que no
olvidaré. Yo entraba con temor y saldré con añoranza.
Su señoría también ha hablado sobre la verificación de
anterioridades, que a veces produce resultados contrarios. Ya he
tocado el tema y estoy de acuerdo en que en muchas ocasiones la
verificación de oficio de anterioridades por la Oficina produce
problemas, que en vez de proteger a los pequeños les perjudica, en
cuanto que hace más difícil su acceso al registro precisamente por
aquellas marcas que constituyen, como se dice en lenguaje vulgar, el
perro del hortelano, que ni come ni deja comer al amo, y son marcas
que únicamente actúan como barreras. De manera que estoy de acuerdo
en esa apreciación. Es cierto, como decía S.S., que han podido
oponerse, y eso es lo que deben hacer hoy día, porque si no hay una
oposición, el sistema comunitario de marcas lo que produce es una
concesión automática.
Finalmente, S.S. ha pedido una elaboración de los plazos que pueden
transcurrir en la concesión de una solicitud de marca sin oposición.
Para ser breve, de acuerdo con la actual Ley de marcas, el plazo, sin
oposición, puede oscilar alrededor de ocho, nueve o diez meses, en
líneas generales. Sin embargo, la Oficina Española de Patentes y
Marcas, cuando es necesario jugar con el plazo prioritario para
solicitar una marca internacional, tiene la suficiente agilidad y la
suficiente presteza como para poder efectuar la concesión en un plazo
de cinco meses. Entiendo que el plazo que establecería el nuevo
proyecto de ley que hoy examinamos sería más largo. En estos
diagramas que tienen se muestra gráficamente, y el plazo sin
objeciones sería desde luego más largo, por lo menos ocho o nueve
meses. Si se fuera a la alternativa de supresión del examen de
anterioridades, creo que el plazo se acortaría y que se podría llegar
a una concesión en un plazo aproximadamente de unos cinco meses. Por
otro lado, S.S. ha preguntado por el coste aproximado para el cliente
de la tramitación de una solicitud sin vicisitudes. Aquí el Colegio
Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, por prescripción
normativa, tiene solamente unas tarifas orientativas, de manera que
existe libertad de precios. Pero las tarifas orientativas arrojan un
coste de 35.000 pesetas aproximadamente que, comprendiendo la
totalidad de las tasas, tasa de solicitud y tasa de concesión, viene
a resultar de unas 50.000 pesetas; insisto en que son cifras
orientativas. La tendencia es a la baja y, si el nuevo procedimiento
que SS.SS. establecieran es más rápido y más sencillo, es probable
que las tarifas de los colegios, en vez de continuar subiendo
siguiendo la égida de los tiempos, mantendrían por lo menos los
costes aunque no bajaran.
En cuanto al coste de matenimiento, está en relación con las tasas
que fija la Administración. Los honorarios
profesionales son extraordinariamente limitados, del orden de 3.000 a
5.000 pesetas; de manera que el coste de mantenimiento por parte de
los profesionales es prácticamente negligible. Otra cosa son las
tasas, que se suelen modificar todos los años.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Elzaburu, por su presencia y
por la aportación que supone su intervención.
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN). (Número de expediente 212/000474.)
- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y
MARCAS (LÓPEZ CALVO). (Número de expediente 212/000471.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a la siguiente comparecencia, del
ilustrísimo señor don Carlos González-Bueno y de don José López
Calvo.
Tiene la palabra don Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (González-Bueno
Catalán de Ocón): Señorías, es para mí motivo de gran satisfacción
comparecer ante el Congreso de los Diputados para defender un
proyecto de ley, el de marcas, en el que tanta ilusión hemos puesto
tanto en la Oficina Española de Patentes y Marcas como en la
Subsecretaría del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hemos puesto
ilusión en este proyecto en la medida en que consideramos que la
propiedad industrial está llamada a jugar cada vez más un papel
sumamente relevante en una economía globalizada y para favorecer una
adecuada protección e impulso de un factor de competitividad tan
esencial como es la innovación.
Señorías, este proyecto tiene un doble contenido. Para empezar, tiene
un contenido necesario. Nos viene impuesta la renovación de un
proyecto de ley de marcas como consecuencia de haberse producido
algunos hitos que exigen adoptar -y por tanto nos obligan a hacerlo-
algunas medidas legislativas.
En primer lugar, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre
la Ley vigente de 1988 -como saben SS.SS.- en unos términos que, si
bien son muy favorables a la misma, hacen algunas tachas, yo diría
que de pequeña entidad, a las que da adecuada respuesta el proyecto
de ley que hemos presentado ante esta Cámara. En segundo lugar, es
preceptivo hacer algunas adaptaciones de carácter comunitario e
internacional, muy particularmente a la directiva relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas, pues si bien está transpuesta en
su práctica totalidad, quedaban algunos flecos pendientes como
consecuencia de que la ley vigente es anterior a la publicación.
Existen otros tratados y protocolos internacionales, muy
particularmente el Protocolo relativo al Registro internacional de
marcas; el acuerdo sobre los aspectos de derechos de la propiedad
intelectual relacionados con el comercio y el Tratado sobre el
derecho de marcas y su reglamento.
Igualmente, hemos querido atender unos contenidos, dar respuesta a
unas demandas que no nos venían forzadas, que no reflejan un
contenido necesario, sino meramente potestativo y que querían, en
definitiva, mejorar el proyecto de partida que es la Ley vigente de
marcas de 1988. Ahí hemos dado respuesta -y pasaré, si me lo permite
la señora presidenta, someramente, en la medida en que todo ello fue
objeto de exposición detallada por parte de la ministra en la
comparecencia ante el Pleno- a una serie de inquietudes. En primer
lugar, hemos querido definir adecuadamente y reforzar la protección
de la marca renombrada en España. En segundo lugar, hemos querido
agilizar el procedimiento de concesión, sin perder de vista, eso sí,
que España es probablemente el país en el que las marcas se protegen
con mayor velocidad de todo nuestro entorno jurídico. Sin embargo, no
nos hemos querido contentar con esa rapidez y queremos agilizar aún
más el procedimiento, sin mermar, eso sí, las garantías en el mismo.
Hemos querido simplificar al margen del procedimiento y agilizar el
sistema en su conjunto. Valga como ejemplo la sustitución de la marca
uniclase por la marca multiclase que, sin duda alguna, tiene mucha
más lógica y por lo demás es el sistema que se sigue en el derecho
internacional. También hemos querido fortalecer y extender el
contenido y el alcance del derecho de marcas a través de un
reforzamiento de las facultades de prohibición, principalmente del
titular de las mismas.
Igualmente, no hemos querido descuidar una prioridad, casi una
obsesión que tenemos en el Ministerio y es la de en todas nuestras
disposiciones, en todas nuestras decisiones, no perder de vista la
sociedad de la información. Así, presentamos algunas disposiciones
que pretenden que esta ley de marcas esté perfectamente encuadrada en
esta nueva sociedad de la información que estamos viviendo y así,
desde favorecer la presentación de solicitudes en la realización de
todos los trámites a través de vías telemáticas, pasamos por una
medida que me parece muy novedosa, que espero que se siga en otros
proyectos, como es la de establecer bonificaciones en las tasas de
hasta un 15 por ciento en el caso de que los solicitantes se acojan a
estos medios telemáticos de comunicación.
Hemos querido favorecer la protección de los consumidores que en la
ley actual, si bien eran escuchados por parte de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, no tenían una apoyatura legal suficiente. Hemos
introducido algunas novedades de índole jurídica no desdeñables,
como son la posibilidad de someter a arbitraje una
disposición administrativa, lo cual es absolutamente novedoso en
nuestro ordenamiento jurídico y responde a la peculiar naturaleza de
estas resoluciones administrativas en las cuales frecuentemente no
existe un interés general sino mera confluencia de intereses
particulares.
Por último, hemos creído conveniente suprimir una figura que carece
totalmente de arraigo en el derecho comunitario, en el derecho
comparado, como son los rótulos de establecimiento, cuyas ventajas
eran discutibles y que sin embargo planteaban muchos inconvenientes
en la tramitación de los otros signos distintivos principales como
son las marcas.
Señora presidenta, espero haber expresado, sin duda de un modo más
resumido y con menos acierto, qué duda cabe, que la ministra en su
exposición, lo que es el proyecto de ley, y creo que es preferible
someterme a las preguntas de SS.SS. y ya ahí profundizar en el texto
si lo estiman adecuado.
La señora VICEPRESIDENTA: Vamos a dar la palabra a los portavoces
parlamentarios y, a continuación, en el momento de la respuesta,
podrán intervenir indistintamente.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del señor subsecretario, don Carlos González-Bueno, y
decir que prácticamente a estas horas en esta sala los abogados del
Estado tenemos mayoría, lo que siempre es algo muy agradable. Quiero
que me perdonen el corporativismo, que dejo cerrado en estos
momentos.
Quisiera formularle dos o tres preguntas o reflexiones al señor
subsecretario. En primer lugar, se aprecia en el proyecto esa
penetración, por así decirlo, del interés por la sociedad de la
información en alguno de sus aspectos. Pero, si me permite, destacaré
alguna laguna, como es el escaso desarrollo -es cierto que aparece en
el artículo 34.3 d)- o tratamiento del conflicto fundamentalmente
entre la marca y el nombre de dominio. Hay una mención muy somera en
el artículo 34.3 d). Hay que decir que el Consejo de Estado en su
informe hace esa advertencia sobre los problemas que podrían derivar
de la aplicación literal de este artículo, sobre todo desde una
perspectiva de efectos extraterritoriales. Quizá estos aspectos
derivan también de que es un proyecto que debió iniciarse en unos
momentos en los que no existía este Ministerio de Ciencia y
Tecnología, donde quizá se eche de menos no aprovechar más esa
oportunidad. Ciertamente estamos en el inicio de la tramitación
y seguro que podrá incidirse bastante o mucho a lo largo del debate.
Hay un segundo aspecto. Mi grupo valora muy positivamentela
introducción del arbitraje. Ciertamente, en
la reforma de la Ley 30/1992 mi grupo parlamentario introdujo una
disposición adicional con la finalidad de que el Gobierno presentase
un proyecto de ley introduciendo estos elementos, digamos,
extrajudiciales de solución de conflictos y mecanismos, entre otros,
demediación y de arbitraje. Sí quisiera dar la oportunidad al señor
subsecretario de que replicase de alguna manera al propio informe del
Consejo de Estado, que quizá es uno de los aspectos en los que este
informe se muestra más crítico con el proyecto. Si bien en otros
aspectos el informe del Consejo de Estado ha sido muy incorporado al
proyecto, cosa que puede ser ni buena ni mala, en la medida en que el
Consejo de Estado tuviese razón será buena, si no, no, pero sí que
manifiesta esa amplitud de miras y esa apertura en esta materia del
prelegislador, sin embargo, repito, el Consejo de Estado llama la
atención sobre la existencia, en algunos casos, de intereses
generales, de intereses de los consumidores, y quizá el hecho de
trasladar la solución de conflictos al arbitraje podría ir en algunos
casos en demérito de otros intereses generales. También tengo que
decir que en la medida en que se plantease un pleito civil y hubiese
un allanamiento estaríamos en lo mismo. Seguro que hay posibilidades
de que estos intereses generales pudieran ser de alguna manera
defraudados no ya a través del arbitraje, sino a través de la
combinación, en algunos casos, de demanda y allanamiento en un
proceso civil. Al menos sí quisiera dar esa oportunidad.
Finalmente, también hay un apartado que en lo que llevamos de mañana
ha sido objeto de alguna crítica, que es la regulación que se
contiene en el proyecto de la marca notoria, que sí se cita como
notoria, y de la marca renombrada, que no se cita como marca
renombrada. Por tanto, también me gustaría -ya sé que estamos muy
justos de tiempo- conocer su opinión respecto a alguno de los
planteamientos, si hubiera convenido introducir en el proyecto la
definición de cada una de estas marcas, separar la marca notoria y la
marca renombrada y su diferente tratamiento jurídico o si, por el
contrario, se entiende que la regulación que se efectúa, entre otros
artículos en el 8, es suficiente para proteger los intereses
legítimos de los titulares de estas marcas respecto a actuaciones que
pueden considerarse de aprovechamiento ilícito de una reputación o de
un trabajo ajeno.
En cualquier caso, muchas gracias por su comparecencia. Ciertamente
estoy convencido de que a lo largo de la tramitación de este
proyecto, como ocurre con otros, la propia intervención del
Ministerio, fundamentalmente a través del grupo parlamentario que
presta apoyo al Gobierno, nunca será rechazada, ni mucho menos, por
otros grupos parlamentarios, al menos por el mío, y que consideramos
que es bueno que los ministerios no se desentiendan de los proyectos
cuando los remiten a la Cámara.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor González- Bueno, yo también
agradezco, en nombre de mi grupo, su presencia en esta Comisión. Como
una buena parte de responsabilidad en la realización del proyecto que
se tramita actualmente es suya, lo lógico es que lo presente como la
obra más perfecta o más acabada de las posibles. Leibniz decía algo
parecido respecto al mundo. Uno es padre de las criaturas
intelectuales que ven la luz a través de él. Sin embargo, mi balance
no es tan satisfactorio. Hace unos años un español que presidía el
Club de Roma, don Carlos Díez Hochleitner, decía que estas palabras
que suelen acompañar a la nueva era, sociedad de la información y el
conocimiento, no eran rigurosamente exactas, porque, según él,
pasarían muchos años antes de que la sociedad de la información se
convirtiera en verdadera sociedad del conocimiento. Eso que él decía
en abstracto y pensando sobre todo en los valores éticos que
acompañan al conocimiento es aplicable al caso de la Oficina Española
de Patentes y Marcas. Nos tenemos que preguntar por qué hay tan pocas
marcas españolas y por qué hay tantas marcas internacionales o
comunitarias, y lo mismo que ocurre con las patentes. Por
consiguiente, en el mecanismo de información de la Oficina Española
de Patentes y Marcas parece que hay un obstáculo en la cadena que
impide que la información se convierta concretamente en conocimiento
a los efectos de estimular la inventiva española, a los efectos de
agregar a la cultura los intangibles que representan las marcas y los
nombres comerciales. Quizá la persona que le precedió en el uso de la
palabra empleó la expresión de conflicto de pobres y ricos en la
Oficina Española de Patentes y Marcas. Uno conoce el caso de
inventores, sean de signos distintivos, sean de procedimientos o de
modelos, que no se atreven a acercarse a la Oficina Española de
Patentes y Marcas porque consideran que su condición económica,
digamos de rango inferior, lo único que les posibilita es al
aplazamiento de las tasas. Esa pudiera ser una de las razones por las
que nuestro número de patentes, nuestro número de modelos de
utilidad, nuestro número de marcas registradas, nuestro número de
nombres comerciales registrados nuestro número de rótulos comerciales
registrados, no tiene punto de comparación posible con lo que al
margen del registro ocurre en la sociedad.
Usted ha despachado de una manera muy rápida el tema de los rótulos
de establecimientos. Estoy dispuesto a acompañarle por la calle que
usted quiera de Madrid para ver cuántos rótulos de establecimientos
existen y si le incumbe alguna responsabilidad a la Oficina Española
de Patentes y Marcas para, respecto a esos rótulos que de una manera
no fácil ustedes derogan, ver si habría unos mecanismos para que se
siguieran
manteniendo con la protección que el registro les otorga. Y digo que
ustedes los eliminan no fácilmente porque alguna virtualidad tendrán
cuando le dedican tantas disposiciones del derecho transitorio de
este proyecto de ley y tan complejas garantías para la extinción
gradual en el tiempo. Por consiguiente, algo está fallando en la
Oficina Española de Patentes y Marcas. Le voy a decir una de las
cosas que fallan. Hay unos mecanismos de publicitación del acervo
cultural e intelectual depositado en la Oficina Española de Patentes
y Marcas. Hay un gran acervo, pero no todo el que debería existir.
Uno de los principios característicos, tanto de las patentes como de
las marcas, es que el reconocimiento por la Oficina Española de
Patentes y Marcas es simplemente el vestíbulo de entrada a la
explotación ulterior de la patente, del modelo de utilidad, del
nombre comercial, de la marca, de cualquiera de las actividades que
justifican la existencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Sin embargo, los funcionarios tienen una labor demasiado aséptica. En
un momento en que los conocimientos están caracterizados por su
vertiginosa sustitución de los más recientes por los anteriores, hay
cantidad de patentes que están obsoletas, simplemente porque nadie se
ha ocupado de llevarlas a aquellos sectores de la actividad económica
a los que les pudiera interesar su explotación. Por consiguiente, me
parece que, además del examen de anterioridad, del examen sobre la
esencias democráticas de las marcas, etcétera, debiera existir a
disposición de la Oficina Española de Patentes y Marcas un
nomenclátor actualizado de las empresas que por razón de su objeto
social, clasificadas de la manera más homogénea posible con el método
que la Oficina Española de Patentes y Marcas utiliza, facilitara que
en un determinado momento la Oficina de Patentes y Marcas pudiera
decir a los empresarios interesados: tenemos este tipo de patentes,
tenemos este tipo de marcas de garantía que pueden ser interesantes
para su actividad económica, y no limitarse -como hoy hacen- a
esperar pasivamente la llegada del consumidor o del usuario
interesado.
Sobre el tema de las marcas de garantía quiero referirle una
experiencia personal, no válida por lo que tiene de personal, sino
por lo que puede tener de generalizada. En una ocasión, con motivo de
alquilar un apartamento, me encontré con un antiguo frigorífico que
tenía un dispositivo estropeado y me fui a buscar el elemento que lo
sustituyera. La única señal de identidad que encontré en el
frigorífico era el modelo -no el fabricante- y el sello de Aenor. Me
dirigí a Aenor, hice inútiles pesquisas por cantidad de
establecimientos de venta de electrodomésticos, nadie me podía decir
quién era el fabricante de aquel producto y después de una indagación
propia más de Scotland Yard que de un parlamentario, pude averiguar
que ese electrodoméstico era de fabricación italiana que por un
proceso complejo de cesiones y fusiones había llegado a convertirse
en Fagor, el cual no disponía en su almacén del artículo
que yo pretendía inútil o inocentemente sustituir. ¿Puede pensarse
que un artículo, avalado por una marca de garantía, dé lugar a todo
ese tipo de vicisitudes y, al final, tenga uno que recurrir a alguno
de sus amigos manitas, para que le haga el accesorio que se ha
estropeado, que, además, es muy habitual en los electrodomésticos, la
puerta del congelador? En ese momento yo hubiera deseado disponer de
una acción que ni existía en la antigua ley ni existe en la actual,
que era la posibilidad de pedir que se sancionara a Aenor o de que se
le hiciera una advertencia o de que se me indemnizara por los
perjuicios que había tenido, entre otros, en conferencias telefónicas
y en pérdida de tiempo recorriendo infructuosamente un montón de
establecimientos.
Respecto al tema del arbitraje comparto lo dicho por su compañero de
profesión jurídica. Es verdad que hay muchos casos en que los
conflictos que pueden surgir en materia de marcas implican
exclusivamente intereses privados, pero, cuando implican intereses
públicos, ¿qué se debería hacer? ¿Se puede someter a arbitraje la
disposición por un particular de los intereses públicos concernidos?
En mi opinión hay un interés público muy evidente: que las marcas
sean ciertas y seguras y que sean numerosas es un interés público, y
todo eso está cuestionado por la existencia del procedimiento de
arbitraje.
Por último, le formularé dos preguntas: si cree que el proyecto
recoge todas las obligaciones que están establecidas en los acuerdos
internacionales suscritos por España en materia de signos distintivos
y si cree que existe algún tipo de contradicción entre las marcas
comunitarias y las marcas que se regulan en este proyecto de ley, no
comunitarias.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS: Agradezco su comparecencia,
señor GonzálezBueno, en esta casa. He de decirle, señor
GonzálezBueno, que no me creo amigo y compañero, como suele ser
habitual en estos casos. He de decirle a todos ustedes, para que vean
la vetustez del que les habla, que este año y con ocasión de la
mención que ha realizado antes el señor Silva, voy a cumplir, nada
más y nada menos, que las bodas de plata con mi profesión.
He seguido con gran atención la anécdota contada por el señor
Navarrete, que realmente, si hubiera echado cuentas antes de lo que
se hubiera gastado con ocasión de la reparación de la pieza,
posiblemente le hubiera sido mucho más barato comprar un frigorífico
nuevo. No sé si Aenor lo que garantiza es el adecuado funcionamiento
del aparato y no que lleve incrustada la marca, marca que a lo mejor
había sido simplemente
objeto de pérdida o de caída del frigorífico en cuestión. He de
despejar una duda antes de nada en relación con el arbitraje. El
arbitraje se refiere exclusivamente a las prohibiciones relativas, es
decir, a las anterioridades, y difícilmente podemos encontrar una
tutela posible del interés público dentro de la posibilidad sometida
a arbitraje en el proyecto de ley de marcas. Hablando de arbitraje,
quiero señalar algo al señor subsecretario, y es que realmente el
procedimiento de arbitraje diseñado en el proyecto de ley nos parece
un tanto corto y contradictorio, en la medida en que el convenio
arbitral no da lugar a la inmediata paralización del expediente
administrativo y a producir directamente su caducidad, por cuanto un
apartado del proyecto de ley relativo al arbitraje, a pesar de
haberse llegado a un convenio arbitral, prevé que incluso se puedan
establecer recursos administrativos ordinarios, ya fueren de alzada o
de reposición, así como que también habrá lugar a recurso contencioso
contra la resolución que se dicte en el procedimiento administrativo.
Entrando en otras cuestiones, me gustaría que el señor subsecretario
reflexionase ante esta Comisión acerca de la posibilidad de eliminar,
dentro del procedimiento de verificación de oficio de las
prohibiciones, la verificación de las prohibiciones relativas, en la
medida en que ya existe una posible oposición de aquellos terceros
interesados. Además, es el procedimiento que se viene siguiendo en
todas las oficinas semejantes a la española en los diferentes países
de la Unión Europea, de forma y manera que el 86,67 por ciento de las
oficinas, es decir 2 sobre 15, son las únicas que mantienen el
procedimiento de examen de oficio de anterioridades, y si
incorporamos la Oficina de Armonización del Mercado Interior el
porcentaje sube al 86,87 por ciento. Lógicamente ello supondría una
liberación de recursos para la Oficina Española de Patentes y Marcas,
así como un posible acortamiento de los plazos de concesión de marcas
y nombres comerciales.
En relación con otros aspectos de la ley, me gustaría que nos
explicase si existe la posibilidad de introducir en el proyecto de
ley el establecimiento de un plazo mínimo que sirviese de
recordatorio a la Administración, puesto que aunque sabemos
perfectamente que los plazos en absoluto son de obligado cumplimiento
para la Administración, sí que serviría de recordatorio a los efectos
de convocar las pruebas selectivas para la expedición del título de
agente de la propiedad industrial.
Hay otros aspectos que me interesa resaltar, no tanto en cuanto
puedan suponer modificaciones del texto del proyecto de ley, sino
para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones', a los efectos
de que pueda producirse en su día una adecuada interpretación de la
norma. Me referiré en concreto a las marcas notorias o renombradas y
a la posibilidad de que haya marcas que estén girando en el tráfico
de algunos productos que son de comercio restringido, y al ser de
comercio restringido
entiendo que incurrirían en un acto contrario a la ley en el
supuesto de que esas marcas se atribuyesen también a otros productos
que sin embargo son de comercio absolutamente libre. Lógicamente me
estoy refiriendo al tabaco y al alcohol, cuya publicidad está
sometida a procedimientos específicos y cuyo consumo está sometido a
normas específicas de prohibiciones y limitaciones y que daría lugar
a una posible contravención de las normas restrictivas específicas
actuales relativas a la comercialización y consumo de estos productos
si se hiciese publicidad de esos mismos productos utilizando la misma
marca en otro tipo de productos o servicios.
Asimismo hay un elemento importante a considerar y es, en el
agotamiento del derecho de marca, lo relativo a la utilización
indebida de una marca, sin embargo con un consentimiento previo del
titular de ella, para objetos de ilícito comercio. Me estoy
refiriendo básicamente y sólo al tabaco de contrabando, que, con la
utilización de la misma marca que aquel que es de comercio legítimo y
legal de lícito comercio, sin embargo, posteriormente, se utiliza con
la misma marca en circuitos ilícitos. Lógicamente es preciso prever
la posibilidad, y repito que no requiere una modificación del texto
del proyecto de ley, pero sí que quede constancia, de que exista el
derecho por parte del titular de la marca para prohibir expresamente
a los licenciatarios de la marca fuera del territorio nacional que
utilicen esa misma marca para otros objetos de ilícito comercio
dentro del territorio español.
Hay que decir lo mismo en relación con el agotamiento de marca, que
no se consideren en ningún caso como causa legítima para excluir la
utilización de la marca por terceros dentro de un territorio -en este
caso sólo de España- las restricciones establecidas por el titular de
la marca respecto a posibles comercializaciones de ella. Me estoy
refiriendo a los supuestos de marcas blancas, marcas propias, marcas
de establecimiento, marcas restringidas, que pueden, al socaire de la
legislación de marcas, impedir la comercialización de ese tipo de
productos fuera de su establecimiento en el caso que estos productos
puedan ser comercializados por terceras personas, adquiridos de forma
absolutamente lícita en establecimientos comerciales o bien forzando
incluso su adquisición al titular de la marca con ocasión de la
aplicación de la legislación defensa de la competencia para que,
utilizando en este caso torticeramente la ley de marcas, se pueda
solapar la legítima comercialización de estas marcas propias, blancas
o restringidas por parte de terceros comerciantes.
He de adelantar algo que considero criterio propio en relación a la
cosa juzgada, en relación a la sentencia del proceso contencioso-
administrativo, sus posibles efectos en procesos civiles. Considero
absolutamente razonable y fundado el precepto que establece el
proyectode ley en orden a la extensión de la cosa juzgada
en materia administrativa en orden a la materia civil, porque da
exactamente igual cuál sea la jurisdicción que esté conociendo del
asunto. Lo importante, y en la medida de que existe unidad
jurisdiccional, si las partes son las mismas y las causas, los
motivos del proceso son idénticos, ciertamente estamos en un caso de
cosa juzgada, sea quien sea la jurisdicción que haya conocido el
asunto. He de desmentir expresamente ahora que en materia
administrativa no quepa un período y un procedimiento de prueba.
Existe, está en la ley, ya estaba en la ley de 27 de diciembre de
1956 y no solamente en la de 13 de julio de 1998 y se utiliza además
profusamente en materia contencioso-administrativa el período y la
posibilidad de prueba.
He de realizar dos apreciaciones al señor subsecretario, una, la
posibilidad de incorporar algunas de las disposiciones adicionales,
no como disposiciones adicionales sino como texto de la ley,
básicamente las disposiciones adicionales primera, segunda, cuarta,
sexta y duodécima, puesto que se están refiriendo al cuerpo normativo
del derecho de signos distintivos y no tienen por qué establecerse en
la ley como disposiciones adicionales, que hurta al proyecto de
cohesión normativa en la medida que se refieren a la misma ley y
a los mismos procedimientos. No así, sin embargo, el resto de las
disposiciones adicionales que se están refiriendo o bien a
modificación de otras leyes o bien a efectos de esta ley en otro tipo
de apartados del mundo jurídico.
Por último y también resaltando lo que antes ha señalado el señor
Silva en relación a los conflictos que puedan existir entre marcas,
nombres comerciales, dominios de la red y denominaciones sociales, en
el proyecto de ley se establece la prevalencia de la marca, el nombre
comercial registrado en relación con los dominios de la red y es algo
completamente lógico. El procedimiento de concesión de marcas y
nombres comerciales es mucho más riguroso y exhaustivo y dotado
también de una publicidad y una posibilidad de oposición de las
cuales, sin embargo, carece el otorgamiento de dominios en la red.
Tal vez convendría incidir, más aún en la protección de la marca y el
nombre comercial, en relación a otras posibles utilizaciones de
nombres o distintivos que no constituyen signos distintivos en
materia de la competencia. Recordando ahora la comparecencia del
señor registrador mercantil central, con relación a la posible
colisión que puede producirse entre denominaciones sociales y nombres
comerciales, desde luego está resuelto respecto a la posible colisión
de denominación social inscrita en el Registro Mercantil Central con
el nombre comercial posterior en cuanto que el primero actúa como un
nombre comercial no registrado; sin embargo tal vez convendría
introducir la prevalencia absoluta del nombre comercial registrado
anterior frente a la denominación social posterior solicitada o
inscrita en el Registro Mercantil Central.
Hechas estas reflexiones en voz alta al señor subsecretario, doy por
terminada mi intervención.
La señora VICEPRESIDENTA: Para responder a las cuestiones planteadas,
tienen indistintamente la palabra el señor González-Bueno o el señor
López Calvo.
El señor SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (González-Bueno
Catalán de Ocón): Voy a contestar, en primer lugar, a las preguntas
que me ha formulado el portavoz de Convergència i Unió, que ha
comenzando planteando una cuestión muy compleja y de muy difícil
solución, cual es la de los conflictos entre las marcas y los nombres
de dominio. Estoy totalmente de acuerdo con S.S. en que la solución
que queremos dar en el proyecto de ley de marcas no es la más
satisfactoria, pero no hemos encontrado otra mejor. La colisión que
existe, el conflicto que se da entre los nombres de dominio y las
marcas más que tener difícil solución, me parece que no la tiene, por
los siguientes motivos. Las marcas tienen un ámbito territorial
necesariamente, puede extenderse a uno, a varios países, a muchísimos
o incluso abarcarlos todos, pero será la suma de una serie de
territorios. Los nombres de dominio no lo tienen, y no me estoy
refiriendo solamente a los dominios genéricos los puntocom, org.,
etcétera, sino incluso a los nacionales; el puntoes es tan fácilmente
accesible en Alcobendas como en Tokio; por lo tanto, tiene un ámbito
mundial y nadie puede poner en los Pirineos un cartel de no pase
usted por aquí. En cambio, sí que se puede hacer esto con las marcas,
que tienen un ámbito esencialmente territorial. Por la misma razón,
los nombres de dominio no conocen de clases y, sin embargo, las
marcas sí. En un mismo país pueden existir dos marcas idénticas, o
tres, o cuatro, idénticas, de toda identidad, y sin embargo coexistir
pacíficamente, en la medida en que se refieren a clases que no
colisionan las unas con las otras. Con el nombre de dominio esto no
es posible, porque en el momento que se lo demos a uno, no se lo
podemos dar a los demás. Pongo el ejemplo de Sol, que puede referirse
a una cadena de hoteles o puede referirse a unas cervezas, pero Sol.
com o Sol.es sólo lo puede tener una persona, un titular. Por lo
tanto, señoría, coincido con su valoración crítica del artículo y
estoy encantado de que de este debate y de esta Cámara salga una
redacción más afortunada, pero sin duda va a ser muy complejo.
Nosotros nos hemos contentado con establecer en la ley una
declaración hasta cierto punto programática, que desde luego es mucho
más de lo que existe hoy en día, porque hoy en día el titular de una
marca que quiere combatir un nombre de dominio claramente, si me
perdonan la expresión, pirata, un supuesto de ciberocupación o de
ciberpiratería no tiene un fundamento legal claro, y con la ley sí
que lo tendría, si bien que
muy genérico, pero al menos tendría un artículo al que agarrarse, que
hoy en día, al menos que yo conozca, no existe.
Se ha referido también S.S. y en general lo han hecho los tres
portavoces a la cuestión del arbitraje. Por parte del Consejo de
Estado sin duda existen algunas reflexiones críticas o algunas
cautelas en su dictamen sobre este tema, que, por el contrario, no se
dan en el Consejo General del Poder Judicial, que es muy favorable
y aplaude esta iniciativa del Gobierno.
Realmente, también este precepto, cómo no, el artículo 28 en
particular, es susceptible de mejoras, pero a mí sí me gustaría
intentar dejar algunas cosas claras y es que nos hemos esforzado en
todo momento, y creo que lo hemos conseguido, en delimitar
perfectamente el interés general o público del interés particular,
y creo que la redacción a la que hemos llegado deja perfectamente claro
que sólo en aquellos casos en los que exista exclusivamente un
interés particular en juego podrá someterse la cuestión a un
arbitraje. En definitiva, aunque sin duda alguna rechina la
introducción del arbitraje en un ámbito estrictamente administrativo,
el sometimiento al arbitraje de una resolución administrativa sujeta
a derecho administrativo, aunque nos choque o nos rechine, tenemos
algunos precedentes en la propia ley de marcas. Así, por ejemplo, si
la Administración detectase de oficio una anterioridad relativa
previa, es perfectamente posible que el solicitante que ve obstada su
solicitud por la misma aporte una autorización del titular de esa
anterioridad, que no es sino en definitiva una conciliación muy
parecida al arbitraje. ¿Por qué no permitir que sea un tercero el que
solucione ese conflicto que las partes han resuelto entre ellas
mismas? También ha mencionado S.S. el ejemplo de las acciones de
nulidad en las cuales se produce un allanamiento en vía civil. En
definitiva y sin perjuicio de que la redacción sin duda alguna pueda
ser mejorable, creo que hemos dejado claro que lo único que puede
someterse a arbitraje son los intereses particulares, aquellos casos
en los que no exista un interés general o una prohibición absoluta
que pueda poner en cuestión esa conciliación entre las partes.
Por otro lado, S.S. ha mencionado un debate que se ha suscitado a lo
largo de la mañana, cual es el de si hemos recogido con acierto la
problemática de las marcas renombradas y de las marcas notorias. Este
es un debate que sin duda existe en la doctrina, pero que yo no sé si
tiene suficiente apoyatura legal. Existe una recomendación común de
la asamblea general de la OMPI y de la asamblea general del Convenio
de la Unión en París que apoya nuestra tesis de regular sólo las
marcas notorias como tales. Por lo demás, esta terminología es
perfectamente coherente con el artículo 8, en su apartado 5, del
reglamento de la marca comunitaria, y con el artículo 16, apartado 3,
de los acuerdos del ADPIC.
No quiero entrar en la problemática de si los términos notorio y
renombrado tienen su origen en una traducción desafortunada de un
determinado texto comunitario o no. Lo cierto es que en la ley
regulamos tanto una figura como la otra, porque el compareciente que
me ha precedido decía que las cosas no son negras ni blancas sino
frecuentemente grises, y este es un caso paradigmático. Las marcas
notorias o renombradas lo serán en la medida en que estén protegidas
en más ámbitos, en más giros del comercio. Por tanto, no existe una
marca claramente notoria y una marca claramente renombrada, sino que
de la notoriedad se tiende hacia el carácter renombrado, y pretender
ver dos categorías confrontadas me parece que no es posible. Así, en
nuestra propuesta de artículo 8 establecemos un abanico de
posibilidades, pero es progresivo, sin que delimitemos dos supuestos,
y todo ello lo calificamos como marcas notorias. Por lo demás,
señoría, la prueba de lo que estoy diciendo creo que la tiene en el
hecho de que el foro de marcas renombradas españolas, que es un foro
mixto entre la Administración y las empresas con marcas más
renombradas en España, a pesar de llamarse renombradas, apoye esta
redacción que regula las marcas notorias. Por tanto, me va a permitir
que no profundice en consideraciones doctrinales para las cuales no
estoy autorizado.
Paso a contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que
hacía una reflexión inicial que es absolutamente lógica, y es que
cuando uno realiza una creación intelectual, como es en definitiva un
proyecto, en el cual yo he tenido la satisfacción de haber
participado personalmente -porque antes de subsecretario fui director
de la Oficina y este artículo lo redacté con dos subdirectores, uno
de los cuales está presente en esta sala, de nuestro puño y letra-,
como a todo el mundo, le gustaría tener la razón, pero por encima de
ese deseo me gustaría que este texto fuera el mejor posible, y la
prueba está en que, si S.S. coge el texto que nosotros elaboramos en
su momento como borrador de anteproyecto y el que ha venido a esta
Cámara después de pasar por el Consejo de Estado, por el Consejo
General del Poder Judicial, por organismos tan variados como el
Colegio de Agentes, la Comisión de Subsecretarios, etcétera, verá que
se han producido muchísimos cambios. Por tanto, creo que está
contrastado nuestro empeño de mejorar el texto y no obcecarnos en una
redacción originaria.
Su señoría se ha referido al número deficitario de marcas en España.
Me va a permitir que no coincida con esa valoración. En España
tuvimos el año pasado 105.000 peticiones de registro de marcas, que
es un número nada desdeñable, hasta el punto de que nos está
planteando en la Oficina problemas de funcionamiento, es un número
que ha elevado notablemente el techo del año anterior, que ya fue muy
alto, y por tanto yo creo que no tenemos ningún déficit de marcas en
España.
También se ha referido S.S. a los rótulos de establecimiento, pero yo
creo que aquí, si me lo permite, debemos distinguir el rótulo de
establecimiento como realidad física de la tutela jurídica que le
demos al mismo, porque los rótulos existen en España y en todo el
mundo, han existido siempre y seguirán existiendo. La cuestión está
en cómo los protegemos, y ahí la respuesta que tenemos en la vigente
Ley de 1988 es que los protegemos a través de un título de propiedad
industrial, a través de un signo distintivo, apartándonos del
criterio establecido no sólo por la OAMI de Alicante sino por todos
los países de nuestro entorno jurídico. Proponemos seguir esos
ejemplos, tanto de Alicante como de toda Europa y, en definitiva, de
todo el mundo, proteger los rótulos de establecimiento pero de otra
manera. Y, ¿cómo lo hacemos? A través de marcas y a través de un
régimen transitorio muy generoso y finalmente a través de normas de
defensa de la competencia.
Su señoría se ha referido al problema que tenemos con las patentes y
con la difusión. Ahí sí coincido con S.S. en que el número de
patentes que tenemos en España, al contrario de lo que he dicho en
relación con las marcas, es muy mejorable, por no decir que
insuficiente. Sin embargo me va a permitir que no coincida del todo
en los esfuerzos de difusión y en particular porque S.S. en los
tiempos en que yo era director de la Oficina lideró un proyecto de
difusión muy bonito, que hicimos con la Unión General de Trabajadores
que es, en definitiva, un esfuerzo más de los muchos que hace la
Oficina volcándose en los últimos tiempos sobre todo en los medios
telemáticos y en nuestra página de Internet.
También se ha referido S.S. al arbitraje, que espero haber contestado
-no sé si con acierto- al referirme a las preguntas del señor Silva,
y a la armonización plena. Entiendo que la armonización se consigue,
y se consigue en algunos aspectos en los que ni siquiera nos viene
impuesta. Pongo un ejemplo: en el reglamento de la marca comunitaria
se establece la previsión de que se utilicen marcas como genéricos en
diccionarios, lo que crea en marcas tan renombradas como, por
ejemplo, chupa-chups un grave perjuicio porque la gente tiende a
confundir la marcha chupa-chups con el caramelo pegado al palo, que
no es el chupa-chups sino que es una marca específica. Esta previsión
que no nos venía impuesta sin embargo la hemos incluido, porque
queremos aproximarnos al máximo.
Ya que plantea S.S. esta cuestión, hay un punto en el que no nos
hemos aproximado quizá todo lo que debiéramos, y es en el que se
refiere al procedimiento, que ha sido planteado por el señor
Fernández de Trocóniz, y por haberlo hecho él más específicamente
ahora mismo me referiré a él.
Así, pues, paso a contestar las preguntas que me ha formulado el
representante del Grupo Parlamentario Popular, que se ha referido al
arbitraje y muy específicamente
a la coexistencia con recursos. Señor Fernández de
Trocóniz, yo vuelvo a la idea de que no es éste nuestro empeño, y
según me formulaba la pregunta reviso el artículo y no llego a esta
conclusión. Me parece que está perfectamente excluido tanto el
recurso administrativo como el contencioso administrativo, en la
medida en que exista un convenio arbitral vigente. Lo único que se
establece en el último inciso del último apartado es la posibilidad
de que si transcurrido un determinado plazo no se procede a ejecutar
éste, por supuesto no vincula a la Administración y, por tanto,
continúe el procedimiento del recurso o quede expedita la vía
contencioso administrativa en su caso. Pero mientras subsista el
arbitraje en ningún caso podrán acudir las partes a estos recursos
administrativos o judiciales como alternativa al mismo.
Se ha referido S.S. al examen de oficio de las prohibiciones
relativas. Este es un caso en el que decía antes que nos apartamos
del sistema del derecho comparado y del derecho comunitario. En la
OAMI no se realiza este examen de oficio, y en los Estados de nuestro
entorno jurídico tampoco. Es un caso muy español, que desde luego
puede ser criticado, y aquí vuelvo a la idea de que si esto supone
una mejora yo estaría encantado con que se introdujera en el
proyecto. Y es posible que constituya esa mejora, no sólo porque
cuando no existe en ningún lugar del mundo uno debe pensar si
realmente está en posesión de la verdad de modo absolutamente aislado
o si no será que tienen los demás la razón en este punto. Además,
señoría, creo que con la supresión de este examen de oficio de
prohibiciones relativas dotaríamos de esa agilidad que estamos
buscando clarísimamente en el texto, como consecuencia de que se
produciría un único examen y se reducirían muy notablemente los
plazos, que es lo que nos preocupa a todos.
Por otro lado, también responde a las exigencias de la lógica, porque
yo no sé si es muy lógico que cuando los propios titulares de marcas
no se oponen a una solicitud de marcas por no creer que les perjudica
sus legítimos intereses sea la Administración la que, si me permiten
la expresión, sea más papista que el Papa y se oponga de oficio y
quiera ver un conflicto allí donde los propios interesados no lo han
visto. Desde un punto de vista lógico, podríamos mejorar muy
notablemente el texto. Por otro lado, el presidente en funciones del
Colegio, que me ha precedido en el uso de la palabra, ha puesto un
ejemplo claro de cómo puede perjudicar a las pequeñas empresas
españolas, frente a las grandes multinacionales. En definitiva
tampoco aquí vale el argumento de que se está desprotegiendo al
pequeño frente al grande. Qué duda cabe, señoría, que si se incluyese
esta medida habría que revisar las tasas a la baja, porque el coste
de un procedimiento más sencillo,más simple o más corto para la
Administración es
mucho mejor, lo cual tendría que tener un reflejo en las tasas que
beneficiaría a todos los solicitantes.
Su señoría se ha referido al examen de agentes de la propiedad
industrial. Este examen fue convocado hace dos años, después de
llevar muchísimos sin convocarse. No sabría decirle cuantos, pero
muchos. Entró un número considerable de profesionales de la propiedad
industrial altamente cualificados, y recogemos sus sugerencias.
Entiendo que no debe tener reflejo legal, pero recogemos las
sugerencias. No hay que dar traslado al director general, en la
medida que está presente, y procederemos a convocarlos cuando
corresponda.
Su señoría se ha referido al tabaco y al alcohol en dos contextos. No
lo habíamos planteado específicamente por varios motivos. Considero
que es peligroso confundir las marcas como títulos de propiedad
industrial, como signos distintivos con aquellos objetos a los que se
refiere. Si llegásemos a esta conclusión, la Oficina Española de
Patentes y Marcas sería competente para toda la realidad jurídica en
la medida en que ni un solo aspecto de la realidad jurídica se escapa
de ser protegida por parte de las marcas. Así, al igual que podríamos
incidir en procedimientos para la introducción ilegal en España de
tabacos o de otro tipo de sustancias, también nos encontraríamos con
que tendríamos que incidir en procedimientos de concesión de
autorizaciones para comercializar productos farmacéuticos, para
fabricar automóviles, frigoríficos, etcétera. Hay que distinguir la
protección regular de un título, cuya única función es la de que el
titular del mismo pueda explotarla en régimen de monopolio pacífico
en el comercio, y todas las regulaciones que trascienden a esta
consideración estricta.
Se ha referido S.S. a la regulación que hacemos de la cosa juzgada y
se ha expresado en términos muy favorables. Si no me falla la
memoria, el Consejo General del Poder Judicial también lo hizo.
Estamos abiertos a toda crítica, pero los términos de los artículos
son muy restrictivos. Exigimos que exista identidad absoluta de
personas objeto de la contienda, de las causas, para que no exista ni
un solo resquicio de causas nuevas de nulidad que no puedan ser
sometidas a la jurisdicción civil.
Y concluyo con esto señora presidenta. Su señoría se ha referido a
las disposiciones adicionales que pudieran incorporarse al texto. No
he tenido prácticamente tiempo ni de anotarlas pero, por ser ésta una
consideración técnica, me someto al muy superior criterio de SS.SS.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor González-Bueno por su
presencia y por su intervención.
Interrumpimos la sesión que se reanudará a las cuatro de la tarde.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
- DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (BERKOWITZ RODRÍGUEZ-CANO).
(Número de expediente 219/000204.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Reanudamos la
sesión.
El primer punto del orden del día de la sesión de esta tarde es la
comparecencia de don Alberto Berkowitz Rodríguez-Cano para que nos dé
su opinión sobre el proyecto de ley de marcas.
Sin más, tiene la palabra el señor Berkowitz.
El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (Berkowitz Rodríguez-Cano): Muchas
gracias, señora presidenta.
Para mí es un honor comparecer ante esta Comisión, y mi intervención,
como es obvio, lo único que va a ofrecer va a ser una serie de
flashes, como el menú de una página web. Si después se quiere
profundizar en alguno de ellos, basta con preguntar, evidentemente,
y, por supuesto, me someteré a las preguntas que tengan a bien
formularme.
En cuanto a la valoración global, creo que es un proyecto bueno, es
decir, que sin duda ninguna será, una vez aprobado, una buena ley. En
conjunto se lee bien, y aunque técnicamente plantea problemas, son
problemas de detalle. Todo texto es susceptible de crítica; los que
hacemos tareas prelegislativas lo sabemos y sabemos también que
tenemos que ser muy humildes porque es lógico que se hagan críticas.
Lo que sí creo que sería razonable es que, por medio de las
enmiendas, cuando sea necesario, se procure que aquellos artículos
que han experimentado en el proyecto pequeñas modificaciones de
detalle vuelvan a su texto original cuando la modificación no sea
sustantiva, porque eso permitirá seguir utilizando la jurisprudencia
y la doctrina existente sin mayores problemas. Cuando en un artículo
se mantiene sustancialmente lo mismo pero se cambia una palabra por
razón de estilo, ya sabemos los ríos de tinta a que esto puede dar
lugar. En algún caso hay un exceso de remisiones, fundamentalmente en
el artículo 80, y creo que eso también se puede solucionar porque es
siempre muy complicado mantener un artículo en el que hay ocho, diez
o doce remisiones seguidas, pero no debe haber mayores dificultades
para superarlo. No dudo, por tanto, que, siendo un buen proyecto,
mejorará gracias a la tramitación parlamentaria.
Hay, sin embargo, algunas observaciones, no desde el punto de vista
técnico pero sí tal vez desde el punto de vista de política
legislativa, que creo que puede ser útil conocer. En primer lugar,
entiendo que, en relación con las instituciones que se regulan,
debería suprimirse el
registro del nombre comercial. El nombre comercial cumplía una
función cuando no existía la marca de servicios. La marca de
servicios se incluyó en el ordenamiento español en virtud de una
orden de 1968, y ahora realmente lo único que hace el nombre
comercial, si se registra, es complicarnos las cosas, porque, en
definitiva, la misma protección, exactamente la misma, que se pueda
obtener con el nombre comercial se puede obtener con la marca de
servicios. Pero es que además en el proyecto se protege al nombre
comercial no inscrito, es decir que la solución ya está en el
proyecto con la protección por el simple uso. Bien es cierto que en
el artículo 90.2 valdría la pena poner de manifiesto, como se hace en
el artículo L711.4.c) de la ley francesa, que para estar protegido el
uso del nombre comercial no registrado debe ser utilizado en todo el
territorio nacional, porque puede haber nombres comerciales que
tengan un uso local. En el proyecto incluso se dice que hay que
establecer las clases para las que se pide. ¿Y por qué el registro
crea una disfunción? Porque hay una jurisprudencia consolidada en
virtud de la cual se establece que, tratándose de inscribir como
nombre comercial una denominación social, el criterio debe ser más
flexible. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que ese criterio
más flexible origina un mayor riesgo de confusión y, en definitiva,
después, una vez concedido el registro, juega el mismo papel que una
marca, por lo que lo único que hace es crear problemas.
En nuestro entorno, las leyes de marcas de Alemania y Francia -me voy
a centrar en ellas- no conocen el registro del nombre comercial,
registro que no existe en muchos países, por lo que, suprimiéndolo,
no perderíamos nada, sino que naturalmente estaría protegido por las
normas de competencia desleal. De hecho, el proyecto dice que el
nombre no registrado, pero usado, está protegido, por lo que de
alguna forma se va en definitiva hacia una protección que debiera ser
la de la competencia desleal.
Sin embargo creo que valdría la pena considerar otro aspecto en
cuanto a las instituciones reguladas. Enestos momentos la ley de
marcas no es sólo de marcas, sino de marcas y nombres comerciales,
pero debería incluir un capítulo o una sección sobre denominaciones
de origen e indicaciones geográficas protegidas. La realidad del
tráfico es que, junto a las marcas y conviviendo con ellas, están las
denominaciones de origen: Rioja, Jijona, Cava... ¿Y éstas dónde están
protegidas? Pensando en el vino, por ejemplo, su legislación
mercantil básica está en el estatuto de la viña y del alcohol, pero
después se ha extendido a las denominaciones específicas y, después
del caso de las piedras ornamentales de Galicia, se piensa que puede
haber denominaciones de origen que no sean para productos agrícolas.
No es razonable que, teniendo la importancia que en el tráfico tienen
las denominaciones de origen y ahora las indicaciones geográficas
protegidas en la Unión Europea, no haya prácticamente ninguna mención
específica, salvo en la adicional novena, en la que se dice que
se comuniquen. Las referencias que se hacen en el artículo 5 a las
indicaciones falsas de procedencia no son suficientes, puesto que la
denominación de origen es un derecho absoluto equiparable a la marca
para ser utilizada en el tráfico económico. La ley alemana incluye
las indicaciones geográficas de procedencia y les dedica toda una
parte. Asimismo, el código de la propiedad intelectual francés
también las menciona, remitiéndose al código de consumo, pero en
definitiva estableciendo un vínculo, porque en estos momentos,
señorías, aparte del estatuto de la vid y del alcohol, no tenemos
ninguna norma estatal básica sobre la materia, lo cual es lamentable.
(El señor vicepresidente, Lissavetzky Díez, ocupa la Presidencia.)
Pasemos a otro punto: el procedimiento administrativo de concesión.
Personalmente considero que no es necesario modificarlo. El sistema
que figura en el proyecto creo que complica las cosas de una forma
extraordinaria. Primero, hay un examen de oficio y, si el examen de
oficio da lugar al rechazo del registro de la marca, entonces se
inicia un recurso contencioso-administrativo. Transcurridos tres
años, si el recurrente gana el recurso, volvemos a la primera fase de
la concesión, empezando entonces la segunda, la de las oposiciones,
en la cual también puede caber recurso contenciosoadministrativo. En
definitiva, a mi modo de ver, es un planteamiento muy complicado y,
por otra parte, no creo que hubiera quejas contra el sistema que
ahora se modifica. El problema básico no está en lo largo que resulte
el procedimiento de concesión en estos momentos con la ley vigente,
sino que reside en lo que se prolonga la concesión firme o la
denegación firme porque dura muchísimo el contencioso-administrativo.
Yo pienso que hay una solución que se debería considerar, que es la
siguiente. Cuando en virtud del procedimiento administrativo de
concesión se concede la marca, no hay recurso contencioso-
administrativo, sino acción de declaración de nulidad, con lo cual en
ese momento quedaría en firme y solamente habría recurso contencioso-
administrativo cuando hubiera denegación de la marca, pero no cuando
hubiera concesión. Además, el procedimiento contencioso-
administrativo, aparte de prolongarse mucho, tiene problemas en
cuanto a la prueba que son relevantes en muchas ocasiones,
principalmente cuando se plantean temas de uso de algunas de las
marcas enfrentadas, sobre todo la oponente.
En cuanto a la jurisdicción, ésta es muy importante. La adicional
tercera prevé, siguiendo la Ley de patentes, que en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad sean los tribunales
competentes en materia de marcas. Pero aquí tenemos un problema
pendiente que habría que meterle mano, porque estamos, como todos
sabemos, en demora del señalamiento de los tribunales de marcas
comunitarias, y éste es un problema que hay que resolver. En la
exposición de motivos se dice que el proyecto se acerca todo lo que
puede al reglamento de la marca comunitaria para evitar duplicidades,
y
me parece un criterio estupendo, pero siguiendo ese mismo criterio
sería deseable que los tribunales de marcas comunitarias españoles
fueran también los mismos tribunales competentes para las marcas
nacionales, porque si acercamos los textos pero después resulta que
los tribunales de marcas comunitarias son unos y los tribunales que
son competentes para las marcas nacionales son otros, la aplicación y
la interpretación será distinta y no habrá lugar a ello. Lo lógico
sería ampliar el planteamiento de la adicional tercera y vincular a
esos tribunales, señalando en cada sede del Tribunal Superior de
Justicia un tribunal de marcas comunitarias, que sería también el
competente para la marca nacional y seguramente debiera serlo también
para la competencia desleal y propiedad intelectual, porque los
problemas de competencia desleal, propiedad intelectual y marcas se
producen muchas veces unidos unos a otros.
Otro punto que quisiera señalar se refiere a la protección de los
consumidores. Desde mi punto de vista, creo que sería razonable
establecer la responsabilidad del licenciante por los daños que
ocasionen los productos lanzados al mercado por los licenciatarios
con la marca licenciada. Porque lo que no puede admitirse es que
quien se aprovecha desde el punto de vista económico del atractivo
sobre la clientela y sobre los consumidores en general cuando llega
un problema de los productos marcados con esa misma marca que ha
licenciado diga: no, yo no quiero saber nada, yo le he atraído con mi
marca, pero entiéndase usted con el licenciatario. Este es un tema
absolutamente fundamental, especialmente, por ejemplo, en las
franquicias, y hay un precedente de este tipo en el artículo 78 de la
Ley de patentes, donde ya está contemplada la responsabilidad del
cedente o licenciante de la tecnología por los daños causados por los
productos.
En cuanto a las tasas, por supuesto no entro en si son muy altas o
muy bajas, no estoy en condiciones de juzgarlo, lo que sí creo que
sería importante es que el Congreso, a la hora de discutir el
proyecto, estableciera algún criterio sobre a dónde deben ir las
tasas, porque lo que no me parece razonable es que la Oficina
Española de Patentes y Marcas, que recibe tasas multimillonarias por
la masificación de las solicitudes, en algún momento pueda escudarse
en que no da un servicio suficientemente rápido porque son muchísimas
las solicitudes. Si usted percibe tasas de decenas de miles de
solicitudes no me venga después a decir que no tiene medios porque
son muchos. Como son muchos, recibe mucho, y por eso debe prestar ese
servicio. No sé si ocurre últimamente, pero hace unos cuantos años
había problemas para dotar de personal a la Oficina y, sin embargo,
se llevaban al Tesoro público del orden de 2.000 millones de pesetas
de excedente. Eso no debiera ocurrir en ningún caso, las tasas
debieran estar para financiar sin problemas la Oficina Española de
Patentes y Marcas, para que dé un buen servicio, y no para financiar
al Tesoro público.
Otro tema: la notoriedad. El fenómeno de la notoriedad no es el de la
marca notoria, no es el del nombre
comercial notorio, afecta a otras muchas cosas que deben ser tenidas
en cuenta dentro de la ley. Por ejemplo, ¿por qué el nombre de una
persona, si es notorio, debe tenerse en cuenta en el examen de , pero
no se debe tener en cuenta de oficio el título de una película
conocida o un personaje de propiedad intelectual absolutamente
conocido? ¿Es que mañana se puede pedir la marca Popeye y en la
Oficina Española decir: como esto es propiedad intelectual yo no
entro? Creo que habría que ampliar la protección de la notoriedad no
solamente a la propiedad intelectual, sino también incluso a
denominaciones de personas jurídicas. Si pasado mañana se pide la
marca Real Madrid o Club de Fútbol Barcelona, como ya ocurrió en el
Registro Mercantil Central, no puede plantearse el problema de si eso
es un nombre o es una denominación social, porque, por cierto, el
artículo 9.1 en sus apartados a) y b) se centra fundamentalmente en
nombres de personas físicas, pero lo que falta en el proyecto es
saber qué ocurre con las denominaciones sociales y con las
denominaciones de las personas jurídicas, porque en la realidad del
tráfico conviven unas y otras. ¿Es que pasado mañana se puede pedir
la marca PSOE o PP, y como no es el nombre de una persona física, no
es notorio, sino que es una denominación de un partido conocido por
todo el mundo...?
Con esto quiero transmitir que hace falta tener una noción mucho más
amplia de la notoriedad, exactamente igual que con el tema de las
denominaciones de origen. ¿Es que mañana se puede no dar una
protección suficientemente amplia, superando el principio de
especialidad, a las denominaciones de origen? ¿Las denominaciones de
origen Rioja o cava tienen que sujetarse al principio de especialidad
en su protección o deben tener, precisamente porque son renombradas y
notorias, una protección ampliada igual que la de las marcas o
nombres notorios?
Voy agotando mi tiempo y voy a terminar muy rápidamente con dos o
tres menciones muy concretas. En primer lugar, en el artículo 4 se
introduce una expresión que no está en la ley vigente y que, desde mi
punto de vista, plantea problemas, y es la referencia a la empresa.
En la Ley de competencia desleal no se hace mención de las empresas y
en la Ley de defensa de la competencia no se hace mención de las
empresas. ¿Por qué? Porque hoy día la noción de empresa, desde mi
punto de vista, está superada. Hoy lo que funciona es la noción de
operador económico, porque plantea problemas definir si el
profesional es una empresa. ¿Una ONG es una empresa, una fundación
sin finalidad de lucro es una empresa? Es discutible. Sin embargo,
con la expresión que existe en la ley actual, con decir una persona
no se plantea problema de ninguna clase, y este problema se traslada
también al tema del nombre comercial. ¿Por qué el nombre comercial
tiene que ser necesariamente el de una empresa? ¿Es que una fundación
o una ONG que tiene prestigio en el mercado no
puede inscribir su nombre comercial, si se mantiene la inscripción, o
no se considera su nombre comercial, aunque está actuando en el
tráfico? Lo que ocurre es que actúa en el tráfico con una función
distinta de la de las empresas. Las empresas proveen de bienes y
servicios en el mercado, mientras que hay muchos operadores muy
importantes que no están desde el punto de vista de la oferta en el
mercado, sino que están desde el punto de vista de la demanda, pero
que demandan por valor de cientos o de miles de millones y tienen,
por tanto, una presencia clarísima en el tráfico económico. Sin
embargo, según una noción estricta de empresa no deberían tener
derecho a un nombre comercial, lo cual me parece que supone un
problema. En cierta forma pienso que en la ley debería haber alguna
referencia explícita a la protección de las denominaciones de
personas jurídicas, incluso desde el punto de vista del examen de
oficio, cuando esas denominaciones de personas jurídicas sean
notorias. No olvidemos que en estos momentos existe una tendencia,
que habría que llevar adelante, a unificar el registro de personas
jurídicas, porque eso plantea problemas importantes.
Por no abusar de su tiempo, sólo quiero decir, casi a modo de
chirigota, que me parece excesivo derogar el Estatuto sobre propiedad
industrial, porque si no recuerdo mal el Estatuto sobre propiedad
industrial en esta materia estaba ya derogado por la Ley de 1988, y
siguiendo esa técnica tendríamos que derogar no sólo el Estatuto
sobre propiedad industrial sino también la Ley de 1902. Se deroga una
vez y derogado queda.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): A continuación, tiene la
palabra el representante del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), don Manuel Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Quiero agradecer la comparecencia, la
intervención y las reflexiones, desde luego muy interesantes, que ha
hecho don Alberto Berkowitz, de las cuales hemos tomado buena nota,
porque algunas pueden dar lugar a la presentación de enmiendas.
Más que ir a alguno de los apartados de la web, como él hacía
referencia al inicio de su intervención para obtener un mayor
desarrollo, le quería preguntar sobre un tema más concreto en el
sentido de si nos puede efectuar alguna reflexión o transmitirnos su
opinión sobre la posibilidad de resolver los conflictos entre las
marcas y los nombres comerciales y los nombres de dominio. Es un
aspecto que se aborda en el artículo 34 de la ley y creo que para
nosotros tiene mucho interés, porque se ha manifestado que el
planteamiento que efectúa el artículo 34 -y así lo dice el propio
Consejo de Estado en su informe- puede dar lugar a problemas de
extraterritorialidad. También se nos ha manifestado por algún otro
compareciente que es difícil encontrar otra solución y que esto tiene
un aspecto positivo, sin
lugar a dudas, que por primera vez se ofrece esa protección a la
marca y al nombre comercial, con la finalidad de impedir la
utilización de redes de comunicación telemática o como nombres de
dominio a otros, y quisiera saber si tiene alguna opinión formada o
nos puede ofrecer alguna sugerencia respecto de este tema.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): A continuación y por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Carlos
Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor Berkowitz, en primer lugar, muchas
gracias por su asistencia y más en vísperas de un prolongado puente.
(El señor catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, UNED, Berkowitz Rodríguez-Cano: Ya estamos
en el puente, prácticamente.-Risas).
Desde luego, en la exposición que ha hecho hay posiciones
coincidentes. El legislador, de lege ferenda en este caso, ha cogido
la piqueta, ha demolido los rótulos de los establecimientos y luego
ha escondido la piqueta o la ha dejado inútil y no ha seguido
demoliendo, cuando quizá una de las cosas que había que demoler era
el nombre comercial; en mis intervenciones de esta mañana insinuaba
la pregunta de por qué ese agravio comparativo entre el rótulo del
establecimiento y el nombre comercial.
Usted ha desbordado un poco los límites que mentalmente teníamos y ha
planteado problemas de propiedad intelectual. Sigo sin entender por
qué en este país determinadas cosas tienen un valor predominante
sobre otras que filosóficamente son más importante. ¿Por qué hay
tanta doctrina, por ejemplo, sobre el Registro de la Propiedad y tan
poca sobre el Registro Civil? ¿Y por qué se registra la propiedad
industrial y no se registra la propiedad intelectual? Supongo que
esto tendrá algún tipo de explicación aparte de las oposiciones que
existen en nuestro país.
En principio no me parece mal lo que ha dicho, porque verdaderamente
en el tratamiento del nombre comercial hay un auténtico galimatías.
En un determinado momento funciona como una entidad autónoma y en
otras ocasiones se asimila a una serie de efectos jurídicos. Por
ejemplo, es posible hacer una oposición basada en la existencia de un
nombre comercial cuando se exige una solicitud para la inscripción de
una marca. Son nociones tan íntimamente vinculadas, que quizás lo más
adecuado sería establecer las tres categorías que tradicionalmente
existían o a lo mejor una categoría única con algunos matices
diferenciadores, por ejemplo y tal como establecía la anterior ley,
la transmisión del nombre comercial debe ir unida a la transmisión
del conjunto de la empresa, o como usted dice desbordando el derecho
mercantil que aprendimos del profesor Garrigues. El derecho mercantil
ha dejado de ser ya el derecho de las empresas para convertirse en el
derecho
de los operadores jurídico-mercantiles; hay que estar abierto a estas
nuevas ideas. En definitiva, nos parece que el nombre comercial tiene
una entidad de descripción universal para todos los productos o
servicios que hay en un establecimiento mercantil y se puede
considerar casi como un fraude o como un abuso de derecho respecto de
los consumidores la transmisión parcial, que implica para esos
usuarios o consumidores la fiabilidad que está adquiriendo algo que
procede de una entidad jurídica, que sigue existiendo pero que ha
segregado el nombre de su patrimonio y lo ha vendido a un tercero que
a lo mejor no debiera merecer la misma confianza de los usuarios o de
los consumidores. Independientemente de esto, también estoy de
acuerdo con lo que ha dicho sobre la responsabilidad de los
licenciatarios.
Quizás, el problema más agudo que se presenta en este proyecto de ley
sea con relación a las marcas, donde incluso se establece como causa
de ineficacia jurídica la posibilidad de que alguien arbitrariamente
niegue a una persona la entrada en esa asociación que controla la
marca colectiva que puede ser de procedencia geográfica. A
continuación, en vez de establecer la protección del titular de la
marca colectiva, se establece la protección del individuo rebelde que
no ha querido entrar en la asociación que controla esa marca
colectiva, aunque tiene las puertas abiertas por mandato legal, pero
tiene el derecho a utilizar, sin entrar en esa asociación de puertas
abiertas, la denominación de la procedencia geográfica de origen de
los productos o servicios.
Ha tocado de refilón el tema de las franquicias, uno de los elementos
en que basamos nuestra enmienda de totalidad, que me parece tiene
bastante orfandad jurídica en nuestro país. No sabría decir en estos
momentos si es similar a la marca de garantía o si es idéntica, pero
sería conveniente que en este proyecto de ley, cuando sea ley, se
hiciera una alusión, que podría ser marca de garantía y franquicia,
para ir dotando de tipicidad a una actividad que cada vez es más
usada en el tráfico jurídico-mercantil y que está bastante
desprotegida jurídicamente.
Respecto a lo que ha suscitado de la conveniencia de no alusión a las
empresas, estaba pensando en la posibilidad de que algún individuo
poco escrupuloso, en un determinado momento sacara al mercado unos
artículos con el emblema de la Cruz Roja y el nombre de Cruz Roja.
Efectivamente, nos encontramos hoy ante la carencia de un instrumento
jurídico que pueda reprimir enérgicamente el aprovechamiento de los
esfuerzos desinteresados de miles o millones de personas que han
contribuido al enaltecimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.
Voy a preguntarle, porque hice la pregunta esta mañana con poca
fortuna -me he quedado sin respuesta-, si en su opinión existe algún
tipo de contradicción entre el proyecto y la existencia de la marca
comunitaria y si se recogen en el proyecto todas las obligaciones
asumidas por España en materia de signos distintivos al suscribir los
acuerdos y tratados internacionales.
A partir de nuestra integración en la Unión Europea, se ha presentado
un problema léxico o de traducción en nuestra legislación. Se nos
inunda con estándares jurídicos que por desusados son fuente
permanente de conflicto en la interpretación de los contratos y en el
uso de los operadores jurídicos, juzgados y tribunales. Recuerdo, por
ejemplo, el interés vital en la protección de datos personales;
intervine en las dos ponencias que ha habido en esta Cámara sobre
esta materia y todavía no sé lo que es el interés vital. Viendo este
proyecto de ley me quedo sin saber qué es un establecimiento
industrial o comercial efectivo y serio, al que se alude en el
artículo 3 y en el artículo 11. ¿Quiere decir que no es un
establecimiento iocandi causa? Esta interpretación es completamente
ridícula. Creo que sería más conveniente sustituir los adjetivos
efectivo y serio por la expresión, no exactamente equivalente pero
seguro que más certera, de establecimiento abierto al público.
Igualmente me quedo sin saber a qué se hace referencia cuando en el
texto del proyecto se alude al comportamiento leal; pues en nuestro
derecho, si hablamos de comportamiento de acuerdo con la buena fe o
las prácticas comerciales, todo el mundo sabe a qué nos referimos.
En cuanto a los tribunales especiales, a los que usted ha hecho
mención, yo lo he planteado también esta mañana y me alegro de que la
preocupación sea común; no sé si lo es también la solución. En mi
opinión, una de las peores cosas que le puede ocurrir a un juzgado en
este país es que le caiga una suspensión de pagos o una quiebra
porque desborda la oficina judicial y además los problemas que
suscita una sociedad civil o una sociedad mercantil son diferentes
como lo son también los que están a caballo entre el derecho
administrativo y el derecho mercantil de las patentes y de las
marcas. Habría que ir pensando en el establecimiento de un orden
jurisdiccional especializado en cuestiones mercantiles en el que
tendrían su asiento natural las patentes, las marcas, las sociedades,
las suspensiones de pago -o como se llamen en el futuro-, y las
quiebras mercantiles.
Me alegro también de que comparta la preocupación que tenemos por las
tasas. Usted lo ha planteado desde una perspectiva diferente de la de
mi grupo. Hasta ahora, hay un problema muy serio en este país de
transferencia de tecnología desde la mente de quien la concibe hasta
su aplicación desde el punto de vista industrial o comercial. Y una
de las dificultades para que se opere esa transferencia de tecnología
estriba en las regalías que hay que pagar para disfrutar de tales
derechos, que hay que sumarlas a las que con toda legitimidad
perciben, por ejemplo, los agentes de la propiedad industrial. No hay
que tener en cuenta solamente, como
se predicaba esta mañana, el caso del expediente digamos anatómico de
la concesión de una marca; hay que entrar también en la patología de
ese expediente, que puede originar recursos contencioso-
administrativos, acciones civiles, recursos en vía administrativa.
Todo eso va encareciéndolo y al final ocurre que no se inscriben con
la asiduidad necesaria las marcas, las patentes, los modelos de
utilidad ni algunas otras cosas; a veces ni siquiera las fincas
inmuebles, por el costo de los devengos registrales.
No quisiera cansar su tiempo, pero me parece que no se resuelve muy
bien, pues cuando se establecen las prohibiciones, en el artículo 5
se habla de prohibiciones absolutas y en el apartado b se dice que no
podrán registrarse como marcas las que carezcan de carácter
distintivo. A continuación se habla de que tampoco se pueden
inscribir aquellas cuyo signo distintivo son la especie, la calidad,
la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica,
aquellas en que se emplea una denominación que se ha convertido en
usual o habitual o bien aquellas que pretenden tener como
denominación alguna forma impuesta por la naturaleza o necesaria para
la obtención de un resultado técnico. Me parece que todo esto son
capítulos de la misma novela; es decir la indistinción de la marca se
manifiesta, entre otras cosas, por algunos de los mecanismos que se
prohiben en los apartados c), d) y e), que debieran desaparecer como
categoría distinta del apartado b), puesto que son la traducción a la
realidad de esto.
Quería preguntarle si en su opinión y como signo distintivo podrían
valer también los sonidos, porque se hace continuamente referencia a
la expresión de representación gráfica y sabemos que cuando hoy una
persona adquiere un móvil una de las cosas que puede hacer es cambiar
su signo de saludo o de identificación, ¿mediante qué, mediante un
signo gráfico? No, mediante un signo auditivo. Creo que en esta
sociedad, donde la gente se complace tanto en afirmar que estamos en
una nueva era de la información y de la comunicación, estas pequeñas
cosas como la del sonido debe tener cada vez más carta de naturaleza,
porque antes no existían los sistemas de reproducción de sonido como
no recurriéramos al pentagrama, con lo cual, el flamenco se quedaba
sin posibilidad de expresión gráfica; pero hoy el flamenco lo podemos
ver no en un pentagrama sino en un disco o en cualquier otra forma de
reproducción del sonido.
Tenía muchas preguntas pero no quiero cansarle porque me entra
remordimiento de conciencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): A continuación, en
representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don
Fernando Fernández de Trocóniz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS: Hoy tenemos una composición en
esta Comisión
un tanto especial, antes con la comparecencia del señor subsecretario
y ahora con una pregunta, que luego formularé al señor compareciente,
con relación a si realmente se pronuncia Bérkowitz, Berkówitz o
Berkowítz, porque las tres fórmulas he escuchado y me gustaría que de
su propia boca nos dijera por fin cómo debemos pronunciar su excelso
nombre. Decía que tenemos una composición curiosa en la mesa porque
evidentemente es una muestra palmaria de los frutos magníficos que ha
dado la inmigración en nuestro país.
Antes de proseguir, quisiera hacer un comentario histórico. Yo ahora
sé muy poco derecho, cuando acabé la carrera de derecho sabía
bastante menos del que sé ahora, pero quiero resaltar que cuando
terminé dicha carrera hubo una asignatura que no estudié nunca, una
asignatura que después de acabar la carrera de derecho era
prácticamente la única que sabía de verdad y de la cual además no me
examiné al final del curso, y esa asignatura era el derecho mercantil
segundo, que me explicó el profesor Alberto Berkowitz.
No voy a formularle ninguna pregunta pero sí voy a realizar una serie
de aclaraciones y agradecimientos a las sugerencias que formula.
Ciertamente la materia de las denominaciones de origen es un asunto
absolutamente olvidado en nuestro derecho, que se regula por una
normativa sectorial, que ha estado extrapolado a otros ámbitos de la
actividad económica, cual es el producto de la bebida y del alcohol.
Y no solamente es que se regule por un norma que está pensando
exclusivamente en bebidas vínicas y espirituosas, es que además se
plantea un problema difícil, tal vez curioso, en orden a la
naturaleza jurídica de los consejos reguladores. He de contarles una
anécdota, porque hoy en esta Comisión estamos contando anécdotas
vividas en nuestro pasado. Determinado consejo regulador adquirió una
propiedad inmueble -hablo de mi región, de Castilla y León- y cuando
fueron a inscribirlo al Registro de la Propiedad les dijeron que no
podían inscribirlo a nombre del consejo regulador, sino que solamente
podían inscribirlo a nombre de la Junta de Castilla y León por cuanto
consideraban que este consejo regulador carecía de personalidad
jurídica, siendo así que eran los miembros del consejo regulador los
que habían satisfecho con sus cuotas el importe, me imagino que
importante, del bien inmueble que habían adquirido. Es importante que
tomemos nota de la necesidad que existe en nuestro derecho de
acometer la regulación de las denominaciones de origen porque es un
asunto que no tiene gran trascendencia, pero sí tiene la
trascendencia específica que le corresponde y nosotros estamos
precisamente para eso, para acudir allá donde surgen y se plantean
los problemas.
La sustitución que propugna con relación al cambio de las menciones a
las empresas por operadores económicos me parece muy interesante y
puede ser tomado y tenido en consideración. Asimismo, me parece muy
importante la introducción de las denominaciones
notorias derivadas de propiedad intelectual al establecimiento de
prohibiciones de registración en orden también a la propiedad
industrial. Además, se añade un posible escollo que tal vez podría
fácilmente superarse con relación a la propiedad intelectual que ha
entrado en el dominio público, por cuanto aquí no cabe en ningún caso
oposición de parte y tendría que verificarse de oficio respecto de
aquellas denominaciones notorias de la propiedad intelectual, a los
efectos de poderse denegar su inscripción en el Registro de la
Propiedad Industrial.
He de señalarle que la Ley de 10 de noviembre de 1988 derogó el
Estatuto de la propiedad industrial de 1929, con relación a marcas y
signos distintivos en general, y nombres comerciales, si bien es
cierto que dejó un pequeño resquicio en orden a determinadas
disposiciones transitorias, disposiciones transitorias que ahora
podemos concretar específicamente y no volver a derogar aquello que
ya fue derogado antes, por mor siempre de la elegancia jurídica que
caracteriza a esta casa a veces.
Plantea el problema de las jurisdicciones especializadas. He de
decirle que comparto su criterio y también el criterio que ha
manifestado antes el diputado Navarrete con relación a la necesidad
de jurisdicciones especializadas cuando nos encontramos en ramas del
derecho que requieren absolutamente una especial profesionalización
y especialización para su solución. Excede, y creo que con mucho, el
ámbito de esta Comisión de Ciencia y Tecnología y del proyecto de ley
que nos ocupa de patentes y marcas comerciales, en la medida que
requeriría una revisión en profundidad de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Comparto su criterio de que sin una serie de jurisdicciones
especializadas mal podemos abordar un adecuado derecho concursal, mal
podemos abordar una adecuada protección y tratamiento de la propiedad
intelectual, de la propiedad industrial, no solamente en materia de
competencia desleal, sino también en materia de defensa de la
competencia y estoy convencido de que supondría un gran avance si
pudiese hacerse así. También participo del criterio de que la Oficina
Española de Patentes y Marcas más que un organismo autónomo debería
ser considerado como un ente de derecho público sujeto a derecho
privado, como sucede actualmente por ejemplo con la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, que proyecta a aquellos organismos públicos
que perciben directamente recursos de los particulares una agilidad,
dinamismo y eficacia que difícilmente se puede derogar de otro modo
en la medida que están sometidas a una disciplina presupuestaria.
Lamentablemente, excede del ámbito y de las posibilidades que tenemos
ahora con la Ley de marcas y nombres comerciales para abordar este
problema, porque supondría introducirse en un complicado proceso
dentro de lo que significa la entera organización administrativa,
porque he de decirles que no sólo afecta a este organismo concreto,
sino que
estoy pensando también en el comisionado del mercado de tabaco al
cual influye también decisivamente esta materia de la percepción
directa de tasas. La disciplina presupuestaria no supone solamente un
lastre, supone a veces un freno, no solamente en lo referente al
control del gasto, sino también a las dotaciones organizativas,
funcionales y personales de este tipo de organismos.
Con esto concluyo mi intervención, dándole real, efectiva y
efusivamente las gracias, y me imagino que el lunes habrá clase.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky y Díez): Una muy breve y ligera
reflexión sobre el tema de los apellidos. Cuando yo ejercía como
portavoz en la Asamblea de Madrid, el señor Ruiz-Gallardón,
presidente de la Comunidad de Madrid, se empeñó durante una serie de
debates del estado de la región en llamarme Lisiabeski. Por si
ustedes no lo saben, en ruso la letra e se pronuncia ie. Yo le dije
que no había que llegar a ese extremo, que cuando tenemos un apellido
castellanizado, se lee como se escribe. Por lo tanto, mi apellido es
Lissavetzki, el señor Berkowitz dirá cómo se tiene que pronunciar el
suyo, pero en cualquier caso afortunadamente nuestro idioma no es
como en inglés, que, como decía alguno se escribe Manchester y se
pronuncia Liverpool. (Risas.)
En cualquier caso, tiene la palabra el profesor Berkowitz.
El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (Berkowitz Rodríguez-Cano): Trataré de
contestar a las distintas preguntas, o hacer algún comentario a
alguna de las observaciones por el orden en que han sido formuladas.
Con relación al tema de los nombres de dominio, no he podido estudiar
demasiado en detalle el proyecto que estamos viendo porque he tenido
que estar ocupado, en la Comisión general de Codificación, para hacer
un borrador de proyecto de comercio electrónico, y ahí se incluían un
par de normas sobre esta materia. En primer lugar, una norma que en
definitiva está recogida en el proyecto, es decir la idea es que no
nos obsesionemos con el mundo de Internet pensando que es un mundo
aparte, porque al mundo de Internet se le aplica el ordenamiento
jurídico en su conjunto, y por tanto si una persona no puede utilizar
en España en el tráfico económico un signo porque es una marca
protegida, no lo puede utilizar ni en el escaparate de la esquina ni
en la página web. Lo que ocurre es que naturalmente está el problema
de la territorialidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que podremos
demandar sin mayor problema a quien tenga su sede en España pero
tendremos serios problemas si tenemos que demandar a un señor que
está en Estados Unidos o en Singapur.
Segundo problema, allí había una propuesta que yo creo puede ser
interesante y es que se proponía que en
el Registro Mercantil central se inscribieran voluntariamente los
nombres de dominio, es voluntario pero tiene un atractivo, y una vez
inscrito el nombre de dominio en ese Registro Mercantil central
operaría para impedir el otorgamiento de otras denominaciones
sociales. Son dos normas que podrían ser útiles. Pero aquí no se está
hablando de denominaciones sociales, que yo creo que es algo que se
echa de menos en el proyecto. Lo que hace el Código de la propiedad
intelectual francés es bastante razonable, cuando dice que uno de los
obstáculos para que se registren marcas son las denominaciones
sociales anteriores, que yo ampliaría a denominaciones de personas
jurídicas cuando son conocidas entre el público, de tal forma que
puedan dar lugar a una confusión, es decir, si mañana se pretende
inscribir o utilizar la marca Manos unidas, el público lo conoce, es
la denominación de una fundación y como los seres humanos no somos
compartimentos estancos hay que evitar que nadie pueda pensar que eso
tiene que ver con esa organización.
Pasemos ahora a las observaciones del señor Navarrete sobre el
registro de la propiedad intelectual. No hay registro de la propiedad
intelectual porque el Convenio de la Unión de Berna, del que España
es parte desde su origen, a finales del siglo XIX, prohibe
expresamente que se sujete a inscripción constitutiva la protección
de la propiedad intelectual, y en España hay un registro pero es un
registro simplemente a efectos de prueba, y eso naturalmente nos
plantea ciertos problemas.
Con relación al problema de la transmisión del nombre comercial,
ocurre que en el nombre comercial en la regulación del Estatuto, si
no recuerdo mal, regía el principio de veracidad y si se quita el
principio de veracidad, cada vez se acerca naturalmente el nombre
comercial más a la marca de servicios, realmente es una marca de
servicios. La directiva comunitaria permite la libre transmisibilidad
de la marca, cosa que ha sido criticada, y aquí está el profesor
Fernández Novoa, que ha sido un defensor insigne de la no
transmisibilidad de la marca. La directiva comunitaria lo ha resuelto
así, permitiéndose la libre transmisión de la marca y asimilándose
prácticamente el nombre comercial a la marca, por lo que establecer
un criterio distinto parece que no estaría demasiado justificado.
Marcas colectivas. Debo reconocer que no he gastado ni un minuto en
mirar las marcas colectivas. ¿Cuántas marcas colectivas hay
inscritas, tres, cinco? No llegan a diez. La institución es un
fracaso. El problema no es por lo tanto un detalle en la regulación,
-naturalmente, en la directiva comunitaria está bien que se incluya-
el problema es que en la realidad española no funciona. Pienso que
tal vez no funciona porque, en algunos países, la marca colectiva ha
cumplido la función de la denominación de origen en España y,
entonces, como en España tenemos la denominación de origen, los
señores de La Rioja o los señores de Cava o los
señores de Jijona o los señores de Ribeiro, que, naturalmente, tienen
su denominación de origen, ¿para qué quieren una marca colectiva?
Entre otras cosas, no hay obstáculos para que un particular o una
persona determinada pida una marca y después se dedique a
licenciarla, constituyendo de hecho en la práctica, a través de las
licencias, un sistema equiparable al de las marcas colectivas, pero
sin los requisitos de dichas marcas.
La franquicia y la marca de garantía. La franquicia realmente
necesita una regulación. Si no recuerdo mal, hay una regulación en la
Ley de ordenación del comercio minorista, desarrollada después por un
decreto -realmente no era el sitio de regularlo, pero ahí está- pero
es incompleta. Si no me equivoco, en la Comisión General de
Codificación hay un grupo de trabajo que prepara un anteproyecto
sobre contratos de distribución, entre los cuales, evidentemente,
está el tema de la franquicia. Es cierto que hace falta una
regulación de la franquicia en nuestro país porque hay, aparte de la
Ley de ordenación del comercio minorista, el reglamento comunitario
en aplicación del artículo 81 del Tratado de Roma.
Creo que me he referido ya al tema de las denominaciones de los
organismos sin ánimo de lucro como la Cruz Roja.
El problema del proyecto, la marca comunitaria y los tratados. El
proyecto realmente cumple muy fielmente las obligaciones
internacionales y, en ese aspecto, no me parece que plantee ningún
problema, a diferencia de lo que ocurría en la Ley de 1988, donde,
por la precipitación, como es conocido por todos y se dice en la
exposición de motivos, se dieron disonancias con la directiva
comunitaria.
Respecto del establecimiento comercial serio, es una de las cosas que
nos ocurren. El Convenio de la Unión de París habla del
establecimiento serio, que no es un establecimiento abierto al
público. Lo que viene a decir sobre el establecimiento serio es que
si hay un extranjero que por su nacionalidad no tendría derecho a
acogerse al Convenio de la Unión de París pero tiene en España un
establecimiento serio -es decir, unas oficinas que funcionen
realmente, que no se trate de un fraude de ley, que no se trate de
una pura apariencia-, éste podría aprovecharse de ese establecimiento
en España para, en definitiva, a través del mismo, acogerse a los
beneficios del Convenio de la Unión de París.
Tribunales especiales de propiedad industrial. Estoy de acuerdo, y a
ello se ha referido también el señor Fernández de Trocóniz en el
planteamiento que se ha hecho de que tribunales de comercio están un
poco en el aire, que excede evidentemente del proyecto de marcas,
pero no estoy seguro de que exceda el proyecto de marcas, teniendo en
cuenta la adicional que dedica a la jurisdicción para las marcas
nacionales y estando España fuera de plazo para determinar los
tribunales de marca comunitarios, una norma que se refiriera
específicamente a los tribunales de marca comunitarios que
tiene que establecer el Estado español, y me parece que sería el
lugar adecuado. No queramos resolver todo de golpe, resolvamos esto y
ya iremos más adelante viendo otros aspectos.
Además, en cuanto a los tribunales de marca comunitaria, hay un
problema en el aire que es realmente grave y que ya anticipo, y es
que en algún momento se pensó en establecer en toda España un único
tribunal de marca comunitaria en Alicante, cosa que ha sido rechazada
por los círculos interesados por razones obvias. Es decir, los
tribunales de marca comunitaria entienden de las acciones por
violación de marca comunitaria, con lo cual, si a un señor de
Canarias le demandan porque en Canarias está violando una marca
comunitaria, como demandado, tendrá que desplazarse a Alicante, y lo
mismo ocurriría si el señor viviera en A Coruña, en Barcelona o en
Madrid; todos tendrían que desplazarse a Alicante. Hagamos lo que han
hecho los alemanes, que han establecido un tribunal de marca
comunitaria para cada uno de los länder, que me parece que es el
mismo criterio que sigue este proyecto de ley en relación con las
marcas nacionales. Aprovechemos ese impulso para solucionar de una
vez el problema.
En cuanto a las tasas, diré que ese es un tema que siempre permite
ver las cosas en sus distintos aspectos. Efectivamente, unas tasas
altas pueden entorpecer de alguna forma la solicitud por parte de
pequeñas y medianas empresas, pero también es cierto que la inmensa
mayoría de las tasas las pagan empresas extranjeras y en gran parte
multinacionales. Ahí hay una elección política de cierta importancia
porque, a lo mejor, resulta que a las pymes se les pueden
proporcionar subvenciones vía pyme, sin necesidad de que las tasas
españolas sean las más baratas en atención a las pymes españolas,
pero que las están pagando las multinacionales extranjeras.
Respecto a la falta del carácter distintivo, estoy totalmente de
acuerdo con usted. El artículo 5 dice que falta carácter distintivo y
después los apartados siguientes señalan las diversas faltas de
carácter distintivo. Totalmente de acuerdo. Yo, como nunca me acuerdo
de delimitar una y otra de las letras, siempre hablo de la
genericidad de la marca, cosa que me reprochan de vez en cuando, pero
ésa es la realidad. Lo que pasa es que, como la directiva comunitaria
lo ha establecido, han sido tan meticulosos de establecer los
distintos supuestos, nosotros los reproducimos. Esa es la razón.
En relación con los sonidos, también nos adaptamos a la directiva
comunitaria. El problema que tenemos muchas veces no solamente en
esta ley, sino en otras muchas, es que realmente la participación del
Parlamento español en las directivas comunitarias es prácticamente
nula. En este caso es una cuestión puramente técnica, pero hay otros
supuestos en que la cuestión es más importante desde el punto de
vista sustantivo y, si la cosa viene vía directiva comunitaria, aquí
ya no tiene prácticamente nada que hacer el Congreso, con lo cual
también puede ser interesante desde el punto de vista del Gobierno de
turno el llevar las cosas vía Bruselas, donde salen más fácilmente,
en vez de venir directamente aquí, donde puede haber obstáculos de
otro tipo. Pero ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo.
Al señor Fernández de Trocóniz quiero darle las gracias por el
recuerdo de aquellos años, que uno siempre añora; sin duda, el tiempo
nos obliga a ello. Veo que ha superado con mucho los conocimientos
que pudo aprender entonces, porque hay que ver qué cantidad de cosas
nos ha dicho de diversos sectores. En consecuencia, lo único que
tengo que aclararle es cómo se pronuncia mi apellido. En mi familia
decimos Berkowitz, si bien es cierto que cuando salgo al extranjero
cambio el acento y digo monsieur Bérkowitz o mister Bérkowitz, es
decir, que en España es Berkowitz y en el extranjero lo adapto a la
acentuación extranjera.
Nada más.
VICEPRESIDENTE El señor (Lissavetzky Díez): Agradecemos al señor
Berkowitz su intervención, interesantísima, que seguro va a servir a
los grupos parlamentarios a la hora de elaborar sus enmiendas.
- DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL, FERNÁNDEZ NOVOA.
(Número de expediente 219/000205.)
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Vamos a continuar la
sesión. Agradecemos al profesor Fernández Novoa que haya venido a
esta comparecencia, máxime cuando ha tenido que desplazarse desde
otra comunidad, desde otra región, y en estas fechas, y a quien damos
la palabra para que realice su exposición.
El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL (Fernández Novoa): Muchas
gracias por haber sido invitado a intervenir en esta sesión
informativa sobre una materia que para mí es extraordinaria y
positivamente apreciada, dado que me vengo dedicando al estudio del
derecho de marcas desde hace más de treinta años. Y precisamente como
estudioso del derecho de marcas, quisiera ante todo elogiar
públicamente las líneas generales del proyecto de ley de marcas, así
como la técnica jurídica depurada con la que en líneas generales ha
sido redactado.
Pienso que el proyecto de ley de marcas es un cuerpo jurídico
bastante equilibrado, en el que se conjugan la protección del titular
de la marca, la protección de los intereses de los consumidores y
también del sistema competitivo. En efecto, la protección del titular
de la marca en el proyecto se refuerza sensiblemente, por un lado, al
regular el contenido del derecho de exclusiva y al regular las
acciones en defensa del derecho de la marca y, por otro, al
establecer el cuadro de las prohibiciones, sobre todo las
prohibiciones absolutas, y también, al fijar el régimen del uso
obligatorio de la
marca registrada y de la caducidad por falta de uso, se toman en
consideración ciertas exigencias del sistema competitivo y también de
la protección de los intereses de los consumidores.
Pienso que el proyecto tiene que ser elogiado singularmente porque su
futura y eventual aprobación significaría la armonización plena y
definitiva del derecho español de marcas con la Directiva 89/104 CEE,
esto es, con la primera directiva de marcas, de 21 de diciembre de
1988. Es cierto, y hay que recordarlo, que muchos de los principios y
bastantes normas de la primera directiva comunitaria ya habían sido
incorporadas por la ley vigente, por la Ley de marcas de 1988, pero
es indudable asimismo que en ciertos puntos básicos -prohibiciones
absolutas, uso obligatorio de la marca, etcétera- existen todavía
sensibles diferencias entre la Ley española de marcas y la Directiva
89/104. Esta afirmación de las diferencias o disonancias denunciadas
no implica en modo alguno un juicio peyorativo de la vigente Ley
española de marcas. Antes al contrario, creo que esta ley ocupará
siempre un lugar destacado en nuestra historia legislativa por cuanto
que representó en su momento un gran progreso frente al Estatuto de
la propiedad industrial de 1929. Sin embargo, no cabe desconocer,
como ya se ha dicho repetidamente, que tal vez por las prisas con las
que se aprobó la Ley de marcas de 1988 -la aprobación se produjo unas
semanas antes de la aprobación de la Directiva 89/104- no fueron
tenidas en cuenta todas las soluciones, algunas de ellas imperativas,
establecidas por la directiva.
Con el fin de contribuir al perfeccionamiento del proyecto, un
proyecto por otra parte muy sólido, voy a hacer algunas
consideraciones o, si se quiere, sugerencias muy concretas. En
relación con el apartado 3 del artículo 3 del mismo, es sabido que
esta norma pretende que los españoles y las personas que pueden
invocar la Ley de marcas puedan también invocar las normas del
Convenio de la Unión de París de 1983, las normas actuales o las
normas futuras siempre que resulten más favorables que las normas de
la propia Ley española de marcas. Una norma en este sentido figura en
la vigente ley, apartado 3 del artículo 10, y también en la Ley
española de patentes de 1986, apartado 3 del artículo 2. Pues bien,
en este momento, además del Convenio de la Unión de París -de esto se
hace eco la exposición de motivos del proyecto-, también existe un
acuerdo importante en la órbita internacional, el Adpic o Trip, el
acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio. Podría ser conveniente que también se
concediese a los nacionales españoles y a quienes puedan beneficiarse
de la protección de la Ley de marcas que puedan invocar las normas
del Adpic, del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio, siempre que sean
más favorables que las normas contenidas en la Ley de marcas. En este
sentido,
someto a la consideración de SS.SS., añadir al apartado 3 del
artículo 3 la mención expresa del acuerdo sobre los aspectos de la
propiedad intelectual relacionados con el comercio.
En cuanto a las prohibiciones absolutas, artículo 5.º del proyecto,
habría que reflexionar acerca de la conveniencia, hipotética al
menos, de incluir una norma optativa que figura en la primera
directiva comunitaria de marcas. Me refiero -insisto en que se trata
de una norma optativa- a la letra b) del apartado 2 del artículo 3 de
la primera directiva comunitaria. Según este precepto, los Estados
miembros de la Unión Europea pueden prohibir el registro de aquellas
marcas que incluyan un signo de alto valor simbólico, en particular
un signo religioso. Tal vez sería conveniente que añadiese esta
ulterior prohibición al catálogo de prohibiciones que se establecen
en el artículo 5, y me permito subrayar que cuando la directiva habla
de signo religioso obviamente no está refiriéndose a un signo de una
confesión religiosa determinada, sino a un signo religioso en
general. En este sentido lo que se dispone en la directiva, letra b),
apartado 2 del artículo 3, tiene un significado muy distinto del que
tenía, por ejemplo, el número 12 del artículo 124 del derogado
Estatuto sobre propiedad industrial de 1929, porque la vieja norma,
hoy derogada, se refería a las efigies y distintivos del culto
católico sin el permiso escrito de las autoridades eclesiásticas
diocesanas. Si se prohibe el registro de marcas que incluyan un signo
de alto valor simbólico, en particular un signo religioso, no se
atenta contra ningún principio constitucional y tal vez se estaría
proporcionando a las partes interesadas en esta materia la
posibilidad de oponerse al registro de ciertas marcas, y tengo la
convicción de que en algunos casos se solicitan marcas que pretenden
incluir signos de alto valor simbólico, en particular un signo
religioso.
Si se me permite, en mi intervención quisiera hacer especial hincapié
a una figura importante que ha venido difundiéndose en la práctica y
que ha sido recogida por los textos de las leyes europeos, por la
propia Directiva 89/104, y también por el Reglamento 40/94, sobre la
marca comunitaria. Me refiero a la marca renombrada.
Es cierto que el proyecto en el artículo 8 regula lo que llama marcas
y nombres comerciales notorios registrados. En este sentido hay que
aplaudir sin la menor vacilación la postura del proyecto, por cuanto
que en la vigente Ley de marcas de 1988 no se protege adecuadamente
la marca renombrada. Sin embargo, entiendo que no se ha recogido
adecuadamente la terminología, porque el artículo 8 habla de marcas y
nombres comerciales notorios registrados, cuando lo cierto es que en
la letra a) del apartado 4, del artículo 4 de la primera directiva
comunitaria, así como en el apartado 21, del artículo 5 en la versión
castellana o española se habla de marca renombrada, no de marca
notoria, la marca notoria es una figura distinta de la
marca renombrada. Lo que digo de la versión española, que es la que
nos interesa, de la directiva comunitaria, artículos 4 y 5, en los
apartados correspondientes, se puede predicar también de las
versiones francesa, portuguesa e inglesa. La versión francesa se
refiere a la marca que goza de un renombre; la versión portuguesa
a la marca que goza de prestigio -prestigio y renombre son términos
sinónimos o equivalentes- y, por último, la versión inglesa se
refiere a la marca que tiene una reputación, y reputación también es
sinónimo de renombre o de prestigio.
Por esta razón y por otras que me permitiré alegar, pienso que la
expresión que figura en el epígrafe oficial del artículo 8, marcas y
nombres comerciales notorios registrados, debería ser sustituida por
la de marcas y nombres comerciales renombrados. De esta manera, si se
sustituye en el artículo 8 y en otros artículos, por ejemplo, el 34,
al regularse el derecho de exclusiva, la palabra notorio -o notoria,
si pensamos en la marca- por renombrada, la terminología nos permite
deslindar dos figuras claramente distintas: por un lado, la marca
notoria o notoriamente conocida y, por otro lado, la marca
renombrada, ya que a mi modo de ver se trata de dos figuras
distintas. Cuando se habla de marca notoria o notoriamente conocida,
y lo hace el proyecto en el artículo 6.2.d), se está pensando en un
signo o marca no registrado, pero que va a ser protegido como
consecuencia de su notoriedad, del conocimiento o reconocimiento de
la marca por parte del público, del sector correspondiente de los
consumidores.
Por el contrario, la marca renombrada, a la que se refiere con estos
términos la directiva -y así se pone de manifiesto en el artículo 8-
se trata de una marca registrada, pero que es protegida no sólo en el
ámbito de la regla de la especialidad, sino más allá. Es decir, la
marca notoria permanece dentro de los confines de la regla de la
especialidad. Al titular de la marca notoria se le concede protección
frente al uso de un signo idéntico o semejante en relación con
productos o servicios idénticos o similares. Por el contrario, al
titular de la marca renombrada se le debe conceder protección cuando
los productos o los servicios no son idénticos ni similares. Dicho de
otro modo, la marca renombrada -y esto se percibe también en el
proyecto, aunque con una terminología a mi modo de ver incorrecta-
tiene que ser protegida frente al uso de un signo idéntico o
semejante en relación con productos o servicios que no sean
similares. Por eso la marca renombrada es protegida, porque el uso de
un signo idéntico o semejante implica un aprovechamiento indebido o
un menoscabo -sigo leyendo el artículo 8.1- del carácter distintivo
o de la notoriedad. La norma es perfecta, si se reemplaza notoriedad
por renombre. Curiosamente, cuando el artículo 34 del proyecto
delimita el ius prohibendi, el derecho de exclusiva del titular de la
marca renombrada, lo que se llama la marca notoriamente conocida en
el proyecto, se está configurando el derecho de exclusiva
del titular de la marca renombrada y ya no se emplean exactamente
los términos del artículo 8.1, sino que, por el contrario, el
artículo 34.2.c) habla de lo siguiente: se pretenda obtener una
ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre. Aquí aparece
la expresión correcta y no el término notoriedad que sí figura en el
apartado 1 del artículo 8.
Obsérvese, además, que con muy buen criterio el proyecto protege al
titular de la marca renombrada en los casos de perjuicio, pero
perjuicio causado al prestigio de la marca no a la notoriedad. Esto
es lo que se dice, por ejemplo, en el apartado 1 del artículo 43, al
regular el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios. El
apartado 3 del artículo 43 emplea dos términos distintos para
referirse a figuras jurídicas también distintas: la notoriedad y
prestigio de la marca. Por tanto, a mi modo de ver -y ésta es la
sugerencia que someto a la consideración de SS.SS.-, incluso existen
argumentos de coherencia del proyecto para reemplazar, en el contexto
del artículo 8º, la expresión marca notoria, nombre comercial
notorio, por la expresión marca renombrada, nombre comercial
renombrado.
Otro punto, el penúltimo, sobre el que quisiera hacer algunas
consideraciones, concierne a la posición del licenciante de una
marca. La figura de la licencia se regula en el artículo 48 del
proyecto; afortunadamente, se ha tenido en cuenta el artículo 8º de
la directiva, y el número 2 del artículo 48 pretende fortalecer la
posición jurídica del licenciante -titular de la marca y licenciante
de la misma-, concediéndole la facultad de invocar, en determinados
supuestos taxativos, no sólo las acciones derivadas del
incumplimiento del contrato sino también las acciones derivadas de la
infracción del derecho de exclusiva sobre la marca, en este caso
sobre la marca licenciada. Esto es lo que hace el número 2 del
artículo 48, que es lo mismo que hace el apartado segundo del
artículo 8º de la directiva. Y tanto la directiva como el proyecto
van enumerando los supuestos concretos, porque son supuestos
concretos, que han sido estudiados por el doctor Tomás de las Heras,
aquí presente, que luego va a intervenir.
Pues bien, uno de estos supuestos concretos, según el proyecto, es
que el licenciatario incumpla la disposición del contrato de licencia
relativa al territorio para el que se otorgó la licencia. Quisiera
subrayar que el proyecto habla de cláusula relativa al territorio
para el que se otorgó la licencia. Por el contrario, en el mismo
contexto, la directiva se refiere al licenciatario que infrinja la
disposición del contrato de licencia relativa al territorio en el
cual pueda ponerse la marca. La directiva no se refiere al territorio
en general, se refiere al territorio en el cual el licenciatario
puede fijar la marca sobre el producto. Y tras esta variante
terminológica se ocultan consecuencias jurídicas muy distintas.
Pensemos que cuando se están otorgando al licenciante las acciones
derivadas de la infracción del derecho de marca, se leestá poniendo
en las manos una acción que es ejercitable
erga omnes, no sólo frente a los que incumplen el contrato sino
frente a quienes adquieren los productos provistos de la marca del
licenciatario, lo cual implica, naturalmente, que en este caso y en
los restantes deja de operar el principio del agotamiento del derecho
de marca. Por virtud del principio del agotamiento, claramente
regulado en el artículo 36 del proyecto, el titular de una marca que
ha otorgado su consentimiento para la comercialización de los
productos, por él o por un tercero, no puede esgrimir de nuevo el
derecho de exclusiva. Sin embargo, si el licenciatario incumple
ciertas cláusulas, el titular de la marca sí puede invocar el derecho
de exclusiva.
Hecha esta matización, se comprende fácilmente que, de acuerdo con la
directiva, el licenciante sólo pueda ejercitar erga omnes el derecho
de exclusiva cuando se infringe la cláusula relativa al territorio en
el cual se puede fijar la marca y, por el contrario, según el
proyecto, se puede ejercitar el derecho de exclusiva cuando el
licenciatario incumple la cláusula contractual relativa al territorio
para el que se otorgó la licencia. De manera que, si teóricamente
aplicásemos el apartado segundo del artículo 48 del proyecto, el
licenciante, titular de la marca, podría ejercitar erga omnes
acciones marcarias, derivadas del derecho de exclusiva, no sólo en el
supuesto de que el licenciatario hubiera fijado la marca en un
territorio distinto al pactado sino también en otros casos; por
ejemplo, cuando el licenciatario incumpliese la cláusula contractual
que le prohibía desarrollar una política activa de ventas fuera del
territorio fijado en el contrato o bien cuando el licenciatario
incumpliese la cláusula contractual que le prohibía efectuar
publicidad fuera del territorio asignado en el contrato de licencia.
Por las razones expuestas y teniendo también como telón de fondo los
principios fundamentales del Tratado de Roma sobre la libre
circulación de los productos, entiendo que debería revisarse en este
punto la posición adoptada en el apartado segundo del artículo 48.
Por último, y concluyo ya, no me he referido al procedimiento de
concesión porque el tenor de mi intervención se dirigía al derecho
sustantivo, pero entiendo, y las apoyo por lo mismo, las sugerencias
que se han hecho -si no recuerdo mal, las ha hecho Alberto de
Elzaburu esta mañana- en nombre del Colegio de Agentes; creo que la
flexibilización del procedimiento de concesión de la marca
registrada, en el sentido propugnado por el Colegio de Agentes y su
portavoz Alberto de Elzaburu, representa una propuesta muy digna de
ser tomada en consideración y que merece, sin duda alguna, la
reflexión de la ponencia acerca del sistema definitivo de concesión
de marcas registradas una vez que entre en vigor la nueva ley de
marcas.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): En primer lugar, tiene la
palabra el señor Silva, por el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, don Carlos Fernández Novoa.
Querría formular dos o tres preguntas, que intentaré sean muy
concretas. Los grupos parlamentarios hemos formulado preguntas,
hablado con los sectores, hemos recibido documentación sobre la marca
notoria y la marca renombrada. En estos momentos, hemos percibido una
diferencia de criterios. Sí me gustaría, porque es lo que nos
corresponde a nosotros como representantes políticos o como
diputados, ver cuáles son realmente los intereses, entre comillas, en
juego o en qué medida el proyecto no satisface o no protege
adecuadamente esos intereses legítimos o en qué medida otra redacción
los protegería mejor. También me gustaría que nos pusiese algún
ejemplo -antes, en su intervención, creo que lo hacía refiriéndose al
artículo 48- de cuáles serían las consecuencias prácticas, desde el
punto de vista de esos intereses legítimos, de mantener la redacción
del proyecto o de distinguir de una forma absolutamente expresa y
explícita la marca notoria y la marca renombrada o definirlas. Me
gustaría tener mejor en la cabeza los intereses dignos de protección
y en qué medida no están protegidos en el proyecto o se pueden
proteger de una forma mucho más satisfactoria.
Un segundo aspecto por el que también tengo interés es el posible
conflicto entre el registro de una marca para un determinado producto
farmacéutico o sanitario y la necesaria autorización que en principio
debe emitirse por las autoridades sanitarias o farmacéuticas. Lo que
le quiero preguntar concretamente es si existe algún elemento que
pueda fundamentar, por ejemplo, que la Oficina Española de Patentes y
Marcas otorgue la marca para un determinado producto o entienda que
esa marca es suficientemente distintiva de algún otro producto de la
misma naturaleza y, luego, la autoridad sanitaria o farmacéutica no
autorice la denominación por entender que no es suficientemente
distintiva. Dicho de otra manera, si la Oficina Española entendiera
que tiene un carácter suficientemente distintivo, ¿debería este
criterio arrastrar el de las autoridades sanitarias y farmacéuticas?
La tercera pregunta es más bien una curiosidad. Antes ha hecho
referencia a la posibilidad de incorporar al proyecto, y por tanto a
la ley, la prohibición de registro de marcas o signos que tuvieran un
alto valor simbólico, y ha dejado caer que quizá existan en estos
momentos signos de esa naturaleza que o bien se encuentran
registrados o bien se utilizan. No sé si éste puede ser el ámbito
adecuado, pero no me resisto a preguntarle si nos puede poner algún
ejemplo -aunque no sea absolutamente real, para no comprometerse- de
utilización de esta naturaleza que quizá fuera mejor restringir. Yo,
en mi condición de democristiano clásico, me siento legitimado e
impulsado a hacerle esta solicitud.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra don Carlos Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Yo no voy a hacer ninguna alusión a mi
condición islámica para pedir especial protección de la ley.
Estoy completamente de acuerdo con lo que ha manifestado respecto de
las marcas notorias o renombradas; el problema es más complicado. Si
se analiza en mayor profundidad el proyecto que ha entrado en la
Cámara, no sólo cabe citar como contradictorio el artículo 8, que
usted ha mencionado, y el 34.2 c), que ha mencionado también; así
podemos ver cómo llegan a veces los textos que tenemos que depurar. Y
no creo que se haga conscientemente; probablemente, cualquiera que le
meta la pluma a la primera redacción de un texto puede caer en el
mismo tipo de contrasentido.
En el artículo 6.2 d) se hace referencia a que por marcas anteriores
se entenderán, a los efectos del apartado 1, las marcas no
registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la
solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en
España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. Aquí
se hace alusión al concepto de marca notoria no registrada en
contradicción con el artículo 8 y en consonancia con el artículo 34.2
c) que usted ha mencionado. Hay más; si vamos al nombre comercial, en
el artículo 88 c), al hablar de las prohibiciones de registro, se
remite a los artículos 6 al 10. Por consiguiente, reenvía al concepto
de marca notoria no registrada que aparece en el artículo 6. Luego,
en el artículo 90, al hablar también de los nombres comerciales, dice
que el usuario anterior de un nombre comercial no registrado podrá
reclamar ante los tribunales la anulación de una marca o nombre
comercial cuando los mismos hubieran sido registrados para productos
servicios, etcétera. En definitiva, es una alusión a la marca notoria
o renombrada.
Yo decía esta mañana, no sé si con la claridad necesaria desde el
punto de vista de la exposición -mentalmente tenía clara la idea-,
que era necesario evitar esta diseminación en diferentes artículos
del concepto de marca o nombre comercial y establecer una doctrina
general en los primeros artículos del proyecto de ley. Me atrevo a
añadir, y no sé si se me tomará por temerario, que el concepto de
marca notoria registrada no nos sirve para nada porque la eficacia
protectora que dispensa una marca anterior registrada es
independiente del hecho de que ésta sea o no notoria. Una cosa es que
estuviera en desuso y otra cosa distinta es que fuera renombrada,
porque no se puede inscribir una marca que vaya en contra de una
marca renombrada para los productos o servicios idénticos o incluso
para los análogos; luego la utilidad del concepto de marca
renombrada, independientemente de que esté o no registrada, es algo
admisible en derecho.
El concepto de marca notoria se corresponde más bien con el tema de
la posesión, y todo el lío que hay en el proyecto creo que resulta
como una resonancia de aquel viejo principio francés que decía que en
materia de muebles la posesión vale por el título, en fait de
meubles, possession vaut titre, artículo 464 del Código Civil,
etcétera. ¿Qué es una marca notoria? Es una marca que es poseída por
una persona que le ha dado una credibilidad, que inspira una
confianza en la sociedad y que, por consiguiente, debe operar como un
elemento de protección de la persona o personas que han hecho ese
esfuerzo por la acreditación de la marca, con independencia de que no
esté registrada, y debe producirse como una excepción a la protección
registral que la propiedad industrial parece que condiciona en todo
caso a la protección, aunque vemos, en el precepto que usted ha
citado y lo que yo le añado, que luego el proyecto no es
completamente coherente con esta idea.
Quería hablar sobre una cuestión que esta mañana ha quedado un poco
confusa en las diferentes intervenciones al tratar de conectar
nombres comerciales, marcas, denominaciones sociales, que incluso
tendríamos que ampliarlo por lo que luego ha dicho el profesor
Berkowitz -no sé si lo pronuncio correctamente- sobre este asunto,
cuando ha mencionado las denominaciones de los partidos políticos, y
que el problema concierne también a las ONG, a las asociaciones que
no tienen una finalidad de lucro, etcétera. Esta mañana nos decía
algún compareciente que eso dispensaría una protección poco correcta
a aquellas personas que tienen inscrita una marca pero que no la
están utilizando. En el propio proyecto de ley, y también en la ley
anterior, había un mecanismo, que no se ha mencionado esta mañana y
que luego yo, con la persona que hizo la defensa de esta tesis, lo
comenté particularmente. No hay problema, es decir, el hecho de tener
una marca anterior inscrita no utilizada no atribuye una prioridad
que impida el acceso al registro de otras marcas posteriores, porque
uno de los motivos de caducidad que la Oficina Española de Patentes y
Marcas debe tener en cuenta es precisamente el no uso por la marca.
No podemos hacer responsable al titular de una marca de la
negligencia que pueda cometer la Oficina Española de Patentes y
Marcas, las cometerá por vía de excepción, porque conozco el
funcionamiento de la Oficina y me parece que, en términos generales,
es un comportamiento laudable, independientemente de que quizá no
haya encontrado todavía el canal para que su eficacia sea mayor.
Quería preguntarle, por su experiencia en esta materia, si tiene
conocimiento de algo que parece que está prohibido en el texto del
proyecto, la posibilidad de que tenga acceso a la protección
registral y a la protección que en general se otorga a la propiedad
industrial una marca que llegue posteriormente a su inscripción, que
tenga semejanza con otra anterior, por consiguiente inscrita también,
y que, en términos generales, es la que
debe prevalecer e impedir el acceso de la segunda marca. Nos han
comentado que ha habido casos en los que se ha posibilitado la
inscripción de la nueva marca, semejante a otra anteriormente
inscrita, porque había sido autorizada por el titular de la primera y
que incluso esto último ha dado oportunidad para que se fraguaran
asociaciones de carácter mercantil o industrial que posteriormente se
han revelado como extraordinariamente beneficiosas.
Finalmente, porque no quiero cansar ni la atención de usted ni la de
los compañeros que con tanta paciencia me oyen, voy a hablar de la
transmisión de la titularidad. Una de las formas que se prevé en el
proyecto es que se presente no el contrato original, sino un extracto
del contrato autorizado por un notario u otra autoridad pública,
supongo que desde el punto de vista de acreditar que ese extracto
reúne los elementos esenciales del contrato, es decir, es algo
parecido a cómo un notario protocoliza una escritura pública que
tiene conexión en materia de poderes o en materia de facultades de
tal consejero o de tal órgano de una sociedad y lo autoriza. Quitando
el caso del notario, desaparecidos los corredores de comercio, no sé
que autoridad pública puede adverar que el testimonio extractado de
un contrato se corresponde con las condiciones esenciales del
documento matriz. Sería justo que en estos casos el riesgo de
comprobar la correlación entre el original y la versión reducida del
mismo fuera asumido por los funcionarios de la Oficina Española de
Patentes y Marcas. Me ha sorprendido que no se haya hecho así en el
proyecto. He pensado que tal vez fuera por no penetrar en los
secretos industriales o empresariales de una determinada actividad.
Eso se puede arreglar con un abaratamiento de los costos y no sería
necesaria la intervención del notario o de la desconocida autoridad
pública que puede adverar el testimonio del extracto. Podría
conseguirse con una cláusula de secreto del funcionario que
intervenga y si el titular que pretende inscribir la transferencia le
manifiesta que le presenta el original y un extracto, pero quiere que
sólo se haga público el extracto, podría establecerse un correlativo
deber de sigilo profesional para que la confidencialidad se quede
donde el transmitente y el adquirente de la titularidad han deseado
que se quedara.
Quiero agradecer, por anticipado, sus respuestas y el gran lujo
técnico que ha mostrado.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS: Gracias, señor Lissavetzky,
que no Lissaviestzky.
Quiero agradecer al profesor Fernández de Novoa su magnífica
disertación en torno a la Ley de marcas.
Antes de proseguir, he de apostillar a mi querido compañero, el
diputado Navarrete, que no le oímos, nosotros le escuchamos. Aparte
de esto, recuerdo estas sanas rememorizaciones, en este caso del
artículo 464 del Código Civil, que dice: 'La posesión de los bienes
muebles, adquirida de buena fe, equivale al título.' Excluye los
casos de hurto o extravío.
No voy a formular ninguna pregunta al profesor Fernández Novoa, sino
agradecerle nuevamente su intervención, agradecerle el recordatorio y
la efectividad con que ha expuesto la distinción entre marcas
notorias y marcas renombradas o marcas notorias conocidas por la
generalidad del público. No encuentro contradicción entre el artículo
8.2 y el artículo 34. 2c), en cuanto que éste se está refiriendo a la
protección de la marca notoria inscrita más allá de aquellas clases
para las cuales ha sido registrada. Lógicamente hay que entenderlo en
el sentido de que su notoriedad la protege también en la medida en
que esta notoriedad se produce.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Muchas gracias, señor
Trocóniz, que no Tróconiz. (Risas.)
Tiene la palabra el profesor Fernández Novoa.
El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL (Fernández Novoa):
Siguiendo el orden de las intervenciones, en primer lugar, empezaré
por la de don Manuel Silva, y al mismo tiempo, al contestar a alguna
de sus preguntas, al menos parcialmente, me referiré a las cuestiones
que ha planteado el señor Navarrete.
Entiendo que lleva razón el proyecto al proteger ciertas marcas más
allá de la regla de la especialidad, es decir, conceder protección a
determinadas marcas, incluso cuando el tercero, si pensamos en
acciones ejercitadas ante los tribunales o en el marco del
procedimiento de registro en sede de oposiciones, el nuevo, el
solicitante, el que pretende ser titular de una marca posterior,
quiere registrar el signo o usa el signo con respecto a productos o
servicios que no son ni idénticos ni similares a los productos o
servicios para los que figura registrada la marca anterior.
La protección excepcional, porque es excepcional, de la marca
renombrada frente a productos o servicios que no son ni idénticos ni
semejantes, a mi modo de ver está perfectamente justificada -es mi
opinión personal- y creo que los titulares de ciertas marcas que han
efectuado inversiones con el fin de promocionar en la publicidad
tales marcas o se han esforzado por elevar el nivel de calidad de los
productos o de los servicios diferenciados por las marcas, han
generado, si se me permite la expresión, un valor añadido, un valor
nuevo que se acumula en tales marcas, y parece equitativo otorgar una
protección reforzada al titular de esas marcas en torno a las cuales
se han efectuado inversiones,
se ha llevado a cabo una política de elevar la calidad de los
productos o de los servicios.
Si no recuerdo mal, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha dicho
que estas marcas están dotadas de una aureola, que es la celebridad,
el prestigio; aureola que es el fruto de los esfuerzos del titular de
la marca, pero que al mismo tiempo constituye un plato apetitoso, si
se me permite la expresión, para los terceros que pretenden
parasitariamente ponerse al abrigo de esas marcas renombradas,
aprovechando o explotando indebidamente el prestigio o su carácter
distintivo, o bien tratando de perjudicar el prestigio o el carácter
distintivo.
Por tanto, el proyecto está en lo cierto al conceder a cierto tipo de
marcas una protección reforzada más allá de la regla de la
especialidad. Lo que ocurre es que no se emplean, aunque es mi
opinión personal y en modo alguno quiero ser presuntuoso, los
términos correctos cuando en el artículo 8 se habla de marca notoria,
y en esto me ha dado la razón, al menos parcialmente, el señor
Navarrete en su intervención, porque, aparte de los artículos que yo
había citado, existen otros que ponen de manifiesto una cierta
incoherencia interna del sistema.
El proyecto debe tener como principal meta crear un sistema de
marcas, y los sistemas son cuerpos jurídicos coordinados y coherentes
con congruencia interna, y en este punto, si se conservase la
expresión de marca y nombre comercial notorio registrado entiendo que
se provocaría una incoherencia interna en el seno del sistema, dado
que, y no voy a insistir en ello, en otros artículos se diferencia
claramente la notoriedad del prestigio y la marca notoria de la marca
renombrada. Por tanto, por elegancia jurídica, por armonía y, en
última instancia, por congruencia interna, creo que debería
reflejarse en la propia terminología la distinta naturaleza de las
figuras -una cosa es la marca notoria y otra es la marca renombrada-,
reconociendo también (y paso en un momento a las observaciones del
señor Navarrete) que cuando se trata de una marca notoria o
notoriamente conocida, como dice el artículo 6 bis del Convenio de la
Unión de París, se está reconociendo la posesión, en sentido amplio,
de un signo por parte de un empresario y se está protegiendo la
marca, no porque ha sido registrada, sino porque, precisamente, su
titular, a pesar de no haberla registrado, la dio a conocer, pero al
margen de las connotaciones de prestigio y de renombre que,
eventualmente, pueda poseer el signo. Lo que es indudable es que una
marca simultáneamente puede ser renombrada y notoriamente conocida,
aunque, en el marco legal, la protección de la marca renombrada, creo
que con razón, se reserva a la marca registrada.
Vuelvo a las preguntas de don Manuel Silva. Habló de una cuestión muy
importante en la práctica, no solamente en España sino en otros
países, que son las marcas farmacéuticas con las que se designan los
productos
farmacéuticos. Yo creo -y lo he dicho, si no públicamente, en
algún informe que se me pidió hace años- que la autoridad competente
para saber si la marca de un producto farmacéutico debe ser admitida
como tal es la Oficina Española de Patentes y Marcas porque tiene una
experiencia acumulada y porque, además, tiene en sus manos -lo tiene
actualmente y lo tendrá con la nueva ley- un conjunto de
prohibiciones que puede aplicar perfectamente sin perjuicio -y es un
problema ya interno, administrativo- de que la Oficina establezca las
debidas conexiones con la autoridad sanitaria. Creo, por la
naturaleza de las cosas, que la primacía le debe corresponder en este
punto a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Las marcas farmacéuticas plantean muchos problemas. Uno de ellos es
precisamente si es una excusa que justifique legítimamente la falta
de uso mientras está en trámite el procedimiento administrativo. Yo
creo que aplicando lo que se dice en el proyecto sobre excusas por la
falta de uso se puede llegar a esa conclusión.
Me formulaba también una pregunta acerca de los signos de alto valor
simbólico, religiosos, y me pedía un ejemplo. Yo tuve que intervenir
en un caso muy concreto en mi ciudad de origen, en Santiago de
Compostela, porque el señor arzobispo de la Archidiócesis, el actual,
me llamó en una ocasión y me dijo que se había enterado de que se
pretendía utilizar y registrar el nombre Apóstol Santiago para
diferenciar chocolates; a él le parecía muy mal. Yo le contesté que,
aunque no existiera la norma del estatuto, que había sido derogada,
la prohibición relativa a las buenas costumbres y al orden público
podía servir de ayuda en este caso, que creo que se resolvió de
acuerdo con los legítimos deseos del señor arzobispo.
Vuelvo a las observaciones del señor Navarrete. Creo que a parte de
ellas ya he contestado. Se ha referido a los nombres comerciales, a
las denominaciones sociales y a una cuestión fundamental acerca de
las relaciones entre el uso y el registro. Es un problema que siempre
se plantea en materia de signos distintivos. Es cierto que el
proyecto -yo no he querido abordar este punto por falta de tiempo y
por otras razones- concede un relieve menor al uso. Probablemente el
proyecto es más partidario del puro registro como modalidad de
nacimiento del derecho sobre la marca y, en este sentido, relega
prima facie, al menos, a segundo plano al uso. Sin embargo, hay que
admitir -la cuestión está llena de matices y de diferenciaciones- y
reconocer que en el apartado segundo del artículo 2 del proyecto, en
algunos casos al menos, se está reconociendo el relieve jurídico al
uso. Y lo que es más importante, si por virtud del artículo 6 -y
volvemos a la marca notoriamente conocida- el usuario o poseedor de
una marca notoriamente conocida en el sentido del convenio se puede
oponer a la solicitud de marca posterior, si aplicamos esta norma,
artículo 6.2.d), y tenemos encuenta el artículo 3.3, que permite a
los españoles invocar
las disposiciones del Convenio de la Unión de París, realmente el
usuario de una marca notoriamente conocida resulta protegido de
manera bastante sólida.
En la cuestión de la autorización del titular de una marca anterior
frente al solicitante de una marca posterior confundible, entiendo
que esta figura debe ser reconocida siempre que se adopten las
cautelas pertinentes, porque los titulares de las marcas, sobre todo
si se trata de marcas usadas, tienen en sus manos la experiencia
suficiente para saber hasta dónde pueden llegar en un acuerdo de
delimitación sin entorpecer la transparencia del mercado y sin dejar
desprotegidos los intereses de los consumidores. La figura de la
autorización, correctamente aplicada, puede dar buenos resultados.
Por último, respecto a la intervención de un fedatario público en el
negocio de transmisión de la marca - el proyecto habla de testimonio
notarial o de otra autoridad pública competente-, diré que, a primera
vista, se me ocurre que se está pensando en aquellas personas que no
son notarios públicos, pero están investidos de fe pública por virtud
de ciertos cargos. Imaginemos, por ejemplo, que en el marco de una
transacción judicial se produce la transmisión de una marca como
parte del acuerdo transaccional. Si interviene el secretario del
juzgado correspondiente, investido de fe pública para ciertas
materias, quizá esta intervención hipotética sea subsumible en el
concepto de otra autoridad pública competente a que alude el artículo
49.1.b) del proyecto.
Por mi parte he terminado.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Muchas gracias, profesor
Fernández Novoa, por su exposición y por su desplazamiento a Madrid
en estas fechas.
- DEL SEÑOR REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DE MERCADOS
INTERIORES (DE LAS HERAS). (Número de expediente 219/000206.)
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Continuamos la sesión,
agradeciendo al señor De las Heras el que se haya desplazado hasta
aquí.
Tiene la palabra, señor De las Heras, para exponer lo que le parezca
conveniente.
El señor REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DE MERCADOS
INTERIORES (De las Heras): Debo comenzar mi intervención
agradeciéndoles a todos ustedes la invitación que me han hecho, pues
para mí es un honor participar en esta sesión informativa sobre el
proyecto de ley de marcas, en tramitación.
En mi opinión, el actual proyecto de ley de marcas es necesario y
técnicamente excelente. El proyecto es necesario y obligado, pues a
pesar de la radical renovación de nuestro derecho de marcas realizada
por la ley
vigente, que derogó el viejo y obsoleto estatuto de 1929, hay que
completar la armonización con el derecho comunitario de marcas. Es
también necesario para cumplir las obligaciones internacionales
establecidas por diversos tratados internacionales, posteriores todos
ellos a la vigente ley. Finalmente, es también obligado para dar
cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional.
De otra parte, el proyecto, en mi opinión, como les decía, es
técnicamente excelente, pues indudablemente mejora en muchos aspectos
el texto de la ley vigente, que fue calificada en su día ya por
nuestra doctrina de manera unánime como muy buena. Así, por ejemplo,
mejora el concepto de marca, la formulación de las prohibiciones
absolutas y relativas, la corrección del concepto clave del riesgo de
confusión y asociación, tanto en la configuración de las
prohibiciones relativas como en la delimitación del propio derecho de
marca. Reformula también de manera seria la obligación de uso y las
sanciones, suprimiendo la exorbitante ficción legal del actual
artículo 4, párrafo 4, y la formalidad de la declaración de uso para
su renovación. La protección de las marcas notorias registradas
también es mejorada, pues es muy deficiente en la vigente ley, como
ha puesto también de manifiesto el profesor Fernández Novoa.
Reformula el agotamiento para darle una dimensión comunitaria de
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Colma las
lagunas que existen en la ley actual sobre las marcas
internacionales, que es absolutamente insuficiente, e introduce
nuevas figuras como la marca multiclase, etcétera. Obviamente, los
titulares de marcas se ven favorecidos por el proyecto, pues reciben
mayor protección que la que tienen actualmente en la delimitación del
derecho de marcas en general y también en la protección mayor de las
marcas renombradas. También se facilita a los titulares de marcas la
gestión de sus carteras de marcas con las nuevas figuras de la
transformación de las marcas internacionales y de las marcas
comunitarias en marcas nacionales y con las nuevas figuras de las
marcas multiclase y, a su vez, con las posibilidades de división y
fusión del registro.
También se abre el proyecto a los avances de la sociedad de la
información, permitiendo en el futuro la posibilidad de telesolicitar
una marca o su renovación. La reforma del procedimiento de registro,
introduciendo las posibilidades de la suspensión del procedimiento
y de la restitutio in integrum, mejora fundamentalmente el
procedimiento actual, y estas novedades son justas y útiles para los
usuarios. Sin duda, la reforma del procedimiento de registro más
importante es la separación del examen de fondo del trámite de
oposiciones, por las razones que da la exposición de motivos.
No podría terminar esta exposición sin hacer algunas propuestas
tendentes a mejorar, si cabe, el proyecto, si SS.SS. las estiman
acertadas. El examen de fondo previsto por el artículo 18 del
proyecto comprende
no sólo las prohibiciones de registro absolutas, sino también las
relativas, como la ley actual. Por otra parte, la oposición regulada
en el artículo 21 puede fundarse en prohibiciones absolutas y en
prohibiciones relativas, como ocurre también en la ley vigente. En mi
opinión, este sistema no tiene en cuenta las diferencias existentes
entre las prohibiciones absolutas y las relativas, y por ello
sobrecarga el procedimiento de registro, privándolo de la necesaria
eficacia y celeridad. El examen de fondo, realizado de oficio,
debería en realidad limitarse a las prohibiciones absolutas, que lo
son por proteger directamente intereses públicos, pero deben
excluirse del examen de oficio las prohibiciones relativas, pues
éstas amparan sólo derechos de propiedad privada, cuya defensa debe
dejarse exclusivamente en manos de sus titulares a través del sistema
de oposición.
Actualmente no creo que esté justificado que las oficinas nacionales
de marcas de un país comunitario examinen de oficio las prohibiciones
relativas, pues en el sistema de marca comunitaria, que también
produce efectos en España, dichas prohibiciones están excluidas del
examen de fondo y sólo pueden ser invocables a través del sistema de
oposición y únicamente por el titular del derecho anterior oponible,
como es normal. El Estado tampoco debe poner en pie de guerra marcas
anteriores cuyos titulares ni siquiera pretenden defenderlas y que
muchas veces están en desuso. De hecho, una de las causas que más
demora el procedimiento de registro y crea más problemas reales que
los que aparentemente pretende resolver es el examen de oficio de las
prohibiciones relativas, pues se deniegan marcas a muchos empresarios
interesados realmente en obtenerlas. Las solicitan, pagando por tales
solicitudes, y se les deniegan en base a marcas anteriores no usadas,
puestas de manifiesto simplemente por los examinadores, cuando en
realidad el titular de las mismas las tiene totalmente abandonadas y
están en desuso. Ello no es justo.
A su vez, la oposición debe limitarse a las prohibiciones relativas
sin incluir las prohibiciones absolutas, pues éstas son ya examinadas
de oficio por la propia oficina. A este efecto bastaría dejar las
observaciones de los terceros sin derecho de oposición, como prevé el
propio proyecto en el párrafo 3 del artículo 21. Si se sigue este
sistema, la oposición entonces debería supeditarse también a la
prueba de uso de la marca oponente, siguiendo lo dispuesto por el
artículo 43 del reglamento de la marca comunitaria y por el artículo
52.3 del mismo proyecto de ley para el caso de nulidad relativa. En
el caso de reducir la oposición a las prohibiciones relativas, habría
que limitar también la legitimación activa tan amplia prevista por el
párrafo 1 del artículo 21 del proyecto para reducirla simplemente a
los titulares de los derechos anteriores oponibles, como hace el
propio artículo 59, letra b), al limitar la legitimación activa para
demandar la nulidad relativa. La
legitimación en este caso debe ser lo mismo cuando se invoca una
nulidad relativa que cuando se invoca una prohibición relativa en
sede de oposición. No hay razón para que existan diferencias de
legitimación.
De otra parte, el tenor literal de los artículos 8.1 y 34.2.c),
relativos a la protección de las marcas notorias registradas, no
coincide literalmente y debería ser el mismo. No hay razón que
justifique diferencias literales cuando se trata de la misma marca.
Con esto doy por terminada mi exposición, quedando a disposición de
SS.SS. para que formulen las preguntas que estimen pertinentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor De las Heras, he estado tomando notas
durante toda su intervención para formularle dos o tres preguntas y
ese final tan abrupto casi me ha dejado colgado.
Al escucharle, me ha dado la impresión, a diferencia de lo que pasa
por ejemplo con la exposición de motivos del proyecto, de que el
hecho de evitar la confusión entre dos marcas no es de interés
general, por decirlo de alguna manera. La falta de carácter
distintivo es algo de lo que se ocupa de oficio la oficina española y
la finalidad de evitar la confusión entre dos marcas es algo
puramente de parte y, por tanto, se sustancia a través del trámite de
las oposiciones. De todo ello se deriva que aquí no tiene
legitimación más que el titular prácticamente de alguna marca
anterior, por lo que sobra el planteamiento de la legitimación de las
organizaciones de consumidores. Ahora bien, hay algo más. Me da la
impresión, aunque posiblemente me equivoque, de que no deja de
existir un cierto interés general en el intento de evitar la
confusión entre dos marcas por más que en algún caso pueda ser, si se
quiere, hasta consentida por los titulares, pero me parece que ese
intento de evitar la confusión entre dos marcas es algo a lo que hay
que prestar atención. Posiblemente todo mi argumento esté basado en
una concatenación de errores, pero me gustaría que hiciese alguna
manifestación al respecto.
Por otra parte, yo creo que vamos generando un cierto consenso de que
el examen de oficio debe limitarse a las prohibiciones absolutas, no
sé si es un consenso absoluto con otros grupos, pero me da la
impresión que se va extendiendo. ¿Esa restricción determinaría, a su
parecer, que en cualquier caso ese examen de oficio, aunque limitado,
debe ser previo al trámite de oposiciones y sólo pasaría al trámite
de oposiciones aquella solicitud que hubiese pasado antes por ese
filtro? ¿O estamos hablando de esa reducción del examen de oficio
pero, en cualquier caso, simultáneo al trámite de oposiciones? Me
gustaría que pudiera concretar eso.
Vuelvo a incidir en la cuestión que he planteado anteriormente
porque, se lo digo de verdad, con el tema
de las marcas notorias y las renombradas empieza uno a estar un poco
saturado. ¿Hay algún interés legítimo que entienda usted que en la
redacción actual del proyecto se ve desasistido y que merece
modificarse? Porque a uno le va quedando la impresión, se lo digo de
verdad, después de las diversas intervenciones, de que no estamos
hablando de intereses, que es lo que fundamentalmente nos incumbe a
nosotros, como decía antes, como diputados, sino que quizá estemos
hablando de otras cosas, quizá de una mejor corrección técnica. Me
gustaría saber si en esto me puede ayudar, porque si no de aquí al
jueves, que es el día que acaba el trámite de enmiendas, me temo que
no voy a salir del agujero. Querría saber si estamos hablando de
intereses y, por tanto, puede quedar desasistido en función del
proyecto alguno de esos intereses que debamos satisfacer, o si, por
el contrario, lo que estamos es hablando de algo que también es muy
digno, que es hacer una ley con una enorme corrección técnica, que
haya traducido perfectamente bien las directivas, pero en ese caso
estamos hablando de otras cosas, porque le aseguro que desde luego
para mí no es lo mismo.
Muchas gracias por su comparecencia, por la intervención que ha
efectuado, y de verdad que si puede ayudar un poco en este punto se
lo agradecería mucho.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Tiene la palabra por el
Grupo Socialista el señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Muchas gracias, por su comparecencia.
Comprendo que el rol nos obliga en algún sentido en nuestras
concepciones mentales, y parece ser que el examen de anterioridad,
configurado como un examen de oficio, en la Oficina de Armonización
del Mercado Interior no existe.
No obstante, yo le rogaría que hiciera un poco abstracción de su rol
en este asunto, porque si buscamos cuáles son las líneas
fundamentales que configuran como algo especial a la propiedad
industrial, cabe decir que es una propiedad que, junto a la nota de
monopolio, de exclusividad, tiene la nota de limitación en el tiempo,
tiene, a través de la regulación del desuso, una aplicación muy
práctica del condicionamiento de la propiedad en su función social,
tiene la característica registral y, finalmente, y me parece la más
importante, la prioridad que da el tiempo, la anterioridad. Por
consiguiente, si quitamos el elemento de anterioridad (podemos quitar
los otros, los plazos de disfrute de esta propiedad en condiciones de
exclusividad pueden ser más amplios o menos, la propia exclusividad
se debilita cuando se concede una licencia, el registro ya hemos
visto que no funciona en su aplicación exacta al tema de las marcas
notorias o marcas renombradas) qué nos queda de este templo: una sola
columna, la de la anterioridad. Si quitamos esta columna todo el
edificio de la propiedad
industrial se nos derriba. Por consiguiente, el examen de
anterioridad es una cosa extraordinariamente importante, con
independencia de que la búsqueda de la anterioridad o la alegación de
la anterioridad se realice por los funcionarios o se realice por los
terceros que puedan tener interés en el procedimiento.
Lo curioso es que, facultando este proyecto que la búsqueda de la
anterioridad se realice por un funcionario, se establezca la
exoneración de responsabilidad en esa búsqueda. Se nos decía esta
mañana que era para no proteger a aquellos individuos maliciosos que
son titulares de una marca que no la utilizan. Eso tiene respuesta en
el propio texto de este proyecto cuando se establece como causa c),
de caducidad, que la marca no hubiera sido usada conforme al artículo
39 de esta ley. Por consiguiente, la anterioridad es un elemento
importante. Yo no sé qué opinión tendrá usted sobre la exoneración de
responsabilidad que se consagra en el artículo 18.2 del proyecto.
Habrá circunstancias eximentes de responsabilidad en una
equivocación, pero no se puede destruir el principio de celo que debe
adornar a la función pública o a quienes les corresponde ejercitar
esa función pública. Si se va a mantener la exoneración de
responsabilidad en la tarea de búsqueda de anterioridades, más vale
que el tema de anterioridad se deje al arbitrio de los terceros
interesados, como ustedes lo tienen establecido. Decirle a un
funcionario que busque, pero que no ponga mucho interés, porque al
final no le va a ocurrir nada, contradice además algunos preceptos
constitucionales. Yo no sé si contradice el de tutela efectiva, desde
luego, le pone plomo en las alas esta generalidad con que se consagra
la posibilidad de que se diriman los conflictos por el procedimiento
arbitral. En un procedimiento arbitral en el que, hay que
explicitarlo, la Administración, defensora de los intereses públicos,
no va a ser parte.
Por su experiencia en esta materia de conexiones con la Unión
Europea, le preguntaría si no le parece sorprendente que hagamos una
traducción puramente literaria, puramente gramatical de algunos
estándares jurídicos que no tienen una equivalencia en nuestro
sistema jurídico, como el principio de lealtad, que se alude en el
proyecto, y algunos otros que hemos hecho mención a lo largo del día
de hoy, como lo del establecimiento serio y efectivo. Si hablamos de
establecimiento público, todo el mundo sabe a qué nos estamos
refiriendo. Un establecimiento puede ser muy serio y no tener ninguna
actividad. Lo que está claro es que cuando un establecimiento está
abierto al público es serio y efectivo, y eso lo entienden todos los
españoles, y lo de los establecimientos serios y efectivos incluso se
presta a la broma y al chiste.
Hay reiterada doctrina en el sentido de que la incorporación de una
directiva a nuestro derecho interno no es una traducción mimética,
entre otras cosas, porque es un traslado de mínimos. Por
consiguiente, se puede legislar por encima de esos mínimos y, además,
porque hay que
utilizar el lenguaje que se corresponde con las instituciones. Eso en
el derecho internacional se llamaba cuestiones de calificación que
suscitan extraordinario número de problemas y que se pueden obviar
haciendo, en el momento de legislar, la traducción más equivalente a
la metodología y a los conceptos jurídicos que hemos aprendido en la
universidad o posteriormente.
Ha mencionado el procedimiento electrónico que se alude en la
disposición adicional octava. En un plan recientemente presentado en
esta Comisión por la ministra de Ciencia y Tecnología se hacía
referencia a este asunto, pero la verdad es que en la disposición
adicional octava se dice: se faculta al Ministerio de Ciencia
y Tecnología para determinar los supuestos en los que las
comunicaciones e intercambio de documentación entre la Oficina
Española de Patentes y Marcas y los usuarios de sus servicios podrán
o, en su caso, deberán presentarse o remitirse en soporte
electrónico. Incluso se coloca una especie de cebo diciendo que
cuando eso ocurra se rebajarán las tasas en un 15 por ciento. Ha sido
un poco el parto de los montes. En esta sociedad de la información y
las comunicaciones yo esperaba que fuera posible realizar todo el
procedimiento a través de soportes electrónicos y no sólo las
notificaciones a los usuarios de los servicios de la Oficina de
Patentes y Marcas. Supongo que entre su oficina y la Oficina Española
de Patentes y Marcas hay una relación bastante intensa. ¿Por qué no
se consagra también aquí la posibilidad de que la Oficina Española de
Patentes y Marcas cuando se relacione con la Oficina de Armonización
del Mercado Interior o con las oficinas de las comunidades autónomas
pueda utilizar también los soportes electrónicos? ¿Por qué no se
establece que todo el procedimiento, tanto el de cara al exterior
como el interno, pueda llevarse a cabo en un plazo prefijado por un
sistema de soporte electrónico?
Por último, en relación con el tema del derecho comparado, quería
preguntarle si conoce en otros derechos una utilización tan generosa
del procedimiento arbitral como la que se establece en el proyecto de
ley y si hay una diferencia de costes, en materia de tasas o en los
procedimientos recaudatorios que ustedes utilicen, entre su oficina y
la Oficina Española de Patentes y Marcas y a qué puede obedecer dicha
diferencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS: Antes de nada querría que el
señor presidente me dijera, si lo tiene a bien, a qué hora aproximada
celebraremos las votaciones en esta sesión para poder organizar
adecuadamente la agenda.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Señor Fernández de
Trocóniz, hoy no hay votaciones.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS: Me alegro mucho, señor
presidente. A continuación, formularé las preguntas correspondientes
al señor de las Heras.
En esta comparecencia de don Tomás de las Heras surge la primera duda
al no saber si llamarle señor de las Heras y de usted o llamarle
Tomás y de tú, pero utilizaré la cortesía parlamentaria tradicional
en estos casos. (Risas.) Muchas gracias por su presencia en esta
Comisión, señor de las Heras, no sin antes felicitarle porque ha
conseguido usted ser funcionario de la Comisión Europea nada menos
que en Alicante, no precisamente en Bruselas o en Estrasburgo.
Las preguntas son muy simples. El señor Silva ya ha hecho mención a
la distinción entre marca notoria y marca renombrada que, a su
criterio, no pasa de ser una distinción meramente doctrinal, sin
ningún tipo de efectos prácticos. Por otra parte, respecto al
tribunal de marcas, que sabemos que estamos fuera de plazo en
relación a la designación del tribunal específico que deba conocer de
su negociado dentro del territorio español, quisiera preguntarle si
le parecería oportuna y suficiente la designación de un solo juzgado
específico de primera instancia, dentro de cada una de las
circunscripciones de las comunidades autónomas, que realizase el
Consejo General del Poder Judicial, para llevar a efecto la
introducción en España del tribunal de marcas.
En relación con la legitimación respecto a las prohibiciones
absolutas he de decirle que, sin embargo, no estoy de acuerdo con
usted, y tampoco lo estoy, por ende, en lo relativo a que en el
procedimiento de oposición de particulares no puedan hacerse varias
prohibiciones absolutas, y la razón es muy simple. Lógicamente, la
legitimación tiene que ser generalizada en relación con las
prohibiciones absolutas, que no en relación con las prohibiciones
relativas, y es que el Estado y los órganos del Estado y la
administración no tienen la visión absoluta y yerran, en muchas
ocasiones, en lo referente a las prohibiciones absolutas. Por eso es
bueno que la sociedad civil participe dentro de las prohibiciones
absolutas a los efectos de poder corregir aquello que en muchas
ocasiones la administración no realiza. Creo que es buena la
colaboración de los particulares y de la sociedad civil estructurada
y vertebrada en torno a hacer valer la ley, cuyo mantenimiento no
sólo incumbe al Estado sino también a los particulares.
Termino agradeciéndole nuevamente su presencia y la exposición que ha
realizado sobre el procedimiento que se sigue en la Oficina de
Armonización de Mercados Interiores sobre la posible incorporación al
procedimiento general español del proyecto de ley que estamos
tramitando.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Tiene la palabra don
Tomás de las Heras.
El señor REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DE MERCADOS
INTERIORES (don Tomás de las Heras): Voy a responder por el orden en
que se me han formulado las preguntas. En primer lugar, contestaré al
señor Silva.
En cuanto a si el riesgo de confusión sólo pone en juego intereses
privados de los titulares de las marcas en conflicto y si no hay un
interés público que justifique su examen de fondo, creo que ha habido
una evolución a lo largo del tiempo. En el antiguo estatuto, e
incluso en el actual, sigue existiendo en la ley un interés público
en que la administración examine, de fondo y de oficio, el riesgo de
confusión con marcas y derechos anteriores (eso es claro en la ley
actual), pero tenemos que pensar que ha habido una evolución y
también tenemos vigente en España la marca comunitaria, y en la marca
comunitaria, que el Estado español ha aceptado, no hay un examen de
oficio del riesgo de confusión con marcas anteriores, y sólo son los
titulares de marcas anteriores los que pueden oponerse o no, porque
se consideran como derechos de propiedad privada. Incluso, esta
naturaleza ha sido aceptada también por el Estado español en el
Tratado de la Organización Mundial del Comercio, donde se dice que
los derechos de propiedad industrial son calificados todos ellos como
derechos de propiedad privada.
Parece que no tendría mucho sentido, aunque el señor Fernández de
Trocóniz tampoco esté de acuerdo, que en España tengamos también un
sistema de examen de fondo que incluya no sólo las prohibiciones
absolutas sino también las relativas y, además, que en el sistema de
oposición también estén legitimadas las asociaciones de consumidores,
otros fabricantes u otros órganos públicos para oponerse en base a
prohibiciones absolutas cuando admitimos, también en España, otra
marca donde eso no ocurre. Parece que hay una contradicción. El
Estado español ha aceptado que no hay un interés público y que no es
de orden público que el Estado examine las prohibiciones relativas y
que basta con que esas prohibiciones relativas sean opuestas en un
sistema de oposiciones y que estén legitimados únicamente los
titulares. Incluso en este proyecto de ley, a efectos de acción de
nulidad relativa, sólo tienen legitimación activa los titulares del
derecho anterior en base al cual se funda la acción de nulidad. Por
coherencia, deben tener el mismo derecho los legitimados para invocar
una prohibición relativa de registro bien en el sistema de oposición
bien como acción de nulidad; la legitimación activa debe ser la
misma, si no, hay una contradicción. Creo que con esto respondo a
varios a la vez.
En el sistema de marca comunitaria, como ya conocen muchos, el examen
de oficio está limitado a las prohibiciones absolutas, que son de
interés público, y la oposición se deja para las prohibiciones
relativas, que sólo pueden ser invocadas por los titulares del
derecho anterior que esté en juego.
La segunda pregunta que hacía es si el examen de fondo debe ser
previo o simultáneo con el sistema de oposiciones. En el proyecto de
ley se separan y es lo que se sigue también en el sistema
comunitario. El examen de fondo se realiza antes de la publicación de
la solicitud y sólo aquellas solicitudes que superan el examen de
fondo son publicadas. Por tanto, sólo las que son publicadas admiten
oposición por parte de terceros. Estadísticamente, más o menos supera
el examen de fondo un 80 por ciento de las solicitudes y cae el 20
por ciento, que no sufre oposición. Me pregunta mi opinión; coincido
con la exposición de motivos y con lo que tenemos en el sistema
comunitario.
En cuanto a la diferencia en el proyecto entre la marca notoria y la
marca renombrada, usted se pregunta si puede quedar algún interés
desasistido o si sólo se trata de una diferencia doctrinal, si los
intereses subyacentes están bien protegidos en el proyecto. Yo creo
que están totalmente protegidos en el proyecto porque la marca
renombrada está bien protegida en él. La diferencia no viene en el
proyecto, que ha seguido el Adpic; el artículo 16.3 del Adpic se
refiere a la marca notoria registrada, y a ésta es a la única que le
da una protección más allá del principio de especialidad. Tampoco
utiliza la expresión marca renombrada la versión española del
reglamento de marca comunitaria en el artículo 8.5; utiliza la de
marca notoria, quizá por seguir el texto del Adpic, aunque las otras
versiones lingüísticas - inglesa, francesa, alemana, etcétera- hablan
de marca renombrada, como ha expuesto el profesor Fernández Novoa. El
reglamento de ejecución del reglamento de marca comunitaria -la
versión española-, en la regla 15, cuando se refiere al artículo 8.5,
habla también de marca renombrada, aunque en el artículo 8.5 se habla
literalmente de marca notoria registrada, como hace el proyecto. De
todos modos, creo que no hay ninguna diferencia, que todos los
intereses en juego están absolutamente protegidos. Una es la marca
notoria no registrada, que es a la que se refiere el artículo 6 bis
del Convenio de París, y la misma marca, si usted la registra, tiene
protección más allá del principio de especialidad. La única
diferencia es si está registrada o no. Si registra usted esa marca
notoria que está utilizando en el mercado, ésta pasa a gozar de la
protección reforzada que le da el proyecto de ley; sólo hay esa
diferencia. Los intereses están totalmente protegidos. Creo que está
totalmente seguro en el proyecto y que éste utiliza la terminología
adecuada siguiendo -como le he dicho- el artículo 16.3 del Adpic.
En cuanto a las preguntas del señor Navarrete, la primera, sobre las
anterioridades, creo que está respondida con la exposición que he
hecho sobre la legitimación activa a efectos de oposición y que el
examen de fondo debe limitarse a las prohibiciones absolutas, dejando
las prohibiciones relativas sólo para que sus titulares puedan
oponerse. Si no, la Administración pone a veces en juego o en pie de
guerra a marcas anteriores
que no quieren defender sus titulares. ¿Por qué crear un conflicto
innecesario cuando los titulares de esas marcas no están dispuestos a
sostenerlo? Es un derecho de propiedad privada y el que mejor lo
puede defender es el titular, que es el que debe juzgar si es
oportuno o no defenderlo.
Sobre el establecimiento público, creo que ya ha dado la respuesta
esta mañana el profesor Berkowitz: viene así en el Convenio de París.
Desde hace 100 años y en todas las traducciones que se han hecho la
ley española ha venido recogiendo lo mismo. Es un término acuñado que
hay que respetar porque tiene un significado preciso y conocido en
este caso.
Procedimiento electrónico. Invita usted a la Oficina -creo que es una
invitación- a que utilice más medios electrónicos, como Internet o el
correo electrónico para comunicarse con otras oficinas; creo que ya
lo puede hacer. Me pregunta si conozco el uso profuso del
procedimiento arbitral en materia de marcas en el derecho comparado.
Le confieso que no lo conozco.
La diferencia de tasas entre la Oficina Española y la OAMI creo que
se debe simplemente a la diferencia de costos. Los costos que tiene
la oficina comunitaria de marcas son mucho mayores que los que tiene
la Oficina Española sencillamente por una cuestión lingüística: hay
que publicar las solicitudes en las 15 lenguas, tiene funcionarios de
idiomas... En fin, hay unos costos muy superiores a los que puede
tener una oficina nacional, en la cual sólo se maneja una lengua en
principio y sólo tienen que hacer búsquedas de las marcas anteriores
propias, y no de 15 Estados.
En cuanto a las preguntas del señor Fernández de Trocóniz, en este
caso la diferencia entre marcas renombradas ya se la he explicado en
mi exposición anterior. Sobre los tribunales de marcas, si bastaría
uno por cada comunidad autónoma, yo no soy un especialista en materia
jurisdiccional pero creo que es razonable el sistema alemán, un solo
tribunal de marcas comunitarias por cada uno de los länder. Aquí
sería el equivalente a uno por cada comunidad autónoma, que es lo que
indica el proyecto, y en cuanto a la última pregunta sobre la
legitimación activa creo que ha quedado suficientemente expuesta en
mi intervención anterior.
Muchas gracias a todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Muchas gracias a don
Tomás de las Heras por su exposición. Le deseamos buen viaje.
- DE DOÑA MARÍA DEL BUEN CONSEJO BAYLOS, PRESIDENTA DEL GRUPO ESPAÑOL
DE ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. (Número de expediente 219/000207.)
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Continuamos la sesión con
la comparecencia de doña María del Buen Consejo Baylos, presidenta
del Grupo español de la Asociación Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial, a quien agradecemos la documentación
suministrada, su intervención por escrito, así como unos anexos que
me imagino que serán de utilidad para los portavoces.
Tiene usted la palabra.
La señora PRESIDENTA DEL GRUPO ESPAÑOL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Baylos): Señores
diputados, ante todo quiero agradecer la oportunidad que se me brinda
para exponer la opinión del Grupo español de la Aippi, que presido
desde el mes de noviembre del año pasado.
Intervengo muy brevemente tan sólo para informar a ustedes qué tipo
de asociación es ésta, aunque muchos ya la conozcan. Les diré que
nuestro grupo forma parte de la Asociación Internacional para la
Protección de la Propiedad Industrial, que se fundó en Viena en 1898.
Esta asociación se organiza a través de grupos nacionales y el
nuestro reúne en este momento 264 asociados entre abogados, entre los
que yo me encuentro, agentes de la propiedad industrial, empresas de
todo tipo, asociaciones profesionales y dos cámaras de comercio.
Nuestro objeto social va dirigido a promover la protección de la
propiedad industrial y a difundir su estudio organizando jornadas de
trabajo, asistiendo a congresos nacionales e internacionales, hacemos
publicaciones de artículos y trabajos de interés en la materia y
estamos en continuo contacto con instituciones y organismos, tanto
españoles como internacionales, relacionados con la materia. Tengo
que decir que nuestra relación con el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y, muy especialmente, con la Oficina Española de Patentes
y Marcas, es excelente y nos consta el aprecio y valoración que se
tiene a nuestro grupo.
Ciñéndome ya al proyecto de ley de marcas, como una brevísima
introducción señalaré que la Ley de marcas de 1988 ya supuso un gran
avance respecto a la normativa que existía, el Texto refundido del
Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 1930, que vino a reformar
la Ley de propiedad industrial de 1902. Esta ley del año 1988, que es
la que está hoy en vigor, introdujo numerosos cambios e innovaciones
y ya en gran parte tomó algunas de las normas contenidas en la
directiva que ustedes ya conocen, de 21 de diciembre de 1988, y ello
porque durante la elaboración de la ley ya existía ese proyecto de
directiva, y aunque nuestra ley es de 12 de noviembre de ese mismo
año, es decir, la directiva se promulgó un mes y unos días más tarde,
sin embargo, la Ley de marcas ya toma en gran parte el contenido de
la directiva. Sin embargo, con posterioridad a esta ley se han
producido otros acontecimientos internacionales:
el Protocolo del arreglo de Madrid para el registro de marcas
internacionales, el Tratado sobre el derecho de marcas y el acuerdo
de los Adpic en el marco de la OMC y, por supuesto, la sentencia del
Tribunal Constitucional, que es la que delimita las competencias de
las comunidades autónomas en materia de propiedad industrial. Todo
esto hacía necesario y ya muy urgente la adecuación de la Ley de
marcas del año 1988, y por eso nos encontramos hoy ante un nuevo
proyecto de ley.
No voy a dedicarme a exponer sus bondades, aunque son muchas, pero es
mucho más útil, y más a estas horas de la tarde en la que ustedes ya
han oído demasiado de la ley, que les explique los aspectos más
sobresalientes que, a juicio del grupo al que represento, convendría
volver a estudiar, reconsiderar y modificar, en caso de que lo
estimaran oportuno.
En primer lugar, me voy a referir al procedimiento de registro.
Nuestro grupo no puede apoyar el procedimiento proyectado por el
Ministerio. La exposición de motivos del proyecto explica que las
ventajas de ese procedimiento de registro son su agilidad, su
eficacia y economía para el administrado. Pues bien, a nuestro
juicio, estos objetivos no se cumplen. Las ventajas que tiene son
inferiores a sus inconvenientes y diré cuáles son esos
inconvenientes. En principio, no observamos que este nuevo
procedimiento aporte la rapidez que se indica en la exposición de
motivos. No hay más que examinar los plazos máximos previstos en la
disposición adicional quinta, para la concesión de signos
distintivos, para comprobar que ya en el sistema actual se están
cumpliendo además esos plazos. En el texto que les he entregado están
expuestos pormenorizadamente cada uno de los trámites del actual
procedimiento y los plazos que transcurren en cada uno de ellos. Pues
bien, si suman esos meses de todo el procedimiento, en la actualidad
se están resolviendo expedientes de signos distintivos en la fase más
larga del procedimiento en unos doce meses, es decir, cuando ya ha
habido oposición o suspenso por reparo de oficio. Sin embargo, en la
disposición adicional quinta el plazo máximo previsto es de doce
meses en la fase más corta y de veinte meses cuando hay suspenso u
oposición.
El segundo inconveniente que vemos a este procedimiento es con
relación al suspenso. Lo que prevé el proyecto es que, después de
haberse realizado el examen de fondo, se produce el suspenso y el
solicitante puede tomar todos los recursos que tenga en su mano hasta
acudir, incluso, a la vía contencioso-administrativa. Una vez que
haya conseguido, después de transcurrir todo ese camino, superar el
reparo de la Oficina, su solicitud se publicará y, entonces, se podrá
presentar una oposición por los interesados y volverá a tener que
transcurrir ese nuevo camino que ya había salvado con el primer
reparo de fondo; es decir, una segunda vía judicial está en manos del
solicitante o del oponente para, finalmente, no saber si la marca o
el nombre
comercial va a ser o no concedido. Esto multiplica el trabajo de la
Oficina, el trabajo del solicitante, por supuesto, y el de la propia
sección de recursos, que verá en un mismo expediente dos posibles
recursos. Durante todo ese tiempo, la situación del solicitante es
verdaderamente desalentadora, porque habrá un larguísimo período de
muchos años, si acude a la vía judicial por dos veces, en el que
tendrá una fuerte incertidumbre sobre la validez de su derecho y no
se atreverá a lanzar al mercado el signo, porque no sabe si después
finalmente, va a ser concedido y corre el riesgo de perder todo lo
invertido.
Otro de los inconvenientes es el del aspecto económico, precisamente
por esto que acabo de exponer: encarecerá el procedimiento si se da
la circunstancia de que el solicitante tiene que acudir por dos veces
incluso a la vía judicial. Por otro lado está el desconocimiento de
las solicitudes por el titular anterior, puesto que en el proyecto no
se prevé que se publiquen los signos que sean denegados después del
examen de la Oficina Española. Este sistema se convierte en mucho
menos transparente y la búsqueda de anterioridades sobre todo será
muy difícil, compleja, más costosa y menos fiable. Hoy se publican
todas en el boletín y están al alcance de cualquiera.
Por último, un grave inconveniente es el de las marcas
internacionales. Las marcas internacionales tantean en este
procedimiento varios problemas. En primer lugar, una delicada
situación político-lingüística, porque en la actualidad y en el
procedimiento previsto la publicación de estas marcas que figuran en
francés, o en francés e inglés, según sea del arreglo o del
procotolo, se hace por remisión al boletín internacional, no se hace
en el boletín español, pero cuando con el procedimiento proyectado
esas marcas hubieran sufrido algún tipo de alteración en su enunciado
porque la Oficina ha puesto un reparo y han tenido que modificar el
enunciado, no valdría ya con tal remisión, sino que tendría que
hacerse una publicación expresa, y se plantea el problema de la
lengua en la que se haría esta publicación. ¿Se haría en francés, o
en francés e inglés? ¿Esto cabe planteárselo siquiera en un boletín
de la propiedad industrial que es español? Entendemos que la política
de nuestro Gobierno, justísima, de defender y fomentar el uso de la
lengua española en materia de propiedad industrial no estaría de
acuerdo con la publicación en otras lenguas del enunciado de estas
marcas internacionales. Además, no hay que olvidar que quién podría
certificar esa traducción, porque muchas veces precisamente en este
sistema de registro multiclase el enunciado es muy largo, por lo que,
habría que prever también quién haría la traducción y quién la
certificaría. Segundo problema y segundo inconveniente es lo ya
expuesto, la necesidad de republicar esas marcas, lo que aumenta
considerablemente el trabajo de la Oficina, porque cuando haya una
modificación en el enunciado no se podrá hacer la remisión al boletín
internacional.
Un tercer efecto negativo, que nace de esta obligada nueva
publicación, es que, como el examen de las marcas internacionales se
debe efectuar por exigencias del arreglo de Madrid y del protocolo
del arreglo de Madrid en plazos muy cortos, en concreto en un año, la
Oficina Española se va a ver forzada a dar preferencia a las
solicitudes internacionales, que son las que piden titulares
extranjeros, frente a la tramitación de las solicitudes nacionales,
que son preferentemente de titulares españoles. Estos titulares
españoles se verían seriamente perjudicados porque, por necesidades
de los tratados internacionales, su procedimiento de concesión iría
más lento para cumplir con el de las marcas internacionales.
A juicio de la Asociación a la que represento, si lo que se desea es
que nuestro país se siga caracterizando por tener un sistema seguro
de máximas garantías en cuanto a la solidez y validez del derecho que
se otorga, que el sistema de tramitación sea más rápido y que ofrezca
un atractivo frente a la marca comunitaria, porque si no estaremos
todos yendo a Alicante a solicitar registros, entendemos que existe
un procedimiento. El sistema que proponemos es el siguiente: que se
efectúe la publicación de todas las solicitudes en el Boletín Oficial
de la Propiedad Industrial en un plazo más breve, en uno o dos meses
máximo; creemos que esto se podría hacer. A partir de ese momento
quedaría abierto el plazo de dos meses para presentar oposiciones y
mientras transcurriese el plazo de dos meses, la oficina iniciaría ya
su examen de fondo de prohibiciones, tanto absolutas como relativas,
e iría adelantando por tanto tiempo para notificar al solicitante si
ha habido un suspenso. Esto, por otra parte, no supone una novedad
para la oficina, lo está haciendo de hecho así con las marcas
internacionales por ese plazo perentorio que tiene de comunicar a la
oficina internacional si ha habido o no rechazo de la marca, luego la
oficina sabe cómo hay que hacer esto, y si no podrá dotarse de medios
técnicos y humanos; pero es absolutamente imprescindible que sea
simultáneo el análisis de la marca de fondo y de oposiciones. Cuando
terminase el plazo de dos meses, la oficina informáticamente -porque
no es necesario tomar el expediente-, habría anotado en el expediente
de esa solicitud si hay reparo o no y si lo hay cuál es el reparo o
la anterioridad, cuando recibiese la oposición ya estaría en
condiciones de únicamente compulsar la oposición, añadirla a ese
soporte informático donde se ha anotado el examen de fondo y
comunicar inmediatamente al solicitante el suspenso. Pensamos que
esto se podría hacer en unos cuatro o cinco meses desde la solicitud.
Este procedimiento, a nuestro juicio, aportaría garantías en cuanto a
la seguridad del derecho, más rapidez, que se puede conseguir, y
naturalmente sería atractivo con respecto a la marca comunitaria.
Otro tema del que ya tanto se ha hablado aquí y poco nuevo voy a
decir, pero quiero referirme a él por si en
algo les ilustra a ustedes, es el de la marca notoria y la marca
renombrada. Yo creo que sí es necesario distinguirlas porque los
derechos que otorgan una y otra no son los mismos. Ustedes ya saben,
porque la ley se la conocen y por todo lo que se ha estado hablando
hoy aquí, que la marca notoria se ciñe al principio de especialidad,
que es pilar del derecho marcario, es decir no puede ir más allá de
los productos o servicios que distingue, mientras que la marca
renombrada quiebra ese principio y abarca todo el sector de los
productos en general. Luego indicaré al señor Silva y a todos los que
se han interesado que yo sí veo un interés que puede estar
perjudicado, lo he estado pensando mucho, porque si acudimos a la
redacción del proyecto siempre habrá que determinar el grado de
notoriedad al ser el concepto único para que la protección cada vez
vaya ampliándose. Esta conclusión se deriva del artículo 8.2 porque
en este artículo el alcance del derecho depende del nivel del
conocimiento en el sector pertinente. Entonces, habrá que plantearse
si la marca es muy notoria, un poquito notoria, bastante notoria o
sobradamente notoria. Creo que esto ya por principio es confuso.
Además entiendo que no se debe proceder a incluir una definición en
el proyecto. Hay criterios ya, primero porque en la directiva
comunitaria, que es con la que nos tenemos que armonizar, ya se ve
claramente cuáles son los dos tipos de marca, pero además es que
tanto la Oficina de Armonización de Mercado Interior como el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Europea han sentado criterios para saber
cuándo estamos ante una marca notoria y cuándo ante una marca
renombrada.
Esta mañana el subsecretario, señor González Bueno, se ha referido a
la recomendación conjunta efectuada por la Asamblea de la Unión de
París y la Asamblea General de OMPI, de septiembre de 1999, que
establece los criterios para determinar si una marca es notoria; esta
recomendación la tienen ustedes en el anexo I que les he facilitado.
Lo que desde luego no está entre esas recomendaciones es que para
calificar de notoria a una marca haya de ser conocida al público en
general. ¿Y por qué no está? Porque esa marca no es notoria, es
renombrada, está excluida de esas recomendaciones. La doctrina
especializada española -muchos de sus más ilustres representantes han
estado aquí hoy- ha venido distinguiendo y cree necesario distinguir
entre estos dos tipos de calificaciones de la marca o del nombre
comercial, que también puede suceder. Nuestros tribunales, después de
muchos años de haberles explicado qué es una cosa y otra, han
construido una jurisprudencia pacífica, que además está avalada por
las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Europea y de la propia Oficina de Armonización de Mercados Interior.
Como ustedes ya saben y han oído esta mañana y esta tarde, lo que ha
sucedido es que el reglamento de marca comunitaria y los Adpic han
traducido mal a nuestra lengua los textos originales y ese error se
ha trasladado al proyecto, por
puro rigor de estar de acuerdo con esos textos; pero lo que tenemos
que hacer es armonizar nuestro proyecto con la directiva y en la
directiva se utilizan los dos conceptos y los dos términos.
Tanto la directiva como el reglamento de marca comunitaria se
refieren a marca notoria en el sentido del artículo 6 bis del
Convenio de la Unión, de París, y además la directiva se refiere a
marca renombrada en el artículo 4.4.a) y en el artículo 5.2. El
reglamento traduce la expresión inglesa reputation o la francesa
réputé por notoria, cuando ésa no es la traducción correcta. Lo
cierto es que la OAMI utiliza en sus resoluciones el término
renombrada cuando hay que utilizarlo. Por cierto, este texto, con
motivo de otras modificaciones que hay que hacer al reglamento y para
adaptarlo al Tratado de derecho de marcas, va a subsanar este error.
Esto no es algo que yo pueda trasmitir oficialmente, pero me consta
que va a ser así.
Como ustedes pueden ver en el anexo II que les he entregado, en la
página web de la OAMI existen unas informaciones de carácter general
sobre lo que es la marca comunitaria, y entre ellas se encuentran las
indicaciones sobre lo que es una marca renombrada. Los impresos para
presentar oposiciones -también constan en ese anexo- tienen
diferentes casillas, tanto en español como en inglés, de lo que es
marca anterior notoria y marca anterior renombrada. En inglés, el
renombre es reputation y la notoriedad es well-known. Lo pueden ver
en esos impresos. En el anexo III tienen ustedes una resolución de la
OAMI, de 24 de enero del año 2000, en la que se refiere al renombre
de las marcas anteriores al tratar de la marca Magefesa. Por último,
diré que todo esto le consta al Ministerio, que tiene personas muy
expertas, y además la propia ministra cuando presentó la ley en el
Congreso dijo que la primera de las ocho novedades era el
reforzamiento de la marca renombrada.
El tercer problema del proyecto que quiero señalar es la forma de
abordar la protección del titular de un registro frente al uso de un
signo semejante o idéntico como nombre de dominio. La inclusión de
esta prohibición es un verdadero acierto de la ley -esto había que
abordarlo necesariamente-, lo que ocurre es que el artículo 34.d) es
demasiado amplio y general y podría producir efectos
extraterritoriales por la propia vocación universal de la red frente
a la territorialidad de los derechos otorgados por los signos
distintivos.
Es evidente que no todo uso en la red ha de ser considerado como
infracción de marca, sino que dependerá de los efectos comerciales
que dicho uso tenga en España. Si no hay tal efecto comercial no
existe infracción. Ésta es la propuesta de nuestro grupo, que además
está basada en diversos estudios realizados en el seno de OMPI sobre
protección de marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre
signos en Internet y también en la resolución recientemente adoptada
en el congreso que ha habido en el mes de marzo de la Aippi
en Melbourne y que tienen ustedes en el anexo IV. Como indicaciones
orientadoras de lo que es el efecto comercial, en ese documento que
les he entregado, OMPI sugiere el idioma utilizado, la divisa en la
que se establecen los precios, si en la página web se puede tener una
conexión interactiva entre el usuario y el titular de ese nombre de
dominio y de esa página. En fin, creo que hay criterios suficientes,
y se irán acuñando muchos más, en los que podrán basarse nuestros
tribunales para establecer un concepto de lo que es efecto comercial,
que me parece fundamental añadir al artículo 34, apartado d).
Otra cuestión que nos parece importante es la conversión de la marca
comunitaria en marca nacional. En el proyecto, esa conversión se
prevé automática en el artículo 86, apartado 4. A nuestro juicio, no
debe ser de esa manera automática, y ello por varias razones. En
primer lugar, entendemos que supone una desigualdad de trato para los
titulares nacionales, porque como ustedes saben el trámite de
concesión de una marca comunitaria no tiene examen de prohibiciones
relativas por parte de la OAMI, y por tanto únicamente se examinarán
las prohibiciones relativas si hay oposición. Así, esas marcas que
tienen menos garantías que las que actualmente se están concediendo
en nuestro país y que son más fáciles de conseguir, automáticamente
se van a convertir en España en marcas nacionales. Me parece que esto
es una desigualdad de trato respecto a los titulares españoles. En
segundo lugar, esa conversión automática perdería atractivo porque
todo interesado y todo el que pudiese, aunque sea más costoso el
procedimiento, iría a solicitar una marca comunitaria sabiendo que
después va a tener automáticamente una marca nacional. Por último,
creo que este procedimiento olvida la protección de los derechos de
titulares anteriores, que se verían abocados a presentar
reclamaciones judiciales, porque no se podrían oponer a esa marca
convertida en nacional ante su conversión automática, y sólo gozarían
de la vía judicial para anular ese signo que les puede estar
afectando a su titularidad anterior.
Respecto al rótulo de establecimiento y su desaparición, nuestro
grupo no se opone a la desaparición y comparte el proyecto en ese
sentido; ahora bien, lo que no comparte es que esa desaparición sea
absoluta. El rótulo, con gran trascendencia en nuestro país, sin
embargo es cierto que los derechos que concede no son excesivamente
sólidos por el ámbito local que tienen. Es verdad que actualmente ya
se puede solicitar en clase 35 una marca para distinguir servicios de
venta minorista; en concreto, por comunicación de marzo de este año,
que tienen ustedes como anexo V, el presidente de la OAMI admitió
tales marcas en clase 35, que ya son admitidas plenamente. Pero no
cabe duda de que a los titulares de rótulos no se les puede dejar de
esta manera desamparados; hay que permitirles mantener los signos que
les han identificado durante muchos años de trayectoria empresarial y
que son muy conocidos
en la localidad donde han desempeñado su comercio o su industria.
Dejar su protección a la competencia desleal no parece que sea justo,
porque la competencia desleal, que es muy útil cuando no hay registro
y que es una protección muy necesaria y eficaz, sin embargo, no tiene
la fuerza de la protección de una ley de marcas. Por tanto, nuestra
propuesta es que esos rótulos tuvieran una vida indefinida, siempre
que no incurriesen en causas de nulidad o caducidad, como es lógico.
En todo caso, si no fuese posible esta solución habría de dárseles la
oportunidad de convertirse en marcas de clase 35, pero conservando la
prioridad que tenían como rótulos. Así sucedió cuando se derogó la
ley de 1902 y entró en vigor el estatuto que introdujo la figura del
nombre comercial y dio la posibilidad a todo aquel titular de un
rótulo que quisiera transformarlo en nombre comercial de hacerlo en
determinados plazos y condiciones que yo ahora no les puedo indicar
porque no los conozco, pero sé que existió esa posibilidad y que
muchos titulares la tomaron.
Por último, quisiera hacer algunos comentarios en relación con
cuestiones de jurisdicción y competencia. En primer lugar, en la
disposición adicional tercera se propone una modificación del
artículo 125, apartado 2, de la Ley de patentes para ampliar la
competencia territorial del domicilio del demandado para conocer las
acciones por violación a favor del Juzgado de Primera Instancia de la
ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad
autónoma donde se hubiera realizado la violación o producido ésta sus
efectos. Mostramos nuestra disconformidad con esta ampliación de
competencia porque rompe con el criterio general de la Ley de
Enjuiciamiento Civil del domicilio del demandado, pero es que además
deja al arbitrio del demandante crearse su propio fuero y elegir el
que más le beneficie. En esa situación estaría en superioridad de
condiciones con el demandado, que tendrá que acudir al fuero o al
lugar donde incluso de manera artificial pueda haber creado la
competencia el demandante. Por tanto, no debe extenderse esa
competencia territorial.
En segundo lugar, siguiendo la Ley de patentes de 1986, esta misma
disposición adicional insiste en que el Consejo General del Poder
Judicial pueda nombrar un juzgado permanente cuando existan varios en
una misma ciudad para conocer de estas materias. Desde ese año hemos
venido trabajando e insistiendo para que en relación con los
tribunales no sólo especializados en esta materia sino que se dedican
preferentemente a la misma, pues habrá ciudades en las que no haya
suficientes procedimientos judiciales para atender sólo esa materia
sino que podría extenderse a otro tipo de competencias como sería el
derecho de autor, por supuesto la competencia desleal, el derecho
comercial en general y en todo caso los que le llegaran por reparto
si es que no tuviese trabajo, el Consejo General del Poder Judicial
tenga la facultad de designarlos. Pues bien, ha llegado ya el momento
de que esa facultad se
convierta en un deber del Consejo General del Poder Judicial. Por eso
y por lo que ya se ha hablado aquí también del tribunal de marca
comunitaria, aprovechemos para todo, para tener un juzgado permanente
que sea sede de cada Tribunal Superior de Justicia, y para tener un
tribunal de marca comunitaria y así se soluciona el problema de una
sola vez.
Para terminar, nos parece muy conveniente que se añada una
disposición adicional -sería la decimotercera, modificándose la
numeración de las siguientes- para corregir un perjuicio que en la
práctica y en relación con la competencia establecida para la materia
de propiedad industrial, ha demostrado la Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Como tal propiedad especial, los recursos
contra resoluciones emanadas de un órgano único nacional, los
competentes para conocer de los recursos contenciosos-administrativos
contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas son
ahora los tribunales superiores de justicia, con posibilidad de
acceder a la casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pero
lo cierto es que sistemáticamente los recursos de casación no son
admitidos o son desestimados. ¿Y por qué? Pues porque el Supremo
estima que se trata de cuestiones de hecho y ciertamente en gran
parte lo son, como la comparación entre signos. Aunque tratemos de
articularlo como infracciones de ley es bastante difícil, y a la hora
de justificar que hay una infracción de ley o de doctrina
jurisprudencial el Supremo ha declarado que no hay dos casos iguales
y que por tanto tampoco hay infracción de doctrina. Si vamos a la
cuantía, decir que un signo que todavía no se sabe si va a ser
concedido finalmente es superior a 6.000.000 de pesetas, es afirmar
lo imposible. No se puede probar. A lo mejor vale muchísimo más, pero
en ese momento no vale nada porque no se sabe cuál va a ser su
futuro. Por tanto, nos encontramos ante una situación en la que los
recursos contenciosos-administrativos en materia de propiedad
industrial se han quedado con una sola instancia en la práctica.
Nuestra propuesta es que para proteger los intereses de los
solicitantes y titulares de marcas dándoles las mismas oportunidades
que al resto de los administrados, se modifique esa competencia de la
Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa a favor de los
juzgados de lo contenciosoadministrativo radicados en la capital sede
del Tribunal Superior de Justicia que corresponda al domicilio de la
Oficina Española de Patentes y Marcas o al domicilio del recurrente,
a elección de éste. Esas sentencias serían susceptibles de recurso de
apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.
Nada más por mi parte. Únicamente indicar, respecto al interés
legítimo que tenía tanto el señor Silva, como me imagino que el resto
de los señores diputados, sobre si al no calificar adecuadamente la
marca o el nombre como notorio o renombrado se vulnera algún interés
legítimo. A mí me parece que al margen de que
naturalmente si estamos redactando una nueva ley hay que ser
precisos, es una materia muy técnica en la que hay que ser
cuidadosos, además la directiva con la que tenemos que armonizar
distingue entre los dos conceptos y debemos seguirla; la OAMI está
utilizando esas dos calificaciones diferentes; el reglamento de marca
comunitaria con toda probabilidad va a ser modificado; que el resto
de los países miembros, como las traducciones se han hecho
correctamente también utilizarán estos dos términos, es decir por
coherencia. Además de esto, yo he estado pensando ahora mismo qué
interés real se podía estar vulnerando. Si en mi profesión de abogado
tengo que articular un recurso de casación, donde un juzgado ha
rechazado la notoriedad de un signo o de una marca de mi cliente,
como el juez ha tenido que calificar el grado de notoriedad (y estoy
hablando de notoriedad en términos del proyecto, es decir mi marca
puede ser renombrada pero como el proyecto la califica de notoria el
juez ha tenido que decir si es mucho o poco notoria), al articular el
recurso de casación yo no podré hacerlo porque es una cuestión de
hecho, de valoración, que ya no puedo revisar en casación. Sin
embargo, si ese concepto está correctamente en un artículo como marca
notoria es tal marca, y marca renombrada es tal otra, yo tendré en
mis manos articular una infracción de ley porque el juzgado no ha
aplicado el artículo que a la marca de mi cliente debe atribuírsele.
Esta es mi opinión, y como veo que parece hay algún desacuerdo ahora
podremos discutirlo.
Termino mi intervención agradeciéndoles, por supuesto, su paciencia a
estas horas de la tarde, haberme escuchado, su atención, y además de
verdad y desde el punto de vista personal me voy muy contenta y muy
tranquila a mi casa porque veo cómo se debaten las leyes en el
Parlamento. Como ciudadano, no como representante de nadie, estoy muy
tranquila porque sé que se discute todo en un ambiente de gran
cordialidad, de gran atención y además de profundidad, con lo cual
les estoy muy agradecida, y además les digo que son ustedes unos
privilegiados por estar construyendo de esta manera el rompecabezas
que son nuestras leyes.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Muchas gracias, señora
Baylos. No se crea que es oro todo lo que reluce (Risas.), es que
esta Comisión de Ciencia y Tecnología es especialmente buena.
Le agradecemos su clarísima intervención, y tiene la palabra el
representante de Convergència i Unió, señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Para agradecer muy sinceramente la
comparecencia y la intervención de doña María del Buen Consejo
Baylos, y la colaboración que el grupo español de la Asociación
Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial está
realizando con el Parlamento para una más correcta tramitación
de esta ley. Como ha visto la compareciente, tengo una
especial preocupación por este tema de los intereses, de la marca
notoria y de la marca registrada y tomo nota de esta última
afirmación, la posibilidad de acudir a ese recurso de casación por
infracción de ley sobre la base de que la definición y la distinción
esté plasmada en el proyecto. Este tema lo estudiaremos no sólo de
aquí hasta que finalice el plazo de enmiendas, sino que esperamos
poder tener a lo largo del trámite de ponencia el tiempo y la
reflexión adecuada. A estas horas de la tarde quiero agradecerle muy
sinceramente esa colaboración.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Carlos Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Le voy a poner en conocimiento de algunas
intimidades de la Comisión. (Risas.) El Grupo Socialista no la ha
propuesto a usted y estamos profundamente arrepentidos en este
instante. En todo caso habíamos llegado al acuerdo de que fuera quien
fuera el grupo que propusiese a los comparecientes, consideraríamos
que habían sido propuestos por todos. Hago esta aclaración para
expresarle no las gracias por su comparecencia, sino mi rendida
gratitud. Primero, porque es la única compareciente del otro y mejor
género que ha habido en esta serie sucesiva de comparecencias a lo
largo del día de hoy. Segundo, porque nos ha deslumbrado con su
solvencia. Tercero, porque me ha dado la razón en casi todo (Risas.).
En cuarto y último lugar, y esto lo hago extensivo al señor letrado y
al personal de los servicios de la Cámara, porque va avanzando el fin
de semana y el puente y cuanto más se prolonga esta sesión más
intensas tienen que ser nuestras gracias.
Dicho esto, le diré que estuve estudiando el informe del Consejo de
Estado en el que se recogían las objeciones que ustedes habían
formulado al borrador del que tuvieron conocimiento, y en unas
ocasiones por coincidencia con mis prejuicios sobre el borrador del
proyecto y en otras porque sus argumentos me parecieron válidos hemos
presentado una batería de enmiendas que van en la línea de lo que
ustedes habían manifestado en el primer informe que hicieron sobre
este asunto. Efectivamente, tenemos una enmienda que pretende el
acortamiento de los plazos, y además de los argumentos que usted ha
planteado hay otro más, que es el del plazo tipo del procedimiento
administrativo común, que son seis meses.
Esta mañana se hacían consideraciones sobre el destino de las tasas y
se encontraba que en esa recogida que a veces convierte esta ley más
en un texto tributario que en un texto de otros contenidos jurídicos
porque continuamente se hace referencia a las tasas, existen los
recursos necesarios como para poder dotar de mejoresmedios materiales
y humanos a la Oficina Española
de Patentes y Marcas. El señor Silva y yo que tuvimos un amplio
debate sobre el tema de los nuevos yacimientos de empleo, conjugando
la duración tipo que se prevé en la disposición adicional que ha
mencionado y lo que se ha dicho sobre la abundancia de las tasas,
creemos que se da la oportunidad de convertir en un yacimiento de
nuevos empleos a la Oficina Española de Patentes y Marcas. (Risas.)
En segundo lugar ustedes pedían, si ha recogido su pensamiento el
informe del Consejo de Estado, que se eliminará la protección de las
marcas notorias. Decíamos hace un rato en esta Comisión que la marca
notoria registrada no es de ninguna utilidad jurídica; la registrada
no lo es, la no registrada todavía puede tener alguna utilidad
jurídica, es más yo diría que es interesante la marca notoria no
registrada, pero la registrada notoria lo que pueda obtener por la
notoriedad, salvo el caso de renombre que es una especie distinta
aunque de la misma familia, ya lo tiene por el hecho de ser anterior
y estar registrada, la condición de notoriedad no le añade
absolutamente nada. Por consiguiente, en esto también me satisface
encontrar un espacio de coincidencia.
También hablaban ustedes de la complicación que supone la solución
por la vía amistosa de los conflictos con derechos anteriores.
Supongo que en este resumen un poco críptico del Consejo de Estado se
alude al uso exagerado que se puede hacer del procedimiento arbitral,
que no nos parece que sea lo más recomendable.
Finalmente, tenemos el tema, muy grato para nosotros, de los rótulos.
Hay una enmienda a la totalidad que el Grupo Socialista planteó al
proyecto de ley y, aún reconociendo que el proyecto tiene valores
positivos -esto quisiera dejarlo muy claro-, decíamos de una manera
un poco lírica que a veces el jurista, como el jardinero, debe
introducir en su jardín (El señor Fernández de Trocóniz Marcos: ¡Otra
vez no!) -al señor Fernández de Trocóniz no le ha gustado mucho el
ejemplo- especies nuevas pero debe conservar las autóctonas. Y
nuestro país, que no se caracteriza por una superabundancia de
originalidad, tiene esta figura que adorna nuestro derecho, que es
una creación autóctona y que no tenemos por qué eliminarla a la
primera de cambio. Además, hay otros argumentos menos líricos, que
señalaré haciendo una paráfrasis de nuestro ex presidente, Adolfo
Suárez. Decía: es inútil prohibir como anormal lo que es normal a
nivel de calle. Y si salimos a cualquier calle nos encontramos con
que están llenas de rótulos de establecimientos. Prohibir eso como
anormal cuando es tan frecuente, cuando es tan normal que existan los
rótulos de establecimientos, merecería un grado mayor de reflexión
antes de utilizar la piqueta. En cuanto a la fórmula transaccional
que usted ha expresado, nos parece que satisface mejor nuestros
deseos que el animus demolendi del grupo que apoya al Gobierno y del
propio Gobierno.
Nada más sino reiterarle mi gratitud por su asistencia y por la
notable ilustración que nos ha demostrado.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de
Trocóniz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS: Muchas gracias, doña María del
Buen Suceso Baylos (La señora presidenta del Grupo español de la
Asociación Internacional para la protección de la Propiedad
Industrial, Baylos: Del Buen Consejo.), del Buen Consejo, cuyo nombre
revela un nacimiento anterior a 1957 porque, como ustedes saben, en
1957 la Ley del Registro Civil proscribió la autorización de más de
dos nombres propios en la inscripción de nacimiento, lo siento pero
es así (El señor Navarrete Merino: De 8 de junio.). Muy bien, don
Carlos.
Y hablando de comparecencias y de la ilustración de los
comparecientes a esta Comisión, he de revelarles una intimidad de los
señores Berkowitz, Fernández Novoa y de las Heras en relación a la
sustentación de los argumentos argüidos por cada cual, y es que a
pesar de que las solicitudes de comparecencia fueron conjuntas, lo
fueron precisamente a instancias del Grupo Socialista.
Realmente no voy a hacerle preguntas, simplemente quiero manifestarle
que no estoy de acuerdo con los criterios que usted ha expuesto. En
primer lugar, en relación a la marca notoria y la marca renombrada
creo sinceramente que no existe justificación alguna profunda, de
fondo, para establecer una distinción legal entre ambos nombres o
entre ambos conceptos. En cuanto a su argumento último, que ha
buscado sobre la marcha intentando buscarle tres pies al gato para
justificar un recurso de casación en la calificación de marca
renombrada, no es excesivamente consistente, pero evidentemente se
trata de criterios y tampoco es cuestión de discutir ahora entre
nosotros sobre una cosa y la otra.
También tengo que decirle que tampoco estoy de acuerdo en cuando al
criterio de mantener una simultaneidad del procedimiento de oposición
y de verificación de oficio, porque el procedimiento que se plantea
lo que pretende es reducir la conflictividad, reducir la oposición y,
lógicamente, dotar de comodidad procedimental a los administrados
solicitantes de las marcas.
En cuanto a la supresión de los rótulos de establecimientos incluso
soy partidario de la supresión de los nombres comerciales. Fíjese,
señor Navarrete, a dónde podríamos llegar por este camino.
Quiero agradecer su paciencia, señor presidente, la paciencia que han
mostrado los demás miembros de la mesa que le acompañan en esta
sesión maratoniana que hoy hemos celebrado en la Comisión de Ciencia
y Tecnología, y también quiero agradecer a los servicios de la Cámara
que nos hayan dispensado su esfuerzo, su sacrificio y su trabajo en
este viernes por la tarde, víspera, sólo para los madrileños, de un
puente magnífico. También le rogaría, señor presidente, que
transmitiese al señor letrado la posibilidad de enviar un ejemplar
del
'Diario de Sesiones' a todos y a cada uno de los comparecientes para
que les sirva de recuerdo y lo puedan encuadernar adecuadamente en su
biblioteca.
Muchas gracias, doña María del Buen Consejo Baylos, por su
comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Tiene la palabra la
señora Baylos.
La señora PRESIDENTA DEL GRUPO ESPAÑOL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Baylos): Al señor
Silva, que no está aquí, quiero agradecerle que haya valorado tanto
mi intervención. Espero que le haya servido para plantear alguna de
las enmiendas que propongo.
En cuanto al señor Navarrete, le agradezco muchísimo esos inmerecidos
elogios porque, en definitiva, yo represento a una asociación y nada
de lo que he expuesto es sólo mío sino también de unas cuantas
personas que, trabajando mucho, han llegado a esas conclusiones. Así
que trasladaré esos elogios a mis compañeros.
No he visto el informe del Consejo de Estado, no he tenido acceso a
él. Supongo que reflejará bien nuestra opinión, nuestro informe está
ahí. El Consejo de Estado -yo me llamo María del Buen Consejo porque
mi padre era letrado del Consejo de Estado- me ofrece todas las
garantías de independencia y objetividad y estoy segura de que lo
habrá transcrito bien.
Indica el señor Navarrete que se refiere a nuestro informe como
favorable a suprimir la marca notoria registrada. En efecto, la marca
notoria no necesitaría ser protegida como tal marca registrada porque
tiene la protección del registro y la marca renombrada es la que,
además de ser protegida en cuanto a efectos de indemnización, valora
más el prestigio de la marca para darle un valor superior. A nuestro
juicio, la marca notoria es una marca usada en el mercado que ha
adquirido un conocimiento determinado, pero tampoco nos oponemos
frontalmente a esta cuestión en el proyecto.
En cuanto al acortamiento de los plazos, estoy de acuerdo con lo que
ha comentado el señor Navarrete. Yo creo que la Oficina debe tener
medios, me consta que son unos grandes profesionales, que trabajan
muchísimo, y ojalá sea una oficina de empleo para personas que deseen
trabajo en este momento; podría serlo porque es un gran organismo y
tiene un presupuesto importante.
No recuerdo que hayamos comentado que las soluciones por vía amistosa
puedan ser una complicación, pero es cierto que yo soy partidaria del
arbitraje en el sentido de que todo lo que se pueda solucionar sin ir
a los tribunales es mucho mejor, por tanto sin acudir a vías
judiciales, que en este caso sería la contenciosoadministrativa. Sin
embargo, hay que ser muy cauteloso
porque, siempre que pueda haber un interés general, no se puede
llegar a un arbitraje ni a una vía amistosa. Me consta que en este
momento son muchos los casos que se solucionan entre particulares,
pero cuando el motivo sea haber incurrido en una prohibición relativa
y sean cuestiones que no afecten al interés general del consumidor;
si al titular anterior no le importa que se pueda autorizar en el
mercado una determinada marca semejante restringiendo el área donde
despliegue sus efectos, no veo inconveniente a eso. Quizá hayamos
indicado que la vía amistosa se puede complicar mucho, pero en
principio no la rechazo.
En cuanto al rótulo, mi opinión es la que ya he dado. El rótulo es
una institución muy tradicional en España y no hay que quitarlo de un
plumazo. En este momento, cuando un profesional, en ejercicio del
derecho, se encuentra con que el título que tiene delante para atacar
a otro es un rótulo, el derecho se ve muy mermado. Sin embargo, no
creo que sea justo privarles de él; al cabo de muchos años, eso sí,
porque se prevé que pueda estar en vigor durante un largo período
todavía, veintitantos años. No es justo que los industriales que se
han basado en ese nombre para desarrollar su negocio se vean
absolutamente privados del derecho exclusivo. Creo que la alternativa
que propongo se podría pensar, por lo menos.
Muchísimas gracias al señor Fernández de Trocóniz. Me parece muy bien
que esté en desacuerdo; así es como surgen las leyes, de los acuerdos
y desacuerdos entre unos y otros. No hay una opinión única, y admito
cualquier crítica. Lo único que he hecho ha sido transmitir lo que
creo más conveniente.
Nada más. Muchas gracias a todos otra vez.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Muchas gracias, señora
Baylos. Deseo que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' del
agradecimiento a todos los comparecientes; del agradecimiento, por
supuesto, a los servicios de la Cámara -al letrado, a los taquígrafos
y al conjunto de los servicios-, a los diputados y diputadas
-especialmente a los que están presentes y han estado hasta el final
de la sesión- y muy especialmente a los portavoces -algunos con
excelente pronunciación-, que han hecho una labor interesante. No
creo que pueda dar las gracias a los medios de comunicación porque me
parece que no han estado presentes.
Tomamos nota de la sugerencia que hacía el señor Fernández de
Trocóniz de enviar un ejemplar del 'Diario de Sesiones' de esta
sesión de la Comisión a todos los que han comparecido en la misma.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.